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涉外定牌加工企业的商标侵权风险及其商标战略
添加时间:2014-3-9 7:38:36     浏览次数:887

作者:林子傲

来源:中华商标(2011-07)

改革开放以来,在全国范围内,特别是在东南沿海,“定牌加工”这种商业模式逐渐兴起而成为经济发展的推动力。我国已经成为名副其实的“世界工厂”,这种发展模式为经济的发展做出了很大的贡献,短期内也不可能改变。然而在实务中, “定牌加工”,尤其是涉外的贸易形式牵涉到了商标、专利、著作权以及商业秘密等诸多知识产权问题,由于操作形式的多样导致了加工企业触及法律红线、侵犯他人专有权利的风险与传统经济模式相比大大增加。

一、定牌加工的商标侵权风险

(一) 定牌加工行为有商标侵权风险的情形

所谓定牌加工是指国内生产加工企业接受国外企业的委托,使用国外企业所拥有的商标为其加工产品且不负责对外销售的生产加工活动。如果国外企业在本国和生产国均拥有注册商标,自然不会发生争议。但实践中经常出现的情况是,国外企业仅在其本国享有合法的注册商标专用权,而并未在中国进行该商标的注册,而国内企业和个人在我国对该商标进行了注册。对于这种情况,国外企业的定牌加工行为以及国内企业的加工与制造行为是否构成侵犯我国商标权人的合法权益,学界争议较大。笔者将对着重此种情况进行分析。

(二) 定牌加工行为是否构成商标侵权的分析

我国《商标法》第五十二条

第一款规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属侵犯注册商标专用权。商标权的核心在于避免消费者对商品或服务的出处产生混淆,注册商标所有人应当享有专有权。如果已将相同的标志用于相同的商品或者服务,则应当推定已有混淆之虞。对于在定牌加工中出现的商标权纠纷,笔者认为,判断该行为是否构成商标侵权应当着重从是否构成商标使用和造成混淆,以及加工方是否尽到善良、注意义务三个方面来进行分析。

1.是否构成商标的使用

从我国商标法第五十二条第一款中可以看出,商标必须使用才会构成商标侵权。国家工商局1995年在解释商标法第38条第(1)项所述“使用”时就认为,商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动。国家工商局对此作出的定义也被2002年的《商标法实施条例》所接受,即中国商标法以及其实施条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上等等。《商标法实施条例》第三条对“使用”的定义,如同TRIPS协定中提到的“在商业中使用”一样,是一个含义非常宽泛的定义。

在涉外定牌加工中,境内受托人与境外委托人之间的关系,通说认为是一种承揽加工的合同关系。而在加工过程中必然会对争议商标进行使用,无论是受托人加工产品并在产品上贴附委托人要求使用的商标,或者是以其他形式进行《商标法》意义上的使用,这一点是毫无争议的。由于商标具有地域性的特征,境外委托人在其所在国享有商标权的这一理由并不能排除侵犯在我国境内注册商标的商标专用权。笔者不同意所谓的“只有商品才能构成使用,而定牌加工的产品不属于商品”的意见。如果采用这种观点就会导致定牌加工出的产品与商品概念的割裂。笔者采用类似于欧盟第一指令中的观点。如果该加工产品与在我国境内的该注册商标所使用的商品相同或类似,笔者认为则应当认定该行为构成了《商标法》意义上的使用。与《商标法》第52条第1款的规定两相对照,似乎加工产品上贴附系争商标的行为应当属于商标侵权无疑。

但是,定牌加工的受托人,即加工方,生产出的产品根据承揽合同的要求,将加工产品全部交付给境外委托人,产品没有进入销售渠道而在我国境内销售。这样不存在对我国注册商标权利人的市场份额竞争的可能,不会对权利人造成实质上的损失。把这种行为认定为侵权行为,似乎与民法的补偿性原则产生了冲突,对没有实质损失的权利人进行补偿也损害了公平,造成“合法但不合理”的尴尬局面。所以,北京市高级人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中指出,受境外商标权人委托定牌加工的商品仅用于出口,其商标与权利人的注册商标相同或者近似的,其行为是否构成侵权?造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。

但是这一解答与《知识产权海关保护条例》中对于进出口环节都对商标权予以保护的条款显冲突。实际上,笔者同意黄晖先生的意见,即操作中有两点困难难以克服。第一是查证外国商标权利人的权属和状态非我国法院的职责,且可能出现难以查清的情况;二是从生产到出口可能经过若干环节,很难监控这些产品是否最终全部出口到了国外。

2.是否对相关公众造成混淆

北京市高级人民法院在前文所提到的《解答》中,明确说明“定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托,并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售,不可能造成相关公众的混淆、误认,不应当认定构成侵权。”这个解答虽然没有法律的普遍适用效力,但是可以看出我国法院在实务上对此问题的意见的一种趋势。但是在2006年3月7日以新的《解答》废止了旧的《解答》,而新的《解答》并未提及定牌加工行为的定性。所以北京市高级人民法院对于定牌加工行为的意见,现在已经不太明确。

商标的本质功能就是标明商品和服务的来源。而造成消费者对商品、服务的来源可能产生混淆、误认,是侵犯注册商标专用权的实质要件。笔者认为这也就是说如果没有一种可能性,使得这种行为对消费者造成欺骗,也不可能使其对商品、服务的来源产生混淆、误认的,则不存在侵权行为。从国际通行的规则上看,TRIPS协定第16条明确以“可能产生混淆”作为侵犯商标权的必要条件。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》也明确将“容易使相关公众产生误认”作为认定侵犯商标权行为的必要条件。

虽然TRIPS协定因为认定混淆的情形实在过于复杂,不存在一个细致的、通用的标准来判断是否构咸混淆,而规定“在相同商品或服务商适用相同商标则推定存在混淆的可能”。但是笔者认为,这种推定是可以被推翻的。就我国的定牌加工行为来说,由于这些产品并不在中国市场销售和使用,中国市场的消费者也没有机会接触到这类产品从而获得错误的信息,所以没有一种可能性使得公众意识在该产品上混淆。所以,虽然定牌加工行为可能会在注册商标的相关产品上使用该商标,但是因其不可能造成相关公众的混淆与误认,不会对商标权人的利益造成损害,所以不宜将其认定为商标侵权行为。有学者也同意笔者观点,即以消费者的角度来判断混淆可能性的有无,有则构成侵权,无则不构成侵权。

但是根据《商标法》第52条第1款的规定,只要构成了《商标法》意义上的使用就本身构成侵权,在立法的合理性上还有待商榷。笔者认为可以考虑将混淆标准引入商标侵权的判定要件中,即引起混淆的使用是构成侵权的一个条件。但是在《商标法》还未修改时,可以考虑将《联合国国际货物销售合同公约》第42条引入我国《知识产权海关保护条例》之中,即判定出口商品是否构成商标侵权,应当根据买方营业地的法律为判断标准。

当然,如果定牌加工的商品供应了国内市场,以正常的销售渠道或其他形式,不管基于委托方的意愿还是基于受托方的意愿,抑或是双方的共同意愿,只要加工产品在国内销售就有可能构成侵权。商标权人当然可以有充足的理由加以禁止。因为该产品流入了国内市场并导致了消费者的混淆和误认。

3.加工方是否尽到善良与注意义务善良与注意义务也是受托人,即加工方所应当尽到的法律义务。虽然在我国现行法律中没有强制性规定,但是尽到善良和注意义务,能够有效地避免许多定牌加工中的陷阱。

第一, 受托人应当在订立承揽合同之前,对委托方的商标权资格进行审查,防止委托方在其国内或者产品销售地国没有商标权的情况。

第二, 签订定牌加工合同时应当有保护商标权条款。如果没有这一类条款,发生商标权纠纷时代工企业的连带责任就不可避免。

第三, 受托人应当尽到善良义务,不得与委托人恶意串通,而进行名为定牌加工,实为生产仿冒产品。

二、定牌加工企业的商标战略

我国自改革开放以来,由于技术上和经济上的原因,大部分的企业一直停留在价值链的底端。在我国,尤其是东南沿海地区,定牌加工企业主要有两类:一类是被动原始制造商。这种企业主要是中小型企业,或者是刚刚进入该行业的企业。它们完全按照委托方的指示制造产品,并且在产品上贴附委托方提供的商标而交付。另一类则是主动原始制造商。这种企业与第一种相比,技术和资金都比较完备,在制造商品的过程中并非仅仅遵照委托方的要求进行生产,而是在生产中融入自己的设计以及技术,增加了产品的技术甚至是专利的附加值。产品完全由该企业独立生产,只是托身在委托人的商标之下。而企业应当根据自身的定位,制定出最适合自身的商标战略。

(一) 被动原始制造商的商标战略

这个层级的制造商在加工的过程中,几乎没有体现自己的独特价值,只要保质保量地将产品交付于委托方,即可获得承揽合同的报酬。该模式的企业不需要考虑市场营销,因其产品全部交付于委托方。所以这种企业一般以劳动密集型为主,大规模地接受订单从而获得相对稳定的利润。但是弊端也很明显:过多依赖委托方的委托,尤其是国外的委托,自主性不强,利润和技术含量低,从长远看对我国的贸易和经济安全不利,由于是“为别人做嫁衣”,容易陷入企业发展的“品牌瓶颈”和价格战的泥潭。

笔者认为该种企业面临的主要问题是防御商标侵权的诉求。随着国内外商标意识的不断加强,该类企业被控商标侵权的案例越来越多,例如有很大影响力的“两个耐克”案等等。主要原因有两方面:第一是许多企业不愿采取措施防御商标侵权,认为一旦采取该种措施则会不可避免的地减少订单数量。第二是企业谈判技巧不强或者根本无筹码与委托方谈判,要求太多反而容易导致不能签约,被迫接受不利的条款。第三,在经济利益诱惑下,低层级的企业容易只顾眼前利益,没有进行严格的商标权资格的审查,或者明知侵权而仍订立合同,存在侥幸心理。所以根据企业的实际需要,企业商标战略应当在现有立法环境下努力强化自身商标法律意识以及自我保护意识,在开展定牌加工活动中防止为委托方“背黑锅”的可能,而负连带法律责任。

(二) 主动原始制造商的商标战略

这个层级的企业在进行定牌加工的活动中,具有上一种企业的市场风险小的优点以外,还有着上一种企业不具备的技术优势甚至是专利。这样能占据更多的主动性,更容易获得委托授权,以及获得更大的利润空间。但缺点是技术上的优势无法创立自己的品牌来加以推广,而是必须用委托方的商标进行包裹。

这一类企业,虽然专利战略应当着重制定和发展,但是商标战略也不应忽视。这类企业虽具有较强技术和资金实力,但作为受托方却难以在产品上层示自己的商标或名号,难以拓展自己的商誉和附加值。故建议其在强化研发实力的同时,还应着力打造自己的行业性服务品牌,注册加工服务或设计服务类的商标,必要时还可考虑将其商号注册为商标,实现以技术支撑品牌,以品牌拉动委托方市场的良性循环。

(3)定牌加工企业提高在价值链中的位置的层级跨越战略

笔者认为,虽然我国绝大多数定牌加工企业都是被动原始制造商企业,少数是主动原始制造商,但是随着市场经济的发展和经济全球化进程的加快,推出自己的商标是不可避免的。创新与发展是时代的主题,中国不可能一直停留在制造而没有创造。所以,企业提高在价值链中的位置层级是十分必要的。

由于我国定牌加工企业资金少、人数少、技术落后的现状,可以考虑先成为被动的原始制造商,积累经验和资金,提高自身的技术后成为主动的原始制造商,赢得更多的市场份额和利润,最终推出自己的商标,脱离定牌加工 “为他人做嫁衣”的情形。

当然,不论采取何种商标战略,都应当立足于企业本身,制定最适合自己的商标战略。创牌是十分困难的一个工程,所以企业应当注意实行“产品未动,商标先行”的策略,注意对自己商标的保护。

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