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外观设计专利权的保护范围与侵权认定若干问题探讨(外观设计专利请求保护色彩,被控侵权产品与专利仅仅颜色不同)
添加时间:2014-1-23 22:18:25     浏览次数:1927

作者:傅凌志(浙江和义律师事务所 )

【摘要】鉴于我国目前外观设计专利制度的不完善,且形状、图案和色彩这些外观设计因素本身较难用文字准确描述,导致在具体外观设计专利侵权案件中,对外观设计保护范围的确定以及侵权认定上仍然有诸多疑惑。笔者结合自身办案经验,拟从色彩、产品类别、成套和组件产品对外观设计专利权的保护范围和侵权认定的影响提出自己的一些看法与大家共同探讨。

【关键词】外观设计色彩 产品类别 成套和组件产品 保护范围 侵权认定

《与贸易有关的知识产权协议》针对工业品的外观设计作了原则性的规定,在世界范围内统一了工业品外观设计的保护。在我国,则通过《专利法》的立法对工业品外观设计进行法律保护。根据我国《专利法》第二条第三款规定:外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。该规定明确了外观设计保护的客体。可见,外观设计虽然与发明、实用新型一样,同为人类智力劳动的创造性成果,但外观设计不是用来解决技术问题的,外观设计主要是由产品的形状、图案和色彩等因素以及这些因素的组合表现的一种富有美感的新设计。由于不像发明、实用新型那样有权利要求书、说明书,而且形状、图案和色彩这些因素本身较难用文字准确描述,导致在具体外观设计专利侵权案件中,对外观设计保护范围的确定以及侵权认定上仍然有诸多疑惑。本文,拟就笔者办案过程中遇到的几个问题作些简要分析和探讨。

一、色彩对确定外观专利保护范围以及侵权认定的影响。

笔者曾经代理一起名称为“刨脚刀”的外观设计专利侵权案件,被控磨脚器产品与原告专利公告文本的产品照片形状相近似,均呈蛋形,不同的是专利产品的颜色为白色,被控产品为黑色。当原告申请外观专利保护,在简要说明中记载请求保护色彩时,权利保护范围该如何界定,被控产品是否构成侵权?

对类似问题,上海法院认为,如果申请人请求保护色彩,色彩就成为外观设计专利的一个限定要素,增加色彩要素就会缩小外观设计专利的保护范围。上海市第二中级人民法院在审理上海金枫酿酒有限公司诉上海富金酿酒有限公司“标贴(上海老酒2001)”外观专利侵权纠纷一案((2003)沪二中民五(知)初字第255号)中持的就是该观点。①北京市高级人民法院在其2001年制定的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第五十九条也曾规定:“外观设计专利权请求保护色彩的,应当将请求保护的色彩作为限定该外观设计专利权保护范围的要素之一,即在侵权判定中,应当将其所包含的形状、图案、色彩及其组合与被控侵权产品的形状、图案、色彩及其组合进行逐一对比。”

而在专利代理领域,有学者认为,在要求保护色彩的外观设计专利中,保护色彩应当是重点强调了采用该色彩的实施例,而不是只保护权利人要求保护特定色彩的那一种外观设计。②

笔者认为,上述两种观点均有不足之处。    

我国专利法并没有对请求保护色彩作出任何法律定义。在我国专利法实施细则中有两处涉及请求保护色彩的问题:其一是第二十七条规定,申请人请求保护色彩的,应当提交彩色图片或者照片;其二是第二十八条规定,请求保护色彩的,应当在简要说明中写明。我国专利法并不保护单纯的色彩专利,但如果色彩与产品的形状、图案结合,则可以获得专利保护。目前我国专利法所保护的色彩外观设计专利有三种,即形状加色彩专利、图案加色彩专利、形状图案加色彩专利。

如果将色彩作为限定外观设计专利保护范围的要素,那么在确定外观设计专利的保护范围时,显然不保护色彩的外观设计的保护范围应为最宽,而保护色彩的要求则必然限定某项外观设计的保护范围。如此,在进行相同和相近似对比时,即使两个产品设计的形状、图案相同或相近似,如果外观设计的色彩不相同或不相近似,也不构成侵权。但如果该色彩具有可替代性,并非专利设计的要部,若严格按此标准比对,岂非有违专利法的保护宗旨。

如果将色彩因素作为一种实施例看待,那么实际上该色彩类似于发明、实用新型专利中的“非必要技术特征”,在侵权判定中在界定专利保护范围时可以被忽略,而只对产品形状进行分析,以形状作为该专利产品的“必要特征”来确定保护范围。如此,有悖“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”的原则,有任意扩大外观设计专利保护范围之嫌。

笔者认为,色彩一方面确实对确定外观设计专利保护范围起到了限制作用,但在侵权认定过程中,还应当考虑该色彩是否构成产品外观设计的要部,再进行整体观察、重点比对要部、综合判断。

笔者代理的该起案件中,如果将色彩作为限定外观设计专利保护范围,则被控产品与专利产品黑白颜色视觉区别明显,不构成侵权;如果将色彩因素作为一种实施例看待,扩大专利保护范围又无现行的法律依据可循。笔者认为,应当首先确定外观设计的要部,如果色彩或色彩与形状、图案的结合构成设计要部,则应严格将色彩纳入侵权比对的要素,色彩不同即不够成侵权;如果设计要部为形状或图案,则可以忽略色彩,只将形状或图案进行整体观察、综合比对。至于外观设计的要部的确定,北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中认为要部就是专利权人独创的富于美感的主要设计部分;现行专利审查指南则将要部定义为“相对于其它部位明显地容易引起一般消费者注意” 的部位;笔者认为还可以通过申请人在相关申请文件中设计要点的陈述进行判断,如此也有利于保持专利权在审查时与该专利权在保护时的同一性。

事实上,是否请求保护色彩,是专利法赋予申请人的权利。外观设计与发明、实用新型不同,它涉及美学思想,利用人们的审美心理,通过产品形状、图案、色彩或者其结合而不是产品本身来达到美感和效果。如果申请人认为色彩能够增强产品的新颖性,申请人当然可以同时请求保护色彩,一旦申请人请求保护色彩,色彩要素自然应当起到限定外观专利保护范围的作用。但色彩并非构成外观设计的唯一要素,在大多时候,相比形状、图案而言,色彩的作用往往会被弱化很多,一些时候甚至可以被忽略不计。在遵循色彩要部原则的前提下,增加色彩要素虽然对专利保护范围有所影响,但可以使专利权更加稳定。如果外观设计保护范围仅是形状和图案的结合,更容易因为存在相同或相近似的在先设计而丧失新颖性。并且,当前我国的外观设计专利制度与发明、实用新型制度不同,尚没有对一个产品设计部分无效的规定,外观设计一旦丧失专利性就会被全部无效,使专利权人遭受损失。所以,是否申请色彩保护也是申请人申请专利时应有的取舍。

二、产品类别对确定外观专利保护范围以及侵权认定的影响。

笔者曾代理一起沐浴器件的外观设计专利侵权案件,该沐浴器件专利产品是在淋浴莲蓬喷头上增设了按摩刷,目的在于洗浴的同时还可以起到按摩的功效。而被控侵权产品就是纯粹的电动按摩器。那么,当两者外观相近似时,如何对产品进行准确分类,被控产品对原告专利是否构成侵权?

我国专利法只是原则性地规定外观设计专利保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准,而对专利产品分类的具体标准并没有作出明确规定。外观设计必须以产品为载体,一件外观设计专利只能在一定的产品范围内受保护,故产品范围的确定是界定外观设计保护范围的首要问题。

专利代理领域普遍认为,外观设计保护范围应当以《国际外观设计分类表》的分类为准,只有在该分类中属于同一小类的产品才属于外观设计的产品范围。国家专利局在进行专利审查授权时,以记载在图片或照片中的产品为依据并参考申请人记载在请求书中的“使用该外观设计的产品名称”及“所属类别、技术领域或使用场所”,按已公布的国际外观设计分类表对外观设计专利申请进行分类,给出合适的分类号。因此,作为其载体的产品类别将直接决定该外观设计专利权所能延伸到的产品保护范围。

司法实践中法院的普遍做法是,审查外观设计产品与被控侵权产品是否属于同类产品,应当参照《国际外观设计分类表》,但不应以此作为唯一依据,还因结合其他因素。具体地说,在坚持以授权公告中的图片或者照片中的该外观设计专利产品为准的同时,可以用外观设计的产品名称、分类号、简要说明来对外观设计产品进行解释、说明和限定,准确界定外观设计专利的保护范围。③北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第63条也规定,审查外观设计专利产品与侵权产品是否属于同类产品,应当参照外观设计分类表,并考虑商品销售的客观实际情况,对是否属于同类产品作出认定。

笔者认为前者观点较为狭隘,后者观点也存在不足之处。笔者认为,判定是否属于同类产品,除参考产品的名称、外观设计专利授权时指定使用该外观设计的产品类别,以及产品销售和消费者习惯之外,还应充分考虑被控产品的主要用途是否与专利产品相同。因为,一项具体产品可能具有多种功能,在侵权判定时,应当按照被控侵权产品的主要功能是否与该外观专利产品的主要功能相同为基础,结合考量被控侵权产品的生产销售是否会直接对外观专利产品构成市场竞争来判断是否构成同类。

笔者代理的上述沐浴器案件中,一审法院认为,两产品国际分类号虽不同,但以两者均具有按摩功能为由认定可归属同类产品。笔者认为一审法院判决有欠妥之处,该案中专利产品的主要功能为淋浴,按摩只是其从属功能;而被控产品是纯粹的按摩器材,故两产品的主要功能并不相同;再者,从市场竞争的角度来看,被控按摩器产品对外观专利产品的市场份额并未产生任何影响,故两者不宜认定为同类产品,既然不同类,也就不存在侵权比对的前提了。

三、成套或组件产品的外观设计保护范围与侵权认定。

笔者代理过一起名称为“擦玻璃器”产品的外观设计专利侵权案,该产品将擦玻璃器的头部、手柄以及整体分别申请了专利。那么,该产品属于成套产品还是组件产品,专利权的保护范围又该如何确定?成套产品和组件产品保护范围是否一致?

根据我国专利法第三十一条规定,一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。我国专利法实施细则第三十五条规定:“专利法第三十一条第二款所称同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,是指各产品属于分类表中同一大类,习惯上同时出售或者同时使用,而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。从中可以看出,成套产品是指由两件以上各自独立的产品组成,其中每一件产品有独立的使用价值,而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品,如咖啡杯与咖啡壶。

我国专利法没有对组件产品的定义。但专利审查指南第一部分第三章6.2.1.2 中,在对成套产品的定义后就组件产品做了简要说明,组件产品是指由数件物品组合为一体的产品,其中每一件单独的构成部分没有独立的使用价值,组合成一体时才能使用的产品,如扑克牌、积木。据此,上述擦玻璃器似乎不应归属于成套产品,玻璃擦产品的头部与手柄分离的话并不能够单独使用,故该产品应属于组件产品。

那么,成套或组件产品的外观设计专利权利的保护范围如何确定?有学者认为,一件外观设计应当限于一种产品使用,用于同一类别且成套销售或者使用的多项外观设计可以作为一件外观设计提出申请。既然作为一件外观设计专利,其所包括的各个产品的外观设计应当作为整体来考虑。故不论是成套产品还是组件产品,如果被控侵权产品只与其中一部份设计形状相似,则不构成侵权。司法实践中法院的做法是,将成套产品或组件产品进行了区分,对成套产品的外观设计,如果被控产品仅模仿了成套产品中一件、两件外观设计,仍然构成侵权。对组件产品的外观设计,应从整体上进行认定,如果被控产品仅模仿了组合产品中的部分组件,则不构成侵权。④

笔者更倾向第一种观点。笔者认为,成套产品和组件产品保护范围应当保持一致,这是因为一方面专利法和审查指南中对成套产品和组件产品并没有进行严格的定义和区分;另一方面,按照专利法规定,外观设计专利保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准,既然权利人选择作为成套或组件产品申请,则应当以图片或照片中表现的产品设计来界定保护范围。至于成套或组件产品外观设计专利的保护是否及于构成该成套或组件产品的每一件产品,笔者认为,申请人完全可以根据保护需要,结合各组件之间是否具有可拆分性自行选择是否将各组件及产品整体分别申请外观专利以进行防御性的保护。

以上三个方面是笔者在办理具体案件过程中关于外观设计专利权的保护范围及侵权认定的一些思考。随着经济的发展,各种新情况、新问题必定层出不穷,在外观设计专利侵权判定中,还涉及诸多的法律问题有待大家继续交流和探讨。(东莞法律顾问网转载自宁波律师协会,仅供参考,有问题建议直接咨询专业律师)

注释:

①上海市高级人民法院民三庭《知识产权案例精选》(2003~2004)第321页,知识产权出版社,2006年1月第一版。

②陈建民《外观设计专利保护的若干法律问题》,载《专利侵权判定实务》第170页,法律出版社,2002年3月第一版。

③北京市高级人民法院知识产权庭,执笔人刘晓军《审理侵犯外观设计专利权民事案件的思考》,第1页。

④程永顺,《中国专利诉讼》,第449页,2005年5月第一版。

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