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驰名商标在相同商品上的司法保护—广东省深圳市宝松利实业有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标争议裁定纠纷案
添加时间:2014-1-15 23:02:51     浏览次数:1354

作者:穆颖

【裁判要旨】一般情况下,驰名商标在相同或类似商品上的保护适用商标法第二十八条的规定即可,然而,在某些特殊情况下,该规定难以实现对驰名商标的保护,尤其是在法律对商标争议期限存在不同规定的情况下。考虑到驰名商标保护的本质应当是给予驰名商标相较于一般商标更强的保护,故应当允许在类似甚至相同的商品上适用商标法第十三条第二款的规定。

【案号】一审:(2012)一中知行初字第3359号

【案情】

原告:广东省深圳市宝松利实业有限公司(以下简称宝松利公司)。

被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)。

第三人:四川绵竹剑南春酒厂有限公司(以下简称剑南春公司)。

2010年6月7日,剑南春公司针对宝松利公司所有的第212759号“锦竹JINZHU及图”商标(以下简称争议商标,见图一),向商标评审委员会提出争议,申请撤销。其理由为:第一,剑南春公司的第112495号“绵竹及图”商标(以下简称引证商标,见图二),在酒类商品上使用历史悠久,其在争议商标申请日之前就已达到驰名状态。宝松利公司利用争议商标与“绵竹及图”驰名商标的高度近似,在实际使用中仿冒剑南春公司特有的包装装潢,足以引起消费者对商品来源的混淆和误认。争议商标是宝松利公司假借合法之名达非法目的从事侵权行为的工具,如维持争议商标注册将使侵权行为合法化,将严重破坏社会主义市场经济秩序,产生不良社会影响。故请求商标评审委员会依据商标法第十三条第二款等规定,撤销争议商标的注册。

本案争议商标由汉字“锦竹”、拼音字母“JINZHU”以及图形构成(图样详见图一),核定使用在第33类酒商品上。该商标由四川省璧山县酒厂于1984年2月15日提出注册申请,于1984年9月15日被核准注册。该商标专用权人于1995年3月变更为重庆市璧山县酒厂,1999年10月转让给四川省绵竹绵窖酒厂,2000年7月转让给重庆传世实业有限公司,2008年9月转让给宝松利公司。经续展,该商标专用权期限至2014年9月14日止。

本案引证商标由汉字“绵竹”及图形构成(图样详见图二),也是核定使用在第33类酒商品上。该商标由四川省绵竹县酒厂最先申请注册,于1979年10月31日被核准注册。该商标后经多次变更、转让及续展,现为剑南春公司所有。经续展,该商标专用权期限至2013年3月28日止(后该商标又续展至2023年3月27日)。

(图略)

图一为争议商标图样。

(图略)

图二为引证商标图样。

2012年7月9日,商标评审委员会作出商评字〔2012〕第29989号关于第212759号“锦竹JINZHU及图”商标争议裁定(以下简称第29989号裁定),认定:争议商标获准注册已超过5年,但依据现行商标法第四十一条第二款的规定,已注册的商标,违反本法第十三条规定,对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制。本案在案证据可以证明,在争议商标申请注册日之前,引证商标已经构成驰名商标,争议商标已构成商标法第十三条第二款所指的情形,遂裁定争议商标予以撤销。

宝松利公司不服商标评审委员会作出的第29989号裁定,起诉至北京市第一中级人民法院称:第一,商标法第十三条第二款并不适用于相同商品,本案争议商标和引证商标使用的商品均为酒,第29989号裁定适用法律错误;第二,我国最早于2001年修订的商标法才有保护驰名商标的规定,因此,对于1979年注册的引证商标,确认其在1984年构成驰名商标,显然违反法律适用的基本原则;第三,本案证据不足以证明引证商标在争议商标申请之前构成驰名商标;第四,因引证商标未构成驰名商标,本案不应适用商标法第四十一条第二款关于恶意注册的争议申请不受5年限制的规定;第五,虽然有法院认定争议商标使用不当构成商标侵权或不正当竞争行为,但是,这与争议商标的效力无关,不应影响争议商标的有效性。据此,原告主张争议商标不应予以撤销,被告认定事实不清,适用法律错误,请求法院撤销第29989号裁定。

被告商标评审委员会、第三人剑南春公司均称:第29989号裁定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,请求法院予以维持。

在商标评审中,剑南春公司提交了大量证据,主要如下:

第一,为了证明“绵竹及图”商标在争议商标注册之前,即1984年之前的使用情况,剑南春公司提交了《绵竹县志》、绵竹县工商局清理登记上报汇总表(1979年)、四川省绵阳地区商业局文件(81)字第360号《关于绵竹大曲厂、销价格问题的报告》、四川省优质产品汇编(1979-1985)、中国酒杂志(辽宁人民出版社出版)、四川省绵竹县酒厂向县工商行政管理局的报告、1984年1月6日税字第2920028号和2920031号“四川省税务系统专用缴款书”等证据。根据上述证据记载,绵竹大曲1922年即获四川省劝业会一等奖,1928年获四川省国货展览会奖章、奖状;1954年绵竹酒厂开始注册使用“绵竹牌”商标,并一直持续使用,其间曾获得多项荣誉,被期刊杂志广泛报道。此外,湖南省高级人民法院(2010)湘高法民三终字第11号民事判决书中认定:绵竹大曲酒始酿于清朝康熙初年,解放前已畅销全国,并获得了多项荣誉,至今已取得了较好的市场声誉。

第二,剑南春公司提交了销售发票、订货合同、相关荣誉证书及四川省绵竹县商业局(88)字第032号等多份文件,用以证明引证商标在争议商标申请注册之后一直持续使用,并获得了四川省名牌产品等诸多荣誉,并在2007年被国家工商行政管理总局商标局认定为白酒商品上的驰名商标。剑南春公司还提交了多份地方工商行政管理局的行政处罚决定书,证明剑南春公司绵竹大曲酒的包装装潢遭到他人多次摹仿侵权。

第三,剑南春公司提交了多份行政处罚决定书和判决书,证明本案原告及争议商标原所有人四川绵竹绵窖酒厂的侵权行为。

其中,四川省绵竹市人民法院(2000)绵竹经初字第9号民事判决书认定:绵竹牌绵竹大曲属于知名商品,四川省绵竹绵窖酒厂生产的锦竹牌锦竹大曲的包装装潢与剑南春公司知名商品的包装装潢相近似,属于不正当竞争的行为。

四川省绵竹市工商行政管理局2009第20号行政处罚书认定:四川省绵竹绵窖酒厂委托他人加工生产的锦竹大曲白酒交由宝松利公司经销,产品与绵竹大曲酒包装装潢近似。该处罚决定书经绵竹市、德阳市两级法院予以维持。

(图略)

该图为绵竹大曲。

(图略)

该图为被控侵权产品———锦竹大曲。

(图略)

该图为绵竹大曲。

(图略)

该图为被控侵权产品———锦竹大曲。

湖南省高级人民法院(2010)湘高法民三终字第11号民事判决书中认定:宝松利公司使用与剑南春公司“绵竹大曲”近似的“锦竹大曲”文字的行为构成对剑南春公司商标的侵权,亦构成对其“绵竹大曲”知名商品特有名称权的侵权。

宝松利公司法定代表人谢月长在中国香港成立四川省剑南春酒厂(香港)有限公司。香港高等法院判决:剑南春香港公司在所有登记的档案中将“剑南春”、“JIANNANCHUN”字样从名称中移除。

【审判】

北京市第一中级人民法院经审理认为:

一、关于本案的法律适用。虽然本案争议商标申请时间为1984年,当时商标法并无第十三条的规定,但是根据商标法修改后的相关规定,涉及新增法律条款的案件,应当适用修改后的商标法。本案涉及的第十三条即属于新增条款,故适用现行商标法进行商标评审和审理并无不妥。此外,我国虽然自2001年修改商标法之后,才开始明确规定对驰名商标的跨类保护,但商标驰名是对某时期该商标是否为相关公众广为知晓并享有较高声誉的事实状态的判断,因此,并不意味着对1984年时的商标不能进行达到驰名状态的事实认定。原告关于不能以2001年法律规定认定1984年时引证商标为驰名商标之理由,法院不予支持。

二、关于本案能否适用商标法第十三条第二款规定。首先,剑南春公司明确以争议商标的注册违反商标法第十三条第二款为由,提出对争议商标的撤销申请,商标评审委员会应当且有必要对争议商标的注册是否违反商标法第十三条第二款进行审查;其次,虽然争议商标与引证商标核定使用在相同商品上,该情形与商标法第十三条第二款的具体表述并不完全对应,但商标法第十三条第二款的规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护。因此,探究法律的立法本意,本案仍可以适用商标法第十三条第二款的规定。

三、关于引证商标在争议商标申请之前是否构成驰名商标。根据本案查明的事实可知,绵竹大曲具有悠久的历史,早在1922年就已在四川省销售,并获得多项奖项,被当时的政府所承认。建国后,绵竹大曲一直生产使用,获得了多项荣誉。在1979年申请注册了引证商标后,产品畅销全国并持续使用至今,在相关公众中积累了较高的知名度。因此在争议商标申请注册日之前,引证商标已经构成商标法第十四条所述的驰名商标。

四、关于争议商标是否恶意注册。首先,争议商标原申请人与引证商标权利人同处四川省,对争议商标的知名度应当知晓,其仍将与引证商标相近的争议商标加以注册,已经能够表明其摹仿、攀附引证商标的故意。其次,虽然争议商标核准注册后几经转让,争议商标原权利人四川省绵竹绵窖酒厂和现权利人原告,利用“锦竹”和“绵竹”文字字形近似,多次摹仿剑南春公司绵竹大曲酒包装装潢并被当地工商行政管理机关予以处罚,该行为进一步在市场上造成混淆,已产生了不良市场效果。故,从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看,可以证明争议商标申请注册之时即非善意,且现在争议商标已经成为原告及其他具有不良企图的人摹仿“绵竹”驰名商标的工具。争议商标已经损害了剑南春公司驰名商标的合法权益,构成商标法第十三条第二款所指的情形,应予撤销。

据此,北京市第一中级人民法院认为,争议商标违反商标法第十三条第二款的规定,应予撤销。第29989号裁定认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,故依照行政诉讼法第五十四条第(一)项之规定,判决维持商标评审委员作出的第29989号商标争议裁定。

一审宣判后,各方当事人均未提起上诉请求。

【评析】

本案的典型之处在于,在相同或类似商品上能否以及如何适用商标法第十三条第二款的规定。

一、在相同商品上适用商标法第十三条第二款的理由

一般情况下,对于一枚已经注册的商标,商标法对其在相同或类似商品上的保护,体现在商标法第二十八条的规定中。即使在先注册的商标是驰名商标,那么根据商标法第二十八条的规定,其在相同或类似商品上已经能够得到保护。尤其是参考最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条第(3)项的规定,即判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。因此,具备一定知名度甚至是达到驰名状态的商标在适用商标法第二十八条时,已经能够得到充分的保护。然而在本案中,为何要在相同商品上适用商标法第十三条第二款的规定呢?

商标法第十三条第二款规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

上述规定,是将驰名商标的保护范围扩展到不相同、不类似商品上。这是商标法对驰名商标特殊保护的最典型、最直接的体现。实际上商标法的立法本意,是给予驰名商标相较于一般商标更强的保护,以尊重和鼓励商标背后体现的商誉等无形价值。然而,商标法对于驰名商标的特殊保护,并不仅仅体现于扩展商品保护范围,还包括本案中涉及的一项重要法律规定。

商标法第四十一条第二款规定,已经注册的商标,违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的,自商标注册之日起5年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制。第三款规定,除前两款规定的情形外,对已经注册的商标有争议的,可以自该商标经核准注册之日起5年内,向商标评审委员会申请裁定。

商标争议是我国商标注册管理制度中的重要程序,即对已经注册的商标,若其不符合商标法规定的注册条件,相关主体可以提出争议申请,予以撤销。这是对不当注册或注册审查瑕疵的补救程序安排。然而,对于已经注册的商标,若允许任何人于任何时间提出注册申请,则可能导致已获得的商标权的不稳定性。因此,法律对于提出商标争议申请的时间进行了限制:一般情况下,只能在商标注册之日起5年内提出争议申请,以商标法第二十八条规定为理由提起争议就属此种情形。有些特殊情形,不受5年期限的限制,其中就包括以商标法第十三条第二款的规定为由提出争议情形。这就造成了依据不同法律条款提出争议,其期限差异较大的情况。上述争议期限的不同规定,也是商标法给予驰名商标强于一般商标的保护原则的重要体现。

那么,假设一枚商标,恶意注册在与驰名商标相同或类似商品上,其搭便车的故意明显,如果在该商标注册之日起5年内,驰名商标所有人完全可以根据商标法第二十八条的规定,提出争议申请。然而,5年之后,驰名商标所有人是否就无权再对其提出争议申请撤销了呢?如果严格按照商标法第十三条第二款的规定,应该是不可以申请撤销的。然而这将出现一种情况,驰名商标所有人有权对不相同、不类似商品上恶意注册的商标申请撤销,却对相同、类似商品上恶意注册的商标丧失了申请撤销的机会。这显然是不合逻辑的,亦与驰名商标保护的立法宗旨背道而驰。

本案中,虽然争议商标与引证商标核定使用在相同商品上,该情形与商标法第十三条第二款的具体表述并不完全对应,但商标法第十三条第二款的规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更强的保护。因此,在相同或者类似商品上复制、摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标的情形,相对于在不相同或者不类似商品上更有适用商标法第十三条第二款规定的理由。尤其是在涉及驰名商标的评审申请期限与涉及一般注册商标的评审申请期限并不相同的情况下,对涉及驰名商标的评审申请,更应当适用较长的评审期限,从而真正体现商标法对驰名商标加以特殊保护的立法本意。

其实,在此前的案例中亦曾经出现与本案类似的情形。例如,在“苹果男人”商标争议案{1}的判决中,北京市高级人民法院即认为,商标法第十三条第二款适用于相同或类似商品是法律规定的应有之义,这与本案中采用的原则一脉相承。法院正是基于对上述立法目的和法律规定的综合分析,本案在相同商品上适用了商标法第十三条第二款的规定。

二、本案对驰名商标的司法保护具有启示意义

(一)对于注册近三十年的争议商标,究竟应当如何适用法律?

本案引证商标于1979年获准注册,争议商标于1984年获准注册。可以说,两枚商标共存已近三十年之久。有观点认为,对于争议商标而言,只要其未违反注册之时商标法的规定,就不应用修改后的商标法对其进行判断甚至否定它的效力。上述观点,其实涉及本案中非常关键的一个问题,即修改后商标法的溯及力问题。要解决这一问题,我们必须到法律规定中去寻找答案。

实际上,在2001年商标法修改后,最高人民法院即出台了相关司法解释,对于修改前后的法律适用问题作出了规定。

自2002年1月21日起施行的最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第5条规定,除本解释另行规定外,对商标法修改决定施行前发生,属于修改后商标法第十三条、第十五条、第十六条、第二十四条、第二十五条、第三十一条所列举的情形,商标评审委员会于商标法修改决定施行后作出复审决定或者裁定,当事人不服向人民法院起诉的行政案件,适用修改后商标法的相应规定进行审查;属于其他情形的,适用修改前商标法的相应规定进行审查。

国家工商行政管理总局也为此颁布了新的《商标评审规则》,其第五十九条第一款规定,对商标法修改决定于2001年12月1日施行前发生,属于修改后商标法第四条,第五条,第八条,第九条第一款,第十条第一款第(一)项、第(三)项、第(四)项,第十条第二款,第十一条,第十二条,第十三条,第十五条,第十六条,第二十四条,第二十五条,第三十一条所列举的情形,商标评审委员会在商标法修改决定施行后进行评审的,依据修改后商标法的相应规定进行评审;属于其他情形的,商标评审委员会适用修改前商标法的相应规定进行评审。该规则自2002年10月17日起施行。

根据上述规定,不难看出,对于修改前后的商标法,商标评审机构以及司法机关适用法律的基本原则应当是,对于新增法律规定,适用修改后的商标法;对于原有法律规定,适用修改前的商标法。

具体到本案中,虽然争议商标注册之日早于2001年,但是,由于所涉法律规定是新增的第十三条规定,且商标评审委员会作出裁定的时间亦晚于2001年,故本案应当以修改后的商标法即现行商标法作为法律依据。因此,本案中法院对于引证商标是否构成驰名商标、争议商标是否恶意注册,以及提起商标争议的期限等,适用修改后的商标法进行审理,是具有法律依据的。

(二)对不同时期驰名商标证据标准应当灵活把握。

对于商标是否达到广为公众知悉的状态,在诉讼中,必须依赖于当事人的举证。然而证据的搜集受到诸多因素的限制。例如本案两商标申请、使用时间都较早,其宣传手段、销售范围等方面受到诸多限制,若用目前认定驰名商标的证据标准来要求原告对1984年之前的事实进行举证,过于苛刻和僵化,故有必要对该时期驰名商标的证明标准灵活把握。本案中,剑南春公司所提交的证据,包括历史资料、销售凭证、所获荣誉、杂志报道等多方面的证据,已经较大程度地尽到了其举证责任,故法院综合考虑各种因素,最终认定上述证据可以证明引证商标在争议商标申请日之前构成了驰名。

(三)对于争议商标注册之时主观恶意的判断方法。

本案中实际上是通过下列情形认定争议商标的注册具有恶意:第一,争议商标申请人与引证商标申请人处于同一地区,对引证商标应当知晓;第二,根据争议商标历任权利人(包括原告)的侵权行为及不正当竞争行为推定其注册之时的恶意。

地域接近的因素经常被用于辅助判断商标申请人申请时的主观状态,或者说用于推定同一地域主体对在先商标有一定知名度的商标理应知晓。而第二点理由正是本案较为特殊的判断方法,即由于商标注册时的行为人的主观状态很难举证,因此可参考争议商标注册后的使用行为推定其注册时的恶意。本案证据可以证明争议商标一直持续被历任商标所有人用于仿冒原告的引证商标或原告产品的包装装潢,法院将此作为推定争议商标注册之时的恶意的因素予以考虑。

当然,也有观点指出,争议商标使用人应当就其不规范的使用行为,按照商标法或者反不正当竞争法的规定承担相应的法律责任,但是这与商标的效力无关,商标注册问题与商标使用问题不应混为一谈。

然而,在本案的整个审判过程中,经合议庭明示的情况下,原告始终未提交其正当、规范使用争议商标的相关证据。当一枚注册商标已经沦为一种侵权工具,司法机关究竟应当采取何种态度?笔者认为,保护一枚已经沦为侵权工具的商标绝非商标法的本意,司法机关应当通过审判,使这种假借注册商标实现侵权目的行为得到制止,以彰显商标法鼓励正当、规范使用注册商标的本意。

在某些特殊情况下,对于驰名商标在相同商品上的保护,为实现驰名商标保护的根本宗旨,不应排除适用商标法第十三条第二款规定的可能性。当然,这并非鼓励驰名商标所有人故意拖延提出商标争议的时间,及时、积极的维权仍然应当得到倡导和鼓励。而司法机关也应当审时度势,综合考虑具体案件的全部情况,作出符合立法目的的裁判。

文/穆颖(一审承办法官)

(作者单位:北京市第一中级人民法院)

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