首页  |  网站地图  |  设为首页  |  加入收藏  |  友情链接
   
商标权 商标驳回 商标异议
商标无效 商标撤三 绝对理由
相对理由 商标侵权 法律法规
 
专利权 专利申请 专利权属
专利利用 专利驳回 专利无效
侵权(原则) 侵权(类型) 法律法规
 
著作权 著作权侵权 软件著作权
法律法规 反不正当竞争 反垄断
其他知识产权 知识产权实务 其他领域
 
网站简介 业务范围 理论研究
律师团队 团队动态 合作客户
律师简介 团队案例 联系我们
专利权
专利权
当前位置:首页 > 专利权 > 专利申请 检索> 经典案例 > 正文   
提出专利申请权权属主张的一方负有举证责任—深圳唐锋电器实业有限公司等与胡松专利申请权权属纠纷案
添加时间:2014-1-6 22:27:44     浏览次数:972

判决书字号

一审判决书:上海市第二中级人民法院(1999)沪二中知初字第126号

案由概述

1996年2月8日,胡松从武汉大学获得了93专利的使用权,并以技术人股的形式用该专利技术与深圳唐锋电器实业有限公司(下称深圳唐锋)进行了应用产品的开发与合作。1996年4月19日,深圳唐锋和被告胡松订立了一份协议书,约定:合作范围为“臭氧技术应用产品及其他领域的新产品”,明确了被告的责任为“主持产品开发研制工作”,在该协议的“七、保障及利益”中,双方明确:本协议签订后甲方(即原告)正式拥有乙方(即被告)对臭氧技术应用产品之研制成果与权利。协议签订后,两原告由于协调分工缘故,决定臭氧技术应用产品的研制改在上海唐锋进行,双方并签订了有关事项的备忘录。上海克莱美斯有限公司(原上海唐锋电器有限公司,下称上海唐锋)于1997年9月2日任命胡松为该公司臭氧水机事业部总工程师。胡松与武汉大学共同申请的实用新型及发明专利电解式臭氧发生装置发明专利技术。深圳唐锋与上海唐锋认为胡松侵犯其专利申请权,诉至法院。

一审案件事实及证据

根据原被告及第三人提供的证据以及庭审中发表的质证和辩论意见,法院认为:本案的争议焦点是:(1)被告胡松与深圳唐锋进行合作的技术与武汉大学的93专利技术是否相同?(2)本案系争申请专利完成的时间和参加对象?(3)本案系争申请专利技术方案的完成是否使用了两原告的物质条件?(4)被告胡松与深圳唐锋的合作协议与本案系争申请专利的关系?

针对第一个争议焦点,法院确认的事实是:1996年2月8日,被告胡松以思达德公司的名义从武汉大学获得了93专利的使用权,同年4月19日,胡松以技术人股的形式用该专利技术与深圳唐锋进行了应用产品的开发与合作。法院对上述事实确认的理由是:(1)从被告胡松以思达德公司名义与武汉大学签订的合同内容看,胡松是将武汉大学所拥有的93专利技术通过武汉大学的许可(支付许可使用费)用于工业化生产,但胡松并不因该许可合同而成为93专利技术的所有人。(2)从被告胡松与深圳唐锋签订的合作协议以及履行交付资料、款项等情况看,胡松事实上是将其拥有使用权的武汉大学93专利技术以技术人股形式与深圳唐锋进行了合作。被告胡松辩称,电解式臭氧发生装置在深圳唐锋与其合作之前已由武汉大学与其共同研发成功,该辩称缺乏事实依据,法院不予采信。

针对第二个争议焦点,法院确认的事实是:本案系争的申请号为97122126.X电解式臭氧发生装置发明专利技术方案的最后完成时间为1997年11月,参加对象有:武汉大学电解式臭氧技术研究课题组人员及胡松等。法院对上述事实确认的理由是:从武汉大学与胡松共同申请的实用新型专利及本案系争发明专利的时间和内容看,本案系争申请专利技术方案形成的最后时间应为1997年11月,也即以该专利申请文件记载的时间为准。并且,上述事实得到了本案系争申请专利的共同参与方武汉大学的印证。被告胡松辩称,本案系争申请专利在其与原告合作前即已完成,但没有足够证据证实,法院不予采信。

针对第三个争议焦点,法院确认的事实是:本案系争申请专利技术方案完成中使用了两原告的物质条件。法院对上述事实确认的理由是:从上述有关费用的承担情况看,两原告在本案系争申请专利的完成过程中,确实花费了大量的物质条件,尽管上述费用有部分是用于93专利应用产品的研制,但本案系争申请专利是在93专利的基础上所作的进一步开发,因此,93专利应用产品的开发与本案系争申请专利的研发之间具有一定的联动和互补性,并且,该节事实得到了作为发明人之一的武汉大学的印证。被告胡松辩称,其利用原告的物质条件是研制臭氧水生成机,而非本案系争申请专利,但无相应证据佐证,法院不予采信。

针对第四个争议焦点,法院确认的事实是:被告胡松与深圳唐锋签订了研制臭氧应用产品的合作协议后,又利用两原告的物质条件,以两原告职工的身份与武汉大学共同开发一了本案系争申请专利。法院对上述事实确认的理由是:从两原告与被告之间签订的协议以及本案各方当事人之间发生的经济往来看,被告胡松与深圳唐锋虽然形式上存在合作关系,而事实上双方合作的技术是由两原告出资购买的武汉大学93专利的使用权,胡松是购买93专利的实际操作者,并利用两原告的物质条件,对93专利的应用产品进行了研制。期间,两原告还支付了被告胡松相应的工资及保险等。至于本案的系争申请专利,被告胡松与深圳唐锋的合作协议未明确涉及,但从原告及第三人的举证中可以看出,被告胡松在与两原告进行合作的过程中,以两原告职工的身份,利用两原告的物质条件,与武汉大学之间实际上形成了一种合作研究开发本案系争申请专利的关系。被告胡松辩称,其与两原告之间只存在臭氧应用产品的合作关系,而不存在其与武汉大学利用两原告的物质条件开发本案系争申请专利的事实,该辩称与被告实际从事的工作情况不符,法院不予采信。

一审法院判决

针对本案的争议焦点以及法院确认的事实,法院认为,我国的专利申请制度对于专利申请权的主体资格只进行形式审查,专利申请权客观上存在变更的可能性,任何单位或个人就他人已经申请专利的技术成果有权提出权属的主张。提出权属主张的一方对于存在应当变更专利申请权的事实负有举证责任,即必须证明其对于该专利申请权享有法律上的合法事实和依据。同时,我国专利法规定,执行本单位的任务或者是利用本单位的物质条件所完成的发明创造,申请专利的权利属于该单位;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。

综上所述,法院认为,被告胡松以其个人名义将两原告参与发明的职务技术成果与武汉大学共同向国家专利局申请专利,不符合法律规定,应依法将胡松变更为上海克莱美斯有限公司。据此,依照《专利法》第六条第一款、《专利法实施细则》第十条第一款之规定,判决如下:

《电解式臭氧发生装置》(申请号:97122126.X)发明专利申请权归上海克莱美斯有限公司和武汉大学所有。

本案焦点

职务发明创造

职务发明创造是指职工在履行职务中所完成的新发明、新设计,或者是在执行所在单位的指令中所完成的发明创造。职务发明创造申请的专利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

证明责任

证明责任即危险负担责任,是指由法律预先设定的,在案件真伪不明时,由当事人承担的败诉风险负担。

证明责任的倒置

证明责任的倒置是指在特殊类型的诉讼中,将本来属于原告承担的证明责任转由被告承担。证明责任的倒置本质上属于证明责任的分配,派生于对传统分配理论的修正,类似于德国的表见证明理论与举证妨碍理论。

法律适用

《专利法》(1992年9月4日第一次修正)第六条第一款规定:

执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造,申请专利的权利属于该单位;非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后,全民所有制单位申请的,专利权归单位持有;集体所有制单位或者个人申请的,专利权归该单位或者个人所有。

《专利法实施细则》(2001年6月15日)第十一条第一款规定:

专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。法理分析

一、专利侵权中的举证责任是如何分配的?

证据对诉讼而言是不可或缺的,没有证据,就没有法律上的事实,也就不可能审理案件。专利侵权是民事侵权的一种,在举证责任上适用民事诉讼的一般原则“谁主张谁举证”。对于能够支持自己主张的证据,都由受益方负担举证责任,若不能举证,或者举证不够充分,则承担败诉的不利后果。本案中也贯彻了这一原则。

就本案而言,从本案系争申请专利的权利要求及说明书的内容看,该申请发明专利的技术方案不仅包括臭氧发生器核心部件的制造工艺及配方,还包括臭氧发生器外部水箱结构的具体技术方案。该系争申请专利的技术方案与武汉大学93专利存在一定的联系,但又不完全相同。同样,被告胡松将武汉大学93专利与两原告合作研制了应用产品,该应用产品的技术与本案系争申请专利的技术方案也不完全相同。从本案系争申请专利完成的时间看,因被告胡松于1996年5月至系争发明专利的申请日止,先后在两原告单位任职,本案审理中,两原告提供了大量证据证明被告在两原告单位工作期间利用了两原告物质条件和第三人武汉大学于1997年11月就本案系争申请专利的技术方案共同完成了发明创造,且上述事实同时得到了本案系争申请专利的共同发明人武汉大学的证实。基于以上事实,两原告及第三人提供的证据可以证实被告在与两原告的合作期间,超出原有合作技术范围与武汉大学共同开发了本案系争申请专利的技术方案。上述证据符合法律上规定的职务行为的事实,故应依法认定本案系争申请专利的共同发明人是两原告与武汉大学。原告深圳唐锋因与上海唐锋约定本案系争申请专利的所有权利归上海唐锋享有,这是当事人依法对其权利的处分。被告因不能提供其与深圳唐锋签订合作协议之前已与武汉大学共同完成本案系争申请专利技术方案的证据,且被告与深圳唐锋的合作协议中只对臭氧技术应用产品等权利作出约定,而未就本案系争申请专利作出明确约定,与此同时,被告也不能提出任何证据证明本案系争申请专利是被告的非职务发明。原告成功地举证证明了被告为其单位员工,其本职工作为负责研发电解式臭氧发生装置,并且该发明的完成利用了单位提供的资金和设备等物质条件。被告胡松认为自己是权利人,由于这项发明很显然为职务发明,被告无法证明此项发明是职务之外的成果,也不能证明使用的物质条件并非免费的,因而被告试图证明电解式臭氧发生装置与“臭氧技术应用装置”不是同一种发明,但举证不充分,法院未予采纳。

在一般的专利侵权诉讼中,举证责任大致是这样分配的:需要原告证明的事项有:(1)专利权有效的证明。原告需证明自己是合法的权利所有人或者持有人,应当提供专利权证书、权利要求书等专利文件。(2)证明被告侵权的事实根据。包括被控侵权产品说明书、被控侵权产品样品以及相关的图示、表格,证据的来源、被侵权的事实等。(3)请求赔偿损失的证据,如自己因侵权事实而受到的损害,侵权人获得的利益等。需要被告证明的事项主要有:(1)自己行为不构成侵权的证据。如实物对照、图表、技术参照、技术特征对比表等文件资料。(2)主观上没有侵权的故意。(3)自己的行为没有给权利人造成损失、自己没有获利。当然,被告还可以提起反诉,变消极的防御为积极的进攻。

二、判断职务发明的标准是什么

关于职务发明的具体概念,各国专利法的规定不尽相同,但其核心大致相同。日本专利法第五十五条第一项规定,职务发明是指“其性质属于单位业务范围,且完成发明的行为属于该单位管辖下的工作人员现在或过去的职务范围内的发明。”英国专利法第三十九条第一款规定,职务发明是指“该雇员正常工作过程中或虽在其正常工作之外,但是特别分派给他的工作中做出的发明。”泰国专利法中也有类似条款,该法第十一条规定:职务发明是指“在执行雇佣合同或完成一项任务的合同中完成的发明”,即使“雇佣合同并未要求受雇者进行发明活动,但受雇者曾利用过职务上供其支配的设备、资料及报告”的,也属于职务发明。我国专利法规定的职务发明创造是指职工在履行职务中所完成的新发明、新设计,或者是在执行所在单位的指令中所完成的发明创造。职务发明人,顾名思义是完成职务发明的人。职务发明人和其所在单位是一种劳动合同关系,在西方是雇佣关系。原则上,发明创造的归属问题应当首先通过合同解决,“合同优于法律”,是尊重当事人双方意思表示的体现,我国修订后的专利法也体现了这一精神。第六条第三款明确规定当事人之间有约定的从其约定。但现实生活中,往往有约定的不多,法律上针对这一现象,规定了在当事人没有约定的情形下,专利权的归属原则:职务发明归单位,非职务发明归发明人或者设计人。

那么如何判断一项发明创造是否是职务发明呢?首先,为完成本职工作而完成的发明创造是职务发明。本案被告胡松与深圳唐锋签订协议书,约定合作范围为“臭氧技术应用产品及其他领域的新产品”,并明确了被告的责任为“主持产品开发研制工作”。在这种情形下,被告胡松的工作内容就是和其他员工一起完成这项产品开发任务,这是胡松的劳动内容,也是公司支付他报酬的原因。其次,履行本职工作之外的单位交付的任务而完成的发明创造。这里,完成一项发明创造不再是发明人工作的主要内容,但鉴于发明人和公司之间有劳动合同,这只不过是本职工作之外的特别任务。在这两种情形下,发明人均要使用单位的各种便利条件,如其他合作伙伴、资金、技术材料、设备、实验仪器等等。第三,主要利用了单位的物质条件,如资金、设备、零部件、原材料或者内部不向外界公布的技术资料等。发明创造往往需要很好的设备、很多的资金,而这些不再是一个或者几个人就能轻而易举地提供的。“主要利用”是指发明人利用的这些便利的条件是完成发明创造所必不可少的硬件设施,在发明的过程中起到了关键的作用。因此在没有任何对价的情形下法律规定发明专利的权利归属于提供这些物质条件的单位。换句话说,如果发明人在利用这些物质条件时付了使用费,则单位的权利已经得到满足,不能再享有专利权。这对发明人而言是不公平的。本案中,胡松认为自己是权利人,因为其投人了智力劳动;而深圳唐锋认为自己才是权利人,因为其投人资金和设备。这项申请专利技术方案完成中使用了深圳唐锋和上海唐锋所提供的物质条件,原告为了证明这一事实,提供了购货、托运的凭证,付款清单等,证明了两原告在本案系争申请专利的完成过程中,确实花费了大量的物质条件,而被告胡松又不能证明自己在利用这些条件的同时已经支付过相应的费用。法院认定该专利权人为原告是符合我国法律规定的。最后,我国法律还规定,退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造也是职务发明。这是因为一项发明创造往往不是在短时间内能够完成的,而在退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造往往都是在工作时就已经进行并有一定成果了,将这些发明的专利权授予原单位,是合理的。

在认定职务发明的过程中,要注意与委托发明区别开来。委托发明,是以合同的方式委托他人完成一定的发明。这类发明,依照我国合同法的规定,约定的依照约定,没有约定的,权利归完成发明创造的一方。

律师点评

专利法是保护创造发明人的,但在职务发明上,法律却反其道而行,规定职务发明的权利归属于发明人所在单位。这是因为发明创造专利技术需要大量的时间、财力的投入,不是单个人的力量所能完成的。而社会的进步发展需要先进的技术,人类生活的提高也离不开技术的进步。为了鼓励多发明创造,法律将专利权授给发明人所在的单位,可以鼓励公司企业更加注重技术创新,实现专利法诞生以来的目的——作为鼓励发明创造的一种有效机制。发明人或者设计人是付出脑力劳动的人,一般他们会获得相应的报酬,如英国、日本都有这样的规定。我国专利法修改后,在职务发明的归属上,更加倾向于发明人,侧重对个人意思表示的尊重。如第六条修改为“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。”

在举证责任上,一般遵循“谁主张谁举证”的原则,但对于一些特殊情形,法律也规定举证责任倒置。修订后的专利法第五十条规定“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”即在方法专利侵权案件中,原告需要举证利用自己方法专利生产的产品是新产品,在形状、构造、组合等方面是新的,不是已知产品。而不用举证证明被告的产品是用专利方法制造出来的,这个责任转嫁给被告,由其证明他的产品不是使用原告的专利方法制造的。因为方法专利不同产品专利,判断产品专利侵权的标准是用权利人的权利范围与被控侵权产品比较,而被控侵权产品容易获得;方法则难以获得。但只时新产品适用,是因为一个新产品,在我国市场上刚刚出现,他人若有相同的产品,侵权的可能性极大。而已知产品,由于上市时间长,替代技术、反向工程都可以生产出相同的产品。

相关阅读
 
网站首页  友情链接  联系我们  网站地图  路标 地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座3B    电话:65545670    京ICP备12050340号-1