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商标注册与保护的衔接课题报告
添加时间:2014-1-5 19:36:41     浏览次数:2111

来源:http://www.greroyalt.com/uploadfile/201312/131218051919.pdf

北京市高级人民法院知识产权庭

二〇一三年十二月 定稿

课题组成员

负责人:陈锦川

参与人:张雪松、潘伟、钟鸣、周波、戴怡婷

撰稿人(按撰写章节顺序):钟鸣、周波、戴怡婷

目录

前言1

第一章商标注册与保护概论3

第一节基本概念. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

第二节混淆判断. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

第三节类似商品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

第四节商标近似. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

第五节未注册商标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

第二章驰名商标保护的基本理论25

第一节保护缘起. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

第二节理论变迁. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

第三节法律属性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

第四节保护本质. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

第三章驰名商标的司法认定原则29

第一节事实认定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

第二节被动认定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

第三节个案认定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

第四节按需认定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

第四章驰名商标的司法认定标准39

第一节判断主体. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

第二节地域范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

第三节知名程度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

第四节证明标准. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

第五章驰名商标保护的法律适用49

第一节翻译、复制或者摹仿与近似. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

. ii . 商标注册与保护的衔接

第二节保护要件的适用顺序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

第三节已注册驰名商标在类似商品上的保护. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

第四节混淆与误导. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

第五节跨类别的保护范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

结语61

前言

“商标注册与保护的衔接”是北京市高级人民法院(简称北京市高院)知识产权庭与

中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会(简称品保委)2013 年合作的一项调研课题。

本课题以驰名商标的注册与保护为核心,就商标法关于商标注册、保护的各项规定进行

比较深入、细致的研究,以北京市法院审理的商标民事、行政案件为重心,以统一执法标

准、给权利人呈现我国商标司法保护的全貌为目的,自20013 年2 月至12 月,就大量的案

例和理论资料进行了调研。在调研过程中,北京市高院和品保委也组织召开了三次规模不

等的研讨会,就调研中发现的问题和案例向专家、学者、行政机关、最高人民法院、各兄

弟法院以及权利人、代理人的代表等各界征求了意见。调研期间,北京市高院参与调研的

五位法官在十月完成了调研报告初稿,交品保委有关人员征求意见后,在十二月中旬完成

调研报告的最终稿。

本调研报告,除“前言”和“结语”外,共分五章,首先介绍了商标注册与保护的基

本理论和基本法律规范及其适用情况,在此基础上对驰名商标保护的基本理论进行梳理,

接下来介绍了驰名商标的司法认定原则、认定标准和法律适用情况,最后总结了驰名商标

保护现状,提出了保护驰名商标的若干建议。

第一章商标注册与保护概论

第一节基本概念

商标和标志是商标法上使用频率较高的词汇。商标法和相关理论认为二者并非同一

概念:标志(sign),或称“标记”或“符号”,是人为创设的具有指代功能的信号,1 因此

其有各种可能的指代功能;商标则是具有特殊指代功能的标志,它是用来指代同种商品中

的某一特定提供者,便于消费者识别其商品来源的标志。根据以上区分,商标一词包含两

种含义,一是标志,二是指代商品来源的功能,缺少其中任何一种含义均不构成商标。

所谓商品的来源,具体是指市场上提供同种商品的某一特定提供者,即通过商标来将

提供同种商品的不同提供者区分开来,使消费者通过商标来识别提供同种商品的某一特

定提供者。商标从功能上不能用于表明商品的产地来源,后者是地名或者地理标志的功

能,如果一个标志具有了表明产地的功能,就不能成为商标,这种情况下,申请商标就缺

乏显著性。

按照知识产权的标的为无体财产的观点,还应当将商标这种无体财产与负载商标的

物质载体区别开来,后者不是商标,只是商标标识。从商标法第52 条第(3)项规定可知,

能够“伪造、擅自制造和销售”的有体物是“商标标识”而非商标,但这种行为侵犯了商

标专用权。

混淆之虞(likelihood of confusion)是商标法的核心概念,也是对普通商标给予保护的

唯一要素。

前已述及,商标是用来指代同种商品中的某一特定提供者,便于消费者识别其商品来

源的标志。当足以使消费者误认为其他商标所指代的商品提供者与在先商标指代的商品

提供者相同或者存在特定联系时,将会导致在先商标的指代功能被破坏,商标法理论将这

种商标指代功能被破坏的情况称之为“混淆之虞”,在我国商标法实践中通常表述为“足

以/容易导致相关公众的混淆、误认”、“足以造成相关公众误认”或者“具有混淆的可能

性”,为简便计,本书统称为“混淆之虞”。

所谓“混淆之虞”,既不是实际混淆(actual confusion),也不是也许会混淆(possiblility

of confusion ),而是“多半会混淆”(probable confusion),2

1 参见李琛:《知识产权的体系化》,北京大学出版社2005 年版,第126 页。

2 J. Thomas McCarthy,McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 23:3。关于Possible 与Probable 在中文里的区别,参见何美

. 4 . 商标注册与保护的衔接

在商标法还有与“混淆之虞”近似的一个概念:“误导公众”。误导公众这一概念在我

国商标法律和行政法规中有多种不同的含义。

2001 年商标法第十条第一款第(三)项规定,同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记

相同或者近似的标志,不得作为商标使用,但经该组织同意或者不易误导公众的除外。该

项规定中的“误导公众”,指的是因为所使用的标志使公众误认为其来源于政府间国际组

织,或者经过该组织同意或授权使用,这种使用通常是作为政府间国际组织对商品给予保

证或担保性质的标志使用,不具有商标的功能,因此该项中“误导公众”的含义与“混淆

之虞”不同。

2001 年商标法第十三条第二款规定,就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是

复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人

的利益可能收到损害的,不予注册并禁止使用。由于同条第一款对未注册驰名商标的保护

要求具有“容易导致混淆的”要件,那么第二款中使用的不同于“混淆”的“误导公众”

一词,应当具有不同的含义。而且对已注册驰名商标在非类似商品上予以保护,本身就已

经突破了“混淆之虞”的标准,否则无法达成保护的目的,因此最高人民法院在驰名商标

民事案件解释(简称驰名商标民事案件解释)第九条第二款中将商标法第十三条第二款

中的“误导公众”解释为,“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联

系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市

场声誉的”情形。因此该款中的“误导公众”主要是指理论上所称的“淡化”。

2001 年商标法第十六条第一款规定,商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于

该标志所标示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用;但是,已经善意取得注册的继

续有效。从该款规定的具体表述来看,该款中“误导公众”的实际含义是使公众误认为使

用该商标的商品来自于其中所包含的地理标志所表示的地区,使得公众对商品的产地产

生误认,也不是混淆之虞。

2002 年商标法实施条例第五十条第(一)项规定,在同一种或者类似商品上,将与他

人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商

标法第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为。该项规定的是侵犯商标权的

行为,除了对已注册驰名商标给予“反淡化”保护以外,其他的侵犯商标权的行为均需有

“混淆之虞”要件才能构成;而且,该项规定的表述,除了“误导公众”外,其他内容和

Trips 第16 条第1 款关于“混淆之虞”规定的表述基本一致,规范目的也相同,因此其中

的“误导公众”与“混淆之虞”的含义一致。

第二节混淆判断

Trips 第16 条第1 款规定,在相同商品或者服务上使用相同标志的,推定存在混淆之

虞。孔祥俊法官认为,Trips 第16 条关于“混淆之虞”的推定,是“一种不可推翻的绝对

欢,《法律和社会科学》,序言。

商标注册与保护的衔接. 5 .

推定,即不允许被告提供反证予以推翻”,3“既然注册商标专用权因注册而获得,他人在

相同商品上使用相同商标,就使商标法为商标权人预留的使用空间受到侵害(侵占),此

时虽然不存在现实的市场混淆,但并不妨碍构成侵犯注册商标专用权。”4《最高人民法

院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称服务大局的意

见)的第6 点体现了上述精神:“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的,…认定

侵权行为时不需要考虑混淆因素”。但是,从Trips 的制定过程和解释来看,给予相同商品

上使用相同商标绝对的保护,不允许提供反证推翻混淆的推定似乎并不符合Trips 的立法

本意。

在Trips 的制定过程中,欧盟于1988 年提出建议认为,在相同商品或者服务上使用

相同标志的,不再要求混淆之虞(In case of the use of an identical sign for identical goods or

services, a likelihood of confusion shall not be required.)这和欧盟1988 年的《协调会员成员国

商标法部长会议第一号指令》(以下简称一号指令)前言部分第十点考虑理由一致:“考

虑到保护注册商标的目的尤其在于保障商标区别产源的功能,在商标与标志相同及商品

或者服务相同时,该保护是绝对的”。一号指令的第四条第一款第a)项进一步明确:一个

商标与在先商标相同,且申请或者注册商品或者服务与在先商标受保护商品或者服务相

同的,该商标不得注册,已经注册的可以宣布其无效。但是Trips 的草案和最终文本显然

没有接受这一建议,其关于相同商品或者服务上使用相同标志的情形,均规定的是推定构

成混淆之虞,而非不再考虑混淆因素或者绝对保护。相关解释认为,在相同商品或者服务

上使用相同标志推定存在混淆之虞,是将举证责任转嫁给被控侵权人,由其证明不可能混

淆(By establishing a presumption of likelihood of confusion where the signs and goods/services are

identical,the burden is shifted to the alleged infringer to prove the absence of likelihood.)。5

2001 年商标法关于诉争商标与在先商标权益冲突以及侵犯商标权的界定中并无关于

混淆之虞的规定,62013 年商标法在相关界定中仅在第五十七条第(二)项增加了混淆之

虞的要件,7即在类似商品上使用相同或者近似的商标以及在相同商品上使用近似商标的

情形下必须要存在混淆之虞才构成侵权。但同条第(一)项关于同一种商品上使用与其注

册商标相同的商标的规定,却没有规定推定混淆要件,而是直接认为属于侵犯注册商标专

用权的行为,与最高人民法院的上述意见相同。

在相同商品上申请注册相同商标,区分是推定存在混淆之虞还是不考虑混淆因素,在

商标授权确权行政案件中的意义不大,在商标民事案件中,这种区分对定牌加工和平行进

口的案件的处理有重要意义:对定牌加工案件,如果不考虑混淆因素,恐怕只能认定构成

3 孔祥俊著:《商标与反不正当竞争法——原理与判例》,法律出版社2009 年版,第319 页。

4 孔祥俊著:《司法哲学与裁判方法》,人民法院出版社2010 年版,第166 页。当然,孔祥俊法官最新观点也有一定的转变,他

认为:“侵入商标权人商标权核心领域的,即在相同商品上使用相同商标的,应当给予注册商标强保护,如不再考虑混淆因素

(或推定混淆)。”见孔祥俊著:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社2012 年版,第47 页。

5 UNCRTAD-ICTSD,ResourcebookonTRIPsandDevelopment, Cambridge University Press, 2005, p237.

6 该法第十三条第一款关于未注册驰名商标的保护则规定了混淆之虞的条件。

7 该法第十五条、第三十条、第三十一条和第三十二条后段其实都需要认定是否存在混淆之虞,鉴于该法第五十七条第(二)

项的规定,本书认为该法第十五条、第三十条、第三十一条和第三十二条后段也应具备混淆之虞要件才能成立,详见下文论

述。

. 6 . 商标注册与保护的衔接

侵权,如果要认定不侵权,只能通过否定不构成商标法意义上的使用来实现;对平行进口

案件,如果不考虑混淆因素,恐怕只能认定构成侵权,如果从推定混淆角度来考虑,解释

的余地就会更大些。在商标申请和审查程序中出现相同商品上申请注册相同商标的情况,

基本上由商标局直接驳回在后商标注册申请,在后商标申请注册人实际上也很难提交不

可能混淆的证据并在后续程序中获准注册。

除了前述推定或者无须考虑混淆之虞的情形外,对于(1)在相同商品上申请或者注

册近似标志,(2)在类似商品上申请或者注册相同标志,(3)在类似商品上申请或者注册

近似标志这三种情形,均需要认定是否存在混淆之虞,如果存在则不应当允许在后标志作

为商标申请或者注册。

商标法上没有出现过“混淆”一词,但2002 年商标法实施条例第二十五条第三款已

经有规定:“对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予

核准,书面通知申请人并说明理由。有观点认为,既然商标法上没有“混淆”,那“混淆”

就不是保护商标的要件,但是Trips 第16 条第1 款关于商标权范围的规定明确要有“混淆

之虞”的要件,如果否认我国将“混淆之虞”作为商标保护的要件必然违反了我国加入

WTO 所做承诺。另外,Trips 作为我国已经加入的国际条约,是我国商标法的正式的法的

渊源之一,在法律解释和司法裁判中必须予以遵守,在2013 年商标法第五十七条第(二)

项中也已经明确将混淆之虞要件纳入,而且我国法院也是依据“混淆之虞”的标准来解释

和适用上述规定的。

2001 年商标法第二十八条、第二十九条、第五十二条第(一)项的规定,有一个共同

的特点,即只有“同一种商品或者类似商品”以及“相同或者近似”的表述,而没有出现

“混淆”一词,所以当时只能从对“同一种商品或者类似商品”以及“相同或者近似”的

解释中寻找突破口。虽然有观点认为,商品之间的关系则是相对客观的,其是否类似与

“混淆之虞”无关,只有判断是否构成商标近似应当以是否足以引起消费者对商品来源的

混淆——“混淆之虞”为标准,但是最高人民法院未采纳这种观点,而是认为,商品类似、

商标近似的判断都必须着眼于“混淆之虞”。其在《关于审理商标授权确权行政案件若干

问题的意见》(简称审理商标行政案件意见)第15 条和第16 条中,要求:“人民法院审查

判断相关商品或者服务是否类似,应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消

费群体等是否相同或者具有较大的关联性;服务的目的、内容、方式、对象等是否相同或

者具有较大的关联性;商品和服务之间是否具有较大的关联性,是否容易使相关公众认为

商品或者服务是同一主体提供的,或者其提供者之间存在特定联系”;“人民法院认定商

标是否近似,既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度,也要考虑相关商标的显著

性和知名度、所使用商品的关联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。”

最高人民法院的上述意见和国际通行的做法是相吻合的。比如欧盟一号指令前言部

分第十点考虑理由指出,“保护注册商标的目的尤其在与保障商标区别产源的功能,…在

商标与标记相似及商品或服务间相似时,该保护也应确保;必须结合混淆之虞来解释相似

的概念…”欧洲法院(ECJ)在“Canon”案中认为,既然必须结合“混淆之虞”在解释相

商标注册与保护的衔接. 7 .

似的概念,而“混淆之虞”又显然与商标在市场上或公众中的认知程度有关,因此商品或

服务是否类似就不可能是一个孤立的问题,存在“混淆之虞”就必然意味着商品或服务的

类似。如果公众存在将被诉商品或者服务理解为来自在先商标主体或来源上有存在经济

联系可能的危险,则构成“混淆之虞”。8美国商标立法和实践则认为“混淆之虞”是商标

法的基础,将商品之间的关联关系和标志之间的近似关系作为判断是否存在“混淆之虞”

的考虑因素。9

从欧洲法院的上述案例可以看出,虽然欧盟商标法规定了在符合商品类似、标志近似

(或商标近似)和混淆之虞要件的情况下,在后商标不得注册,但其核心要件仍是混淆之

虞,有混淆之虞意味着构成类似商品和近似商标。美国商标法实践则直接将混淆之虞作为

在先商标排斥在后商标的唯一要件,而商标之间的关联程度、标志之间的近似程度只是认

定是否存在混淆之虞时要考虑两个因素,比如美国1995 年第三次反不正当竞争法重述将

判断混淆之虞的因素总结为如下8 个:

1、标志之间的近似程度;

2、销售渠道的相似性;

3、潜在购买者的特点及其在购买时的注意程度;

4、在先商标的显著性程度;

5、在商品或服务不相同的情况下,潜在购买者能够预计到在先商标使用人将其商标

扩展使用至在后商标使用人指定商品上的可能性;

6、提供的商品或服务不在同一地域时,在先使用人的商标在在后商标使用人所在地

域为人知晓的程度;

7、在后商标使用人的意图;

8、实际混淆的证据。

2001 年商标法第二十八条、第二十九条、第五十二条第(一)项虽然仅规定了类似商

品和近似商标,但是根据最高人民法院上述司法解释和司法政策以及相应的实践,在这种

情况下也同样是以混淆之虞为核心来判断商品是否类似、商标是否近似,在商标近似判断

中还要考虑在先商标的知名度、显著性,10有时甚至要考虑在后商标的知名度和使用人的

主观状态等因素,11因此各国商标法实践中具体采取的标准是基本一致的。

到了2013 年商标法,上述解释就会出现一些难题,因为第五十七条第(二)项明确

将商标的相同或者近似与混淆之虞区分开来,再拿之前的商标近似包括标志近似和混淆

之虞进行解释就产生逻辑上的矛盾或者重复。由此,本书认为,2013 年商标法关于“商

标”一语实际存在两种含义,一是指能够发挥区分商品来源作用的标志,一是仅仅指商标

标志不考虑实际上能否发挥区分商品来源的作用。在第十五条、第三十条、第三十一条、

8 See Case C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

9 See Richard L. Kirkpatrick. Likelihood of Confusion in Trademark Law,West Law 2012, 1:1.

10《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称商标民事案件解释)第十条第(三)项规定,

判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

11《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推定社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意

见》(以下简称大发展大繁荣意见)第19 条。

. 8 . 商标注册与保护的衔接

第三十二条、第五十七条第(一)项中的“商标”使用的是第一种含义,而在第十三条第

二、三款,第五十七条第(二)项中使用的“商标”是第二种含义。这在该法的其他规定

中也有所体现。比如在第四十九条第一款中表述的是“改变注册商标”而不是象第二十

四条那样表述为“改变其标志”。欧盟的商标立法和司法比较好的区分了商标(trade mark

或mark) 与商标标志(sign),但是美国商标法的司法实践实际也不作此区分,比如美国

多数巡回区上诉法院在裁判中表述判断是否存在混淆之虞时考虑的因素之一就是“商标

的近似程度”(The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound,

connotation and commercial impression.)12参考美国商标法修改的我国台湾地区“商标法”

在混淆之虞的判断中考虑的也是“商标的近似程度”。13

第三节类似商品

对于类似商品的判断,最高人民法院在“啄木鸟”商标争议案中有非常详细的分析:

商标法设置商品类似关系,是因为商标主要是按商品类别进行注册、管理

和保护。在商标授权确权和侵权判定过程中,进行商标法意义上相关商品是否

类似的判断,并非作相关商品物理属性的比较,而主要考虑商标能否共存或者

决定商标保护范围的大小。避免来源混淆是商品类似关系判断时要坚持的一项

基本原则。14

由此可知,判断是否构成“混淆之虞”时,商品类似程度与标志近似程度之间相互影

响,正如欧洲法院在“Canon”案中所指出的,“整体认定混淆之虞意味着相关因素之间

相互依存,特别是在商标之间和商品或者服务之间的相似问题上。商品或者服务之间较低

的相似性能够被标志之间较高程度的相似性所抵偿,相反的情况也一样。”15因此,类似

商品的判断结论在每个案件中都不完全相同,正如最高人民法院在“啄木鸟”商标争议行

政案中所指出的,“需要强调的是,由于在商品类似判断时考虑了个案情况,相关商品是

否类似并非绝对和一成不变,基于不同的案情可能得出不同的结论。”

在最高人民法院“啄木鸟”商标争议案的意见作出之前,实践中还存在商品类似关系

认定的“客观标准说”,该观点认为,商品之间是否具有类似关系是客观的,不受商标的

显著性、实际使用、知名度,商标使用人的主观状态所干扰。但是由于最高人民法院审理

商标行政案件意见第15 条和“啄木鸟”商标争议行政案的意见都明显的认可商标类似关

系认定的“主观标准说”,即在认定商品是否类似时考虑商标的显著性、实际使用、知名

度,商标使用人的主观状态等因素的影响。2013 年商标法第五十七条第(二)项在商品类

似和商标近似之外,另行规定了混淆之虞的要件,由此导致商品类似判断到底采取“主观

标准”还是“客观标准”,有赖于司法解释的统一。

12 In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973)

13 参见台湾“经济部”:《“混淆误认之虞”审查基准》第5.2 点意见,2012 年7 月1 日生效的。

14 最高人民法院(2011)知行字第37 号驳回再审申请通知书。

15 See Case C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

商标注册与保护的衔接. 9 .

对于类似商品的判断,有一个辅助工具,就是《类似商品和服务区分表》。《类似商品

和服务区分表》是国家商标注册管理机构以世界知识产权组织提供的《商标注册用商品

和服务国际分类》为基础,总结近三十年来商标审查和管理实践经验,并根据商品的原材

料、功能、生产工艺、生产者、销售渠道和消费群体和服务的目的、内容、方式、对象等

因素编制而成的。16《类似商品和服务区分表》将商品和服务按照国际分别划为不同的类

似群组,处于类似群组内的商品或者服务通常认为属于类似商品或者服务,17在类似群组

的注释中有时会指示交叉检索其他类别或类似群组的商品,这通常意味着彼此之间关联

性较密切可能构成类似商品。《类似商品和服务区分表》的功能,在其前言中有明确的说

明,即它是商标审查人员、商标代理人、商标申请人以及商标使用人判断商品和服务类似

与否的主要依据和参考工具,但不是唯一性的法规性文件。对于某些商品和服务是否类

似,还要结合商品的功能、用途、交易方式和具体的服务行业、服务实施场所、服务的对

象等实际情况进行判断。另外,《类似商品和服务区分表》的编制依据的是《商标注册用

商品和服务国际分类表》,后者在商品或者服务类别的划分上采取的标准与我国的消费习

惯有一定差异,比如西方消费者习惯于将啤酒作为日常饮料,与烈性酒的消费场合有明显

区分,但在我国,啤酒和白酒的消费场合和消费习惯均没有太大差异。18另外《类似商品

和服务区分表》在采取《商标注册用商品和服务国际分类表》的分类标准是,将半成品、

原材料和区分开来,对于半成品、原材料按材质不同划分,对制成品按功能、用途的不同

划分,但实际上,上下游产品或者功能、用途有些差异的商品可能存在密切关联。

北京市法院曾经给予《类似商品和服务区分表》优势证据的效力,即除非有相反

证据予以否定,否则应当参考《类似商品和服务区分表》来认定商品是否类似。19在

“DOCKER’S”商标异议复审行政案中,北京市高院就认为,服装和鞋分属不同的类似群

组,因此不属于类似商品。20“TMT 及图”商标异议复审行政案中,北京市高院强调:

商标局是全国商标注册和管理的法定职能部门,《类似商品和服务区分表》

是该商标主管部门在长期总结商标审查工作并结合我国国情而形成的区分商品

和服务是否类似的依据。该区分表在区分商品和服务是否类似时,综合考虑了

商品的功能、用途、原料、生产工艺、销售渠道、销售对象等因素。作为商标

审查人、商标管理人、商标代理人及商标注册申请人在从事有关商品和服务的

商标申请、审查等事务时,为保证申请、审查的有序、一致,必然要求对商品

和服务相同或者类似的判断标准《类似商品和服务区分表》具有公开性、一致

性和相对稳定性。因此,通常情况下,申请人在判断申请注册商标指定的商品

或服务与在先注册的商标核定商品或服务是否相同或者类似时,要依据商标管

理部门制定的《类似商品和服务区分表》,以决定是否提出注册商标的申请;

16 商标评审委员会:“对《类似商品和服务区分表》的突破宜协调一致”,在《法务通讯》总第31 期(2007 年12 月)。

17 有的类似群组分成若干部分,每个部分之间有时并不被认为属于类似。

18 李琛:《知识产权关键词》,第153 页,法律出版社2006 年版。

19 参见北京市高院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2006]68 号)第7 问“《类似商品和服务区分表》

的作用是什么?”

20 参见北京市高院(2005)高行终字第27 号行政判决书。

. 10 . 商标注册与保护的衔接

同理,商标管理部门则要依据该区分表对申请注册商标指定的商品或服务与在

先注册的商标核定的商品或服务是否相同或者类似进行判断,以作出是否核准

该申请的决定。   故,商标评审委员会依照《类似商品和服务区分表》对涉

案商品是否类似进行判断并无不妥。21

但是,从2007 年开始,北京市高院已经逐步超越了严格遵循《类似商品和服务区分

表》关于类似商品划分的做法,改采以混淆之虞标准确定商品类似关系的做法。

案例1 (“GoldenBud”商标异议复审案)

该案中,引证商标为安海斯-布希公司注册在啤酒商品上的“BUD”、“BUDWEISER”

商标,被异议商标是湖南省株洲啤酒总厂申请注册在含酒精饮料(啤

酒除外)商品上的“Goldenbud”商标,北京市高院认为,引证商标“BUD”核

定使用的商品“啤酒”与被异议商标“GoldenBud”指定使用的商品“含酒精

饮料(啤酒除外)”,虽在《类似商品和服务区分表》中分处不同类别,但是两

者均属含酒精饮料商品,在功能和用途上都是为了满足饮酒的需要,因此消费

对象是基本相同的;销售渠道方面的差别也不大。综合以上因素可以认定,上

述两种商品属于类似商品。从而维持了北京市第一中级人民法院(简称北京市

一中院)关于商品构成类似、撤销商标评审委员会裁定的判决。22

《类似商品和服务区分表》是从商品的物理属性上对商标之间的关联关系所作的一种

划分,不可能考虑使用相同或者近似标志的情况,也就无法为裁判者提供在这些商品上使

用相同或者近似标志时是否存在混淆之虞的指引,这就与最高人民法院所要求的上述判

断标准并不完全相同,因此,“为了保证执法的统一性和效率,商标行政主管机关以《类

似商品和服务区分表》为准进行类似商品划分并以此为基础进行商标注册和管理,是符

合商标注册审查的内在规律的。但是,商品和服务的项目更新和市场交易情况不断变化,

类似商品和服务的类似关系不是一成不变,而商标异议、争议是有别于商标注册申请审

查的制度设置,承载不同的制度功能和价值取向,更多涉及特定民事权益的保护,强调个

案性和实际情况,尤其是进入诉讼程序的案件,更强调司法对个案的救济性。在这些环节

中,如果还立足于维护一致性和稳定性,而不考虑实际情况和个案因素,则背离了制度设

置的目的和功能。因此在商标异议、争议和后续诉讼以及侵权诉讼中进行商品类似关系判

断时,不能机械、简单地以《类似商品和服务区分表》为依据或标准,而应当考虑更多实

际要素,结合个案的情况进行认定。23

需要特别提醒的是,《类似商品和服务区分表》对于商品类似关系的划定在大多数情

况下仍是符合实际的,法院在大多数涉及商品类似的案件中也都是尊重《类似商品和服务

区分表》对商品类似关系的划分的,仅在少数案件中突破《类似商品和服务区分表》的划

分而认定类似关系。

21 北京市高院(2006)高行终字第72 号行政判决书。

22 参见北京市高院(2007)高行终字第417 号行政判决书。

23 最高人民法院(2011)知行字第37 号驳回再审申请通知书。

商标注册与保护的衔接. 11 .

第四节商标近似

前已述及,商标与标志的概念,二者的差别在商标近似问题上表现的最为明显。商标

近似和标志近似的区分,在最高人民法院二审的拉科斯特股份有限公司诉鳄鱼国际机构

私人有限公司、上海东方恶意服饰有限公司北京分公司侵犯商标专用权纠纷案中有明确

的论述:

侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似,即足以造成

市场混淆的近似。由于不同案件诉争标识涉及情况的复杂性,认定商标近似除

通常要考虑其构成要素的近似程度外,还可以根据案件的具体情况,综合考虑

其他相关因素,在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似。诉争商标虽然

在构成要素上具有近似性,但综合考量其他相关因素,仍不能认定其足以造成

市场混淆的,不认定其构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。24

因此,“商标法意义上的近似是指足以产生市场混淆的近似,而不仅仅是构成要素上

的近似。也即构成要素上的近似必须符合足以产生市场混淆的要求,或者说达到足以产生

市场混淆的程度,才可以构成商标侵权意义上的近似。”25

商标注册和审查实践的早期并不注重区别标志近似和商标近似,对商标近似判断,采

取的是标志近似的标准,即仅对比商标标志的外观、读音和含义这三个因素(以下简称

音、形、义),其中一个因素相同或者近似的,就构成近似商标,通常不考虑知名度、显

著性、恶意等因素的影响,也不以混淆之虞为标准。26随着市场经济的逐步深化,恶意抢

注现象也越来越突出,用音、形、义三个因素判断,往往无法遏制“打擦边球”恶意抢注

行为。在这种情况下,商标评审委员会开始将商标近似与标志近似区分开来,认为只有在

标志近似并且构成混淆之虞的情况下才构成商标近似,当然商标评审委员会目前仍然坚

持类似商品判断的客观标准说,认为只有商标近似判断中才有混淆之虞的适用,类似商品

的判断仍然在不同案件中是一致的。最高人民法院则要求,认定商标是否近似,以是否容

易导致混淆作为判断标准。在大发展大繁荣意见第19 条更进一步强调:“妥善处理商标近

似与商标构成要素近似的关系,准确把握认定商标近似的法律尺度。认定是否构成近似商

标,要根据案件的具体情况。通常情况下,相关商标的构成要素整体上构成近似的,可以

认定为近似商标。相关商标构成要素整体上不近似,但主张权利的商标的知名度远高于被

诉侵权商标的,可以采取比较主要部分决定其近似与否。要妥善处理最大限度划清商业标

识之间的边界与特殊情况下允许构成要素近似商标之间适当共存的关系。相关商标均具

有较高知名度,或者相关商标的共存是特殊条件下形成时,认定商标近似还应根据两者的

实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定,注

意尊重已经客观形成的市场格局,防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似,实现

经营者之间的包容性发展。”

24 最高人民法院(2009)民三终字第3 号民事判决书。

25 孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,第52 页,中国法制出版社2012 年版。

26《商标评审指南》

. 12 . 商标注册与保护的衔接

最高人民法院商标民事案件解释第十条规定:“人民法院依据商标法第五十二条第

(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:(一)以相关公众的一般注意

力为标准;(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应

当在比对对象隔离的状态下分别进行;(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册

商标的显著性和知名度。”

“从法律意义上,商标近似至少有三种情况:一是比对的两个商标均不具有太高的知

名度,对此通常按照音、形、义等自然因素进行整体的对比,这种近似更接近事实上的近

似;二是比对的两个商标具有旗鼓相当的较高知名度,且通常都具有深厚的使用背景(如

中青旅的CYTS 与国旅的CITS 商标),构成近似的比对就不限于自然因素,而考虑其实际

使用背景等深度的因素;三是比对商标的知名度相差悬殊,此时通常采取比较主要部分决

定其近似性,而不采取整体比对。”27

商标标志的音、形、义的比对,要求以相关公众的一般注意力为标准,进行整体比

对、主要部分比对和隔离比对。其中的相关公众主要是指相关商品的消费者,即购买者和

使用者。28所有这些比对方法的要求是要裁判者在判断商标是否近似时尽可能模拟消费者

选购商品的实际情形,以使得比对的结论更加贴近市场实际。作为商标近似判断主体的消

费者,是有一定经验和认知的消费者,其在选购商品时已经对商品及其相关知识有一定程

度的了解,对待选购商品上的商标也有所认识,但对商标并没有极其精确的印象,只是对

之前选购商品的商标有模糊的认识,而带着这种模糊的认识去市场上选购商品就有可能

被标志近似的商标所误导,从而产生误认、误购,据此可判断存在混淆之虞,进而构成近

似商标。因此对相关公众而言,只要求在比对时仅施以与购买商品相关的一般注意力,而

不是特别高或者特别低的注意力。

在商标标志近似判断中,整体比对应当是一项主要的对比方法。司法实践中通常也都

坚持对商标标志进行整体对比。

案例2 (“HOH 及图”商标驳回复审案)

申请商标由吕通明提出注册申请,指定使用在第28 类中的风筝、长毛绒玩具、

玩具车、棋、球拍、锻炼身体器械、滑板、钓鱼杆、旱冰鞋、合成材料制圣诞

树商品上。引证商标由阿迪达斯国际经营管理有限公司提出注册申请,指定使

用于第28 类中的游戏机、风筝、木偶、玩具、棋类游戏器具、运动球类、球拍、

球及球拍专用袋、板球包、带轮或不带轮的高尔夫球袋、体育活动器械、溜冰

鞋、圣诞树用装饰品(照明用和物品和糖果除外)、钓具等商品上。商标局和

商标评审委员会以申请商标与引证商标构成近似商标为由,将申请商标的注册

申请予以驳回。北京市一中院认为,申请商标图形部分中梯形与引证商标中梯

形的排列方式及形状差别不大,尽管申请商标图形中存有椭圆环的图形设计,

但两商标的图形在整体比对下,视觉效果仍构成近似。北京市高院认为,申请

商标图形中有椭圆环的图形设计,并有文字“HOH”,但申请商标图形部分中

27 孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,第83 页。

28 根据最高人民法院商标民事案件解释第八条的规定,相关公众还包括,与相关商品的营销有密切关系的其他经营者。

商标注册与保护的衔接. 13 .

梯形与引证商标中的梯形的排列方式及形状差别不大,该部分系整个商标的显

著识别部分,两商标在整体对比的情况下,视觉效果差异不明显,构成近似商

标。29

图1.1: 被异议商标图1.2: 引证商标

由于语言文字的局限性,某些反映某些事物的文字是唯一的,如某种动物、某些物体

的名称等是判断商标近似的重要因素。但有些文字经过人们长期的使用或者文学作品中

的使用,可能会使之具有了某种特殊的含义。由于上述两种情况的存在,在以文字作为商

标注册时,应当着重考虑该商标的整体构成是否会造成相关公众对商品的来源产生混淆

或误认为其来源与引证商标核定使用的商品有特定的联系,而不能仅以作为申请注册的

商标的显著识别部分的文字与注册商标的文字是否相同或近似就作出两个商标是否相同

或近似的判断。申请注册的商标在申请注册前已经使用的,还应当考虑其使用情况对其知

名度的影响。

除了在知名度相差悬殊的情况下可以进行主要部分对比,对于商标中的非显著部分

在对比时也可以不给予过多考虑,所有这些其实也都是从相关消费者的视角来确定是否

存在混淆之虞,从而商标整体上是否近似。

案例3 (“会稽越彫及图”商标争议案)

争议商标“会稽越彫及图”由施永根注册在第33 类的黄酒等商品上且未指定

颜色,引证商标“会稽山及图”由会稽山公司在先注册在第33 类黄酒等商品且

指定颜色。商标评审委员会以争议商标与引证商标构成近似商标为由,裁定撤

销争议商标,北京市一中院亦维持了商标评审委员会的裁定。北京市高院认为,

争议商标与引证商标文字部分前两个汉字均为“会稽”,但“会稽”既可指今

浙江中部的“会稽山”,也可作绍兴的别称,均系地理名词,不具显著性。引证

商标由“会稽山”三个汉字和置于椭圆形内的“山水及建筑物”组合图形构成,

文字位于椭圆形内侧正下方;争议商标由“会稽越彫”四个汉字和置于椭圆形

内的“鸡头形壶”图形构成,文字位于椭圆形外侧正上方。图形在两商标中均

占较大比例,引证商标突出的是“山水及建筑物”组合图形;争议商标强调的

是“鸡头形壶”图形。引证商标为指定颜色,争议商标未指定颜色。将二者进

行比对,图形给人的印象最为直接、快捷,图形部分构成两商标的显著部分。

虽然,施永根与会稽山公司地处同一地区,引证商标确有一定知名度,但商标

29 参见北京市高院(2010)高行终字第454 号行政判决书

. 14 . 商标注册与保护的衔接

标志近似是判断混淆和误认的前提。就争议商标和引证商标的标志而言,相关

公众施以一般注意力,能够感知到两商标存在的较大差异,两商标使用在相同

或类似的商品上不会导致商品来源的混淆和误认,不构成近似商标。30

图1.3: 争议商标图1.4: 引证商标

要求在商标标志的比对过程中采用隔离观察的方法也是为了模拟相关消费者实际选

购商品的过程,即消费者通常不会在选购商品时携带已购买商品商标,即两商标标志通常

不会同时呈现在消费者面前。

案例4 (“书法shufa 及图”商标驳回复审案)

申请商标系第8268950 号“书法shufa 及图”商标,由道口罐头厂申请,指定

使用在第33 类的果酒、烧酒、米酒、黄酒等商品上。引证商标系第5931076 号

“书法圣地”商标,核定使用在第33 类的果酒(含酒精)、白兰地、黄酒等商品

上。商标局以申请商标与在类似商品上已注册的引证商标近似为由,驳回申请

商标的注册申请。商标评审委员会认为:引证商标完整包含了申请商标的文字

部分,属于近似商标。两商标已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

北京市一中院认为,申请商标与引证商标对比,前者主要识别部分“书法”完

全被后者包含,相关消费者在隔离观察的状态下,施以一般注意力容易误认为

两者为系列商标,两商标已经构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。北

京市高院以相同的理由予以维持。31

在商标近似判断中要考虑商标的显著性和知名度,尤其是考虑引证商标的显著性和

知名度是包括我国在内世界各国商标法律实践的通行做法。最高人民法院在商标民事案

件解释第十条第(三)项规定中,要求判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的

显著性和知名度。在审理商标行政意见第16 条要求,在判断商标是否近似时,既要考虑

商标标志的近似程度,也要考虑相关商标的显著性和知名度。在大发展大繁荣意见第18

条中要求,中指出,要根据商标的知名度、显著程度等,恰当运用商标近似、商品类似、

在先使用并且有一定影响的商标、以欺骗或者其他不正当手段取得商标注册等裁量性法

律标准,妥善把握商标注册申请人或者注册人是否有真实使用意图,以及结合商标使用

过程中的“傍名牌”行为认定主观恶意等,用足用好商标法有关规定,加大遏制恶意抢

注、“傍名牌”等不正当行为的力度,充分体现商标权保护的法律导向。

30 参见北京市高院(2011)高行终字第1079 号行政判决书和北京市一中院(2011)一中知行初字第95 号行政判决书。

31 参见北京市高院(2012)高行终字第1910 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 15 .

案例5 (“茅山青锋”商标驳回复审案)

申请商标“茅山青锋”由茅麓茶场申请注册,指定使用商品为第30 类的茶、茶

叶代用品、冰茶、茶饮料等商品。引证商标“茅山及图”商标,指定使用商品

为在第30 类的绿茶。商标局及商标评审委员会均以申请商标与引证商标近似

为由,决定驳回申请商标的注册申请,北京市一中院亦判决维持商标评审委员

会的决定。北京市高院认为,虽然申请商标与引证商标二均含有相同的文字

“茅山”,但“茅山”是茅麓茶场所在的地理位置名,属于众所熟知的地名,其

在申请商标中不具主要识别作用。引证商标“茅山及图”组合商标中除“茅山”

二字外,主要部份为图形,故申请商标与引证商标整体表现形式有明显区别。

虽然申请商标申请注册的时间在引证商标申请注册之后,但在引证商标申请注

册之前,申请商标已作为商品名称多次被相关部门评为省优质产品、农牧渔业

部优质产品,以申请商标命名的商品多次获得相关部门颁发的荣誉证书。因此,

申请商标在引证商标申请注册前已有一定影响,且经过茅麓茶场持续使用,至

今仍有一定影响。引证商标虽然在先获准在类似商品上注册,但在申请商标经

过二十余年的使用并已具有一定知名度的情况下,相关公众施以一般的注意力,

不易对二者产生混淆和误认。原审法院及商标评审委员会既未考虑到“茅山”

系众所熟知的地名,该文字本身缺乏显著性,亦未考虑到申请商标的实际使用

情况,其关于茅麓茶场在商标评审程序中所提交的证据不足以证明申请商标通

过其使用已具有了区别于引证商标的识别效果的认定不当,导致其有关申请商

标与引证商标构成指定使用在类似商品上的近似的认定错误。32

图1.5: 申请商标图1.6: 引证商标

显著性的概念包含两个层次,首先是识别性,其次是区分性。识别性是标志与其指定

使用商品或者服务之间的关联,关联性越弱,越具有识别性;区分性是一个标志能够区分

同种商品上的不同提供者的能力,即该标志指向特定的提供者与同种商品的其他提供者

能够区分,这种区分性与商标近似的判断有密切关联,甚至就等同于近似判断,但是在确

定近似或者区分之前,首先要判断的是标志的识别性,如果识别性弱或者根本不具备,则

区分性无从谈起。

案例6 (“la brioche 及图”商标异议复审案)

该案中,引证商标为“ LA BRIOCHE DOREE ” 和“ LA BRIOCHE DOREE 及图”

32 参见北京市高院(2010) 高行终字第511 号行政判决书。

. 16 . 商标注册与保护的衔接

均核定使用在餐馆、咖啡馆等服务上,被异议商标“ la brioche 及图”则指定使

用在饼干、蛋糕、面包等商品上。经查,“ la brioche ” 在法语中是奶油面包或

奶油圆球蛋糕的含义,“ LA BRIOCHE DOREE ” 则是指涂有蛋黄的蛋糕。北

京市高院认为,商标法上所称的显著性包括两个层次:识别性和区分性。识别

性是指构成商标的标志能够使消费者识别、记忆,可以发挥只是商品来源的功

能;区分性是指一商标可以区别于其他商标,与他人使用在同一种或者类似商

品上的商标不相同、不近似,不会引起消费者的混淆。识别性是区分性的前提,

不具备识别性的标志必然缺乏区分功能。被异议商标使用在指定商品上是否具

备识别性是判断该商标能否与引证商标相区分的前提,根据现有证据可以认定,

被异议商标中的文字直接表示其指定使用的蛋糕、面包等商品或其主要原料,

不会使相关公众将其认识为表示商品特定提供者的商标,不具有识别性,因此

不再对被异议商标是否能够与引证商标相区分进行审查。33

图1.7: 被异议商标

图1.8: 引证商标一图1.9: 引证商标二

对于知名度的考察,涉及的是两个方面,一是请求保护商标的知名度,二是诉争商

标的知名度。最高人民法院在商标民事案件解释第十条第(三)项中指出:“判断商标是

否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”但是在审理商标行政案件意见

第16 条中,要求考虑的就是“相关商标的显著性和知名度”,在第1 条最后一句中要求

“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标,应当准确把

握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神,充分尊重相关

公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场

秩序。”在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进

经济自主协调发展若干问题的意见》第19 条中又一次强调了“相关商标的知名度”和对

“使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标”的保护。

通常,在商标授权确权行政案件中不考虑在后商标使用人对其商标的使用情况及相

应的知名度,这是因为判断在后商标能否获得注册,考虑的是该商标申请注册日之前的

33 参见北京市高院(2012)高行终字第1725 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 17 .

事实,该商标申请注册后的使用情况并非判断混淆之虞的要素。我国台湾地区“行政法

院”77 年判字第336 号判决指出:“商标之审查,应以申请注册当时之情况为准,倘申请

注册当时   即不应准予注册,至核准后使用时间长短及事后已否建立商誉,自无庸审

究。”“当然,当前商标授权确权程序复杂和时间冗长,一些商标不能及时授权或者撤销,

倘若客观上已形成区分,或者事实上并没有引起市场混淆,应当如何加以处理,确实有两

难处境。   考虑到近似商标和类似商品的界定具有一定的裁量性、主观性和不完全确定

性,可以以是党的方式兼顾这种两难处境,做出实事求是的处理。我们可以以申请前的状

况为主或者为原则,在确有必要时再考虑授权期间的实际区分情况。”34因此请求保护商

标的知名度是必须考虑的因素,诉争商标的知名度只是在例外的情况下予以考虑,这种例

外就是存在实际区分的情况,在后面会详细介绍,本部分仅介绍考虑请求保护商标的知名

度问题。

诉争商标申请注册人有“搭便车”的恶意是认定商标近似的一个条件,没有恶意并非

不能认定构成近似,而且也不能应为没有恶意就认定商标不近似。另外有恶意也是认定

构成商品类似的一个考虑因素,在前述最高人民法院作出的“啄木鸟”商标争议案中就认

定,杭州啄木鸟鞋业有限公司除了注册争议商标等与七好公司引证商标近似的系列“鸟图

形”商标外,还在鞋类商品上注册了“TUCANO”和“啄木鸟”等商标,并且在实际经

营过程中,还常常将“鸟图形”与“TUCANO”、“啄木鸟”等共同使用,而“TUCANO”

是引证商标一的组成部分,“啄木鸟”恰好也是七好公司在服装等商品上的在先注册和在

先实际使用的并具有一定知名度的商标。这样的情况说明杭州啄木鸟鞋业有限公司从商

标注册到实际使用均具有搭车摹仿的主观意图,由此认定争议商标和引证商标构成使用

在类似商品上的近似商标。

第五节未注册商标

商标法中已有其他规定对注册商标予以保护,故对于2001 年商标法第三十一条后段

的“在先使用并有一定影响的商标”,在逻辑上应限于未注册商标。而且,从体系角度上

理解,在先使用并有一定影响的商标,在知名度上应当低于未注册驰名商标;2001 年商标

法第十三条第一款对未注册驰名商标的保护范围限于相同或者类似商品,依“举重以明

轻”的规则,对在先使用并有一定影响商标的保护也应限于相同或者类似商品。

申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,其中

的“不正当手段”和“抢先”体现了诉争商标申请人的恶意,本条规范的也是恶意抢注行

为,因此对于“不正当手段”和“抢先”通常按恶意的标准予以认定。

关于恶意的含义及其判断标准,商标法并未给出明确的指引,但商标法属于民事特别

法,可以运用民法上关于善意和恶意的区分来界定恶意抢注中的恶意。民法上的善意、恶

意是罗马法残留在现代民法中的痕迹,从理论上说只涉及行为人知或不知的问题。不知为

34 孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,第116 页,中国法制出版社2012 年版。

. 18 . 商标注册与保护的衔接

善意,已知为恶意或称故意,至于应知到底属于善意还是恶意,应视情形而定。35

应知与行为人的注意义务和注意程度有关联:应知、能知而不知的,属于有过失,其

中欠缺一般人的注意,即稍加注意就不致有过失的,属于重大过失;欠缺善良管理人或与

处理自己事物同样的注意的,为轻过失。36 从抢注人的商标申请注册行为来看,其应当负

有最低程度的注意义务,比如经营者稍加注意即可知晓同行业者在先使用的商业标识,其

未加注意而径直申请与之相同或极为近似的商标的,构成具有重大过失的恶意。至于轻过

失,由于要求行为人有较高的注意程度,故在欠缺该注意时,不宜认定其有恶意,除非法

律明确将善意与无过失一并规定,轻过失才可以认定为恶意。况且,无论是属于轻过失的

应知还是属于善意的不知均可通过商标法的其他相关规定来处理,无需通过恶意抢注来

制止。比如申请注册的商标与他人在先注册或初步审定公告的商标构成类似商品上的近

似商标的,虽然在先商标及其范围已经公之于众,在后商标申请人应知而不知,但因类似

商品和近似商标的判断较为专业,在后商标申请人即使已经注意到也未必能作出准确的

判断而事先予以避让,故此时依照商标法第二十八条的规定对在后商标注册申请予以驳

回或撤销即可,无需考虑申请人是否具有恶意或有过失。37

在判断恶意或明知、应知时可以考虑以下因素:(1)诉争商标申请人与在先使用人有

业务往来;(2)诉争商标申请人与在先使用人同处一地,或属于同业竞争者;(3)诉争商

标申请人曾向在先使用人提出侵权诉讼或高额商标转让费、许可使用费或损害赔偿金等。

所谓“一定影响”,是指相关商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣

传等,从而能够使一定范围的相关公众知晓该商标,进而对商品来源加以区分。

有观点指出,“被抢注的未注册商标是否在中国大陆地区使用并不构成该条款的必备

适用要件”。38最高人民法院审理商标行政案件意见第18 条第2 款仅指出“在中国境内实

际使用并为一定范围的相关公众所知晓的商标,即应认定属于已经使用并有一定影响的

商标”,而并未明确指出是否可以考虑境外的使用情况,但是,也有观点指出,“除商标

法另有规定外,外观商标在中国取得在先权利,必须以在中国在先使用并有一定的影响

为条件。因为,商标权具有地域性,在国外享有的商标权利并不当然延伸到中国,在中国

取得在先权利以在中国使用并有一定的影响为条件,即构成商标法第13 条规定的驰名商

标或者第31 条规定的‘已经使用并有一定影响的商标’。”39 但是,商标法第三十一条规

定的“已经使用并有一定影响的商标”,具有开放性和抽象性,需要根据案件的具体情况

进行认定和适用,“一定影响”是一个弹性很大的概念,不能作简单的理解,应根据具体

案件事实,结合其他因素进行公平合理地认定。40 在一些特殊情况下,法院还是会考虑商

标境外的使用情况的。如在第3909917 号“BEST BUY”商标申请驳回复审案中,最高人民

法院在考虑申请商标国内使用情况的同时,显然是考虑了申请商标在国际上的知名度的。

35 参见曾世雄著:《民法总则之现在与未来》,中国政法大学出版社2001 年版,第228 229 页。

36 郑玉波著:《民法总则》,中国政法大学出版社2003 年版,第348 页。

37 钟鸣、陈锦川:“制止恶意抢注的商标法规范体系及其适用”,载《法律适用》2012 年第10 期,第8 页。

38 北京市高院(2007)高行终字第16 号行政判决书。

39 孔祥俊著:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社2012 年版,第283 页。

40 同上注,地222 页。

商标注册与保护的衔接. 19 .

41因此,在相关商标在国内、国外均有实际使用的情况下,是可以将境外使用情况作为认

定“一定影响”的因素之一加以综合考虑的。

实践中,一些注册商标由于各种原因丧失了商标专用权,但其仍处于连续的使用状态

中。对于这种曾经的注册商标,只要其属于在先使用并有一定影响的商标,仍然可以按照

2001 年商标法第三十一条的规定给予保护。

就商标授权而言,其虽属于行政行为,但毕竟授予的是民事权利,其间难免涉及当事

人之间的民事关系,意思自治的适用空间虽受限制,却仍有其适用余地。42 因此,应当尊

重商标注册人的商标使用自由,对于在先注册商标在非核定使用商品上使用并有一定影

响的,应当认定构成在先未注册商标权益给予保护。

案例7 (“NIfCO”商标争议案)

第三人株式会社尼富考引证在先注册的第275152 号“NIfCO”商标核定使用在

第20 类“带扣、环、索带、索扣”等商品上,但其一直在塑料带扣、拉锁等商

品上使用“NIfCO”商标并有一定知名度。原告旺利泰公司1998 年9 月7 日在

第26 类衣服纽扣等商品上注册了争议商标。株式会社尼富考于2003 年9 月5

日提出撤销申请,其一部分理由是,争议商标与其在先注册的商标构成同一种

或者类似商品上的相同商标,另一部分理由是争议商标与其在先使用并有一定

影响的商标构成同一种商品上的相同商标。根据司法解释规定,对前一部分理

由提出争议应当在争议商标注册之日起一年内提出,否则就不能依据该理由提

出争议;但对后一理由可以在争议商标注册之日起五年内提出。在该案中,株

式会社尼富考提出评审申请实际是在争议商标注册之后接近五年时提出的,商

标评审委员会和一、北京市高院均支持了株式会社尼富考的请求。这表明,在

先注册商标在非核定使用商品上使用并有一定影响的,构成在先未注册商标权

益。43

在先使用并有一定影响的商标,如果曾经申请注册,但由于各种原因,注册申请人又

撤回了其注册申请,并不断单纯地依据这种撤回注册申请的行为推定当事人放弃了依据

商标法第三十一条享有的相关合法权益。若抢注的一方以此提出抗辩主张,法院通常是不

会予以支持的。

案例8 (“南雁”商标争议案)

该案中,商标评审委员会和北京市法院均认为,第三人深圳凌峰电子有限公司

(简称深圳凌峰公司)撤回其在先申请注册的“南雁”商标的行为,并不表示其

放弃对“南雁”商标的法律保护,即使深圳凌峰公司撤回其注册申请,鉴于其

在先使用的该商标已具有一定知名度,为避免消费者混淆及维护社会公众利益,

他人在合理期限内亦不得将该商标申请为注册商标。故在第三人在先使用“南

41 参见最高人民法院(2011)行提字第9 号行政判决书。

42 孔祥俊著:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社2012 年版,第238 页。

43 参见商标评审委员会商评字〔2006〕第0528 号《关于第1204572 号“NIfCO”商标争议裁定书》、北京市一中院(2006)一中

行初字第651 号行政判决书、北京市高院(2006)高行终字第551 号行政判决书。

. 20 . 商标注册与保护的衔接

雁”商标并有一定影响的情况下,原告申请注册争议商标的行为构成“以不正

当手段抢先注册”的情形。44

2001 年商标法第十五条规定:“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理

人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使

用。”该条称为2013 年商标法第十五条第一款。2013 年商标法在上述条款的基础上又增加

了一款:“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同

或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知

该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。”

除上述规定外的未注册且无知名度的商标,原则上不保护。这里被代理(表)人的商

标应为未注册商标,否则即无抢注的问题;另外第十五条第一款除不要求有知名度以外,

甚至不要求在中国大陆地区使用。2013 年商标法新增的第二款是对具有代理、代表关系

以外的商标注册申请人抢注他人在先使用的未注册商标的规制,从而将对未注册商标的

保护范围扩大至因合同、业务往来关系或者其他关系而明智该他人商标存在仍申请注册

的情形,所谓的“其他关系”,应指除合同、业务往来关系以外,在国内相关或者竞争同

业之间因业务经营关系而知悉他人在先使用商标存在的情形。

对于2013 年商标法第十五条第一款中“代理人”、“代表人”的理解曾存在不同认识。

曾有观点认为,“该条款中的代理人即为商标代理人,即指接受商标注册申请人或者商标

注册人的委托,在委托权限范围内,代理其委托人办理商标注册申请、请求查处侵权案件

或者办理其他商标事宜的人。代表人即为商标代表人,即指代表本企业办理商标注册和从

事其他商标事宜的人。”45 为消除分歧,正确适用法律,最高人民法院在第3304260 号“头

包西灵Toubaoxilin”商标争议案中,结合该条规定的立法过程、立法意图,并参照相关国

际条约的规定,对“代理人”、“代表人”的含义作出了明确。最高人民法院指出,该条规

定系2001 年10 月27 日修改的商标法增加的内容。原国家工商行政管理局局长王众孚受国

务院委托于2000 年12 月22 日在第九届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议上所做

的《关于< 中华人民共和国商标法修正案(草案)> 的说明》指出,“巴黎公约第六条之

七要求禁止商标所有人的代理人或者代表人未经商标所有人授权,以自己的名义注册该

商标,并禁止使用。据此,并考虑到我国恶意注册他人商标现象日益增多的实际情况,草

案增加规定:‘未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商

标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用’”。据此,2013 年

商标法第十五条第一款的规定既是为了履行《巴黎公约》第六条之七规定的条约义务,又

是为了禁止代理人或者代表人恶意注册他人商标的行为。《巴黎公约》第六条之七第(1)

项规定,“如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或者代表人,未经该所有人授权而

以自己的名义向本联盟一个或一个以上的国家申请该商标的注册,该所有人有权反对所

申请的注册或要求取消注册”。据该条约的权威性注释、有关成员国的通常做法和我国相

44 参见商标评审委员会商评字〔2005〕第0190 号《关于第3004110 号“南雁”商标争议裁定书》、北京市一中院(2005)一中行

初字第606 号行政判决书、北京市高院(2006)高行终字第82 号行政判决书。

45 北京市高院(2006)高行终字第93 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 21 .

关行政执法的一贯态度,《巴黎公约》第六条之七的“代理人”和“代表人”应当作广义

的解释,包括总经销、总代理等特殊销售关系意义上的代理人或者代表人。参照《最高人

民法院关于审理国际贸易行政案件若干问题的规定》第九条关于“人民法院审理国际贸

易行政案件所适用的法律、行政法规的具体条文存在两种以上的合理解释,其中有一种解

释与中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的有关规定相一致的,应当选择与国际条

约的有关规定相一致的解释,但中华人民共和国声明保留的条款除外”的规定,《巴黎公

约》第六条之七规定的“代理人”的含义,可以作为解释该款规定的重要参考依据。根据

上述立法过程、立法意图、巴黎公约的规定以及参照上述司法解释精神,为制止因特殊经

销关系而知悉或使用他人商标的销售代理人或代表人违背诚实信用原则、抢注他人注册

商标的行为,商标法第十五条规定的代理人应当作广义的理解,不只限于接受商标注册申

请人或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标注册等事宜的商标代理人、代表

人,而且还包括总经销(独家经销)、总代理(独家代理)等特殊销售代理关系意义上的

代理人、代表人。46

最高人民法院在商标授权确权行政案件意见第12 条明确:商标代理人、代表人或者

经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权,以自己的名义将被代理人

或者被代表人商标进行注册的,人民法院应当认定属于代理人、代表人抢注被代理人、被

代表人商标的行为,不再要求必须是总经销(独家经销)、总代理(独家代理)等特殊销

售代理关系意义上的代理人、代表人。

商标授权确权行政案件意见第13 条规定,代理人或者代表人不得申请注册的商标标

志,不仅包括与被代理人或者被代表人商标相同的标志,也包括相近似的标志;不得申请

注册的商品既包括与被代理人或者被代表人商标所使用的商品相同的商品,也包括类似

的商品。

在很多案件中,现有证据并不能直截了当地认定商标注册人与被代理人或者被代表

人之间的代理关系、代表关系,但是,从商标法第十五条的立法目的出发,结合相关证据

和法律规定,还是能够间接第认定代理关系、代表关系存在的。为此,商标授权确权行政

案件意见第12 条规定,审判实践中,有些抢注行为发生在代理、代表关系尚在磋商的阶

段,即抢注在先,代理、代表关系形成在后,此时应将其视为代理人、代表人的抢注行

为。与上述代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人,可以视其为代理人

或者代表人。对于串通合谋抢注行为,可以视情况根据商标注册申请人与上述代理人或者

代表人之间的特定身份关系等进行推定。

对于商标注册人与被代理人之间不存在直接的代理关系或者代表关系,但商标注册

人的高级管理人员、控股股东、实际控制人、董事、监事等人员或者上述人员控制、经营

的其他公司,与被代理人之间存在代理关系或者代表关系的情况,能否适用2013 年商标

法第十五条第一款的规定,司法实践经历了一个逐步完善的过程。

46 参见最高人民法院(2007)行提字第2 号行政判决书。

. 22 . 商标注册与保护的衔接

案例9 (“新东阳及图”商标异议复审案)

该案中,针对第三人新东阳企业(集团)有限公司向商标局提出的被异议商标

的注册申请,原告新东阳股份有限公司(简称新东阳股份公司)不服商标局核

准被异议商标注册的裁定,提出复审申请,其理由为:新东阳股份公司与新东

阳企业公司企业投资者之间具有密切关系,新东阳企业公司的法定代表人麦石

来自1978 年至2000 年间一直担任新东阳股份公司企业决策领导层要职,并曾

以新东阳股份公司企业副董事长的身份被董事会委任全权负责中国大陆市场业

务多年,至今仍为新东阳股份公司企业董事之一,其在未得到董事会授权,新

东阳股份公司不知情的情况下,以个人名义在我国大陆地区抢先注册多件“新

东阳”商标,现又进一步以其掌控的新东阳企业公司名义抢先注册“新东阳”

商标,违反了商标法第九条、第十五条、第三十一条的规定。新东阳股份公司

向商标评审委员会提交了新东阳股份公司在我国台湾地区注册“新东阳”商标

的有关资料复印件等证据。商标评审委员会认为,新东阳股份公司原为麦幸夫、

麦宽成、麦石来、麦李淑婉等家族成员共同创立的家族企业,虽然新东阳企业

公司的负责人麦石来担任新东阳股份公司企业职务,“新东阳”商标在我国台

湾地区也为新东阳股份公司注册使用,但在美国等地该品牌实际由家族成员麦

李淑婉占有,对此有新东阳企业公司提交的“新东阳”系列商标在美国注册情

况的查询资料打印件为证,因此,新东阳企业公司关于“新东阳”商标并非由

新东阳股份公司独占,有关家族成员均有权自行申请注册使用“新东阳”系列

商标的主张具有事实依据,新东阳企业公司申请注册被异议商标并未违反商标

法第十五条的规定。因此,裁定对被异议商标的注册申请予以核准。北京市一

中院亦判决维持了商标评审委员会的裁定。北京市高院认为,虽然新东阳股份

公司原为麦幸夫、麦宽成、麦石来、麦李淑婉等家族成员共同创立,其成员所

占股份达93.35%,但相关家族成员从法律关系上应为公司股东。由于麦石来曾

为新东阳股份公司的副董事长,现在仍为其董事、股东,并且曾担任由新东阳

股份公司投资的上海新东阳食品有限公司的负责人,因此能够认定麦石来与新

东阳股份公司形成代表关系,存在关联关系。同时,新东阳企业公司系麦石来

所设立,其行为与麦石来具有主观的合谋,新东阳企业公司的行为应视为麦石

来的行为。因新东阳股份公司在我国台湾地区在先使用了与被异议商标所指定

使用商品或者服务相类似的商品或者服务,故麦石来在未经授权的情况下,擅

自在我国大陆地区申请注册“新东阳”系列商标已经违反了商标法第十五条的

规定,基于前述新东阳企业公司与麦石来存在关联关系的认定,故上述企业的

商标注册行为亦违反了商标法第十五条的规定,故被异议商标不应当予以核准

注册。47

因此,从目前的司法实践看,不仅代理人或者代表人抢注的商标不能获得注册或者应

47 参见北京市高院(2012)高行终字第1193 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 23 .

被撤销,而且,与代理人或者代表人之间存在经营管理关系等关联关系的企业,申请注册

被代理人或者被代表人的商标,也应以违反2013 年商标法第十五条第一款的规定而不予

准许。

代理或者代表关系的存在是适用2013 年商标法第十五条第一款的前提,经销、代理

等销售代理关系意义上代理人属于商标法第十五条规定的代理人、代表人。对于仅有偶尔

的、零星的销售商标所有人商品的行为,能否证明代理关系成立,有观点认为,应当考察

销售者对商标所有人是否基于诚实信用原则而负有一定的义务,以及这种义务是否是基

于代理销售关系而建立的。如果这些问题都能够得到肯定的回答,则可以适用本款的规

定。48 但是,不能基于当事人之间单纯的商品买卖关系认定代理或代表关系的存在。

案例10 (“多美适DomusLift”商标争议案)

该案中,在争议商标申请日前,原告东南电梯股份有限公司(简称东南公司)

与第三人I﹒G﹒V﹒集团股份公司(简称I﹒G﹒V 公司)之间仅有两次商业往

来,其往来函件的内容只表明东南公司向I﹒G﹒V 公司购买电梯平台等设备,

并未提及建立经销、代理等销售代理关系的事宜。因此,法院认为,东南公司

与I﹒G﹒V 公司之间仅有的两次商业往来既不足以表明东南公司与I﹒G﹒V 公

司之间意图建立代理销售关系,也不能证明东南公司实际经销I﹒G﹒V 公司的

电梯等商品。虽然东南公司在争议商标申请日之前确已知晓I﹒G﹒V 公司的

“DomusLift”商标,但其并非I﹒G﹒V 公司的代理人或者代表人,故争议商标

的注册未违反商标法第十五条的规定。49

但是由于2013 年商标法在第十五条增加了第二款,因此在今后的商标授权确权行政案件

中,虽然基于单纯的商品买卖关系不能认定为代理关系,从而无法使用第一款的规定,但

完全可是适用第二款的规定,在被抢注人提出异议的情况下,对此类申请注册的商标不予

核准。

2013 年商标法第十五条第二款规定,就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与

他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业

务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。

上述规定来自于我国台湾地区2011 年“商标法”第三十条第一项第第十二款,该款

规定如下:“相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标,而申请人因与该

他人间具有契约、地缘、业务往来或其他关系,知悉他人商标存在,意图仿袭而申请注

册者”不予注册。“但经其同意申请注册者,不在此限。”但是,台湾地区的“商标法”没

有2013 年商标法第十五条第一款,即其规定就是为了执行《巴黎公约》第六条之七而做,

2013 年商标法的第十五条第二款则是为了应对目前恶意抢注众多的现象而做的规定,对

于该款的解释不妨引用台湾地区的相关说明以便与今后的司法实践相印证。50

48 参见钟鸣:“商标法第十五条的法律适用问题研究”,载《科技与法律》2008 年第1 期。

49 参见北京市高院(2012)高行终字第1127 号行政判决书。

50 以下内容引自我国台湾地区“经济部智慧财产局” 的《商标法逐条释义》, 第98-99 页。资料来源http :

. 24 . 商标注册与保护的衔接

本条款旨在避免剽窃他人创用之商标或标章而抢先注册,系基于民法上的诚实信用

原则、促进工商企业正常发展及维护竞争秩序的基础下,赋予先使用商标者,遭他人不法

抢注其商标时的救济机会,除包含巴黎公约第六条之七第一项规定,禁止其代理人或代表

人注册商标外,并扩大适用范围及于因契约、地缘、业务往来或其他关系,知悉他人商标

存在而仿袭申请注册等情形。

商标法除以保障商标权人及消费者利益为目的外,亦寓有维护市场公平竞争秩序及

促进工商企业正常发展之功能。修正前商标法第23 条第1 项第14 款之规定,于本法86 年

5 月7 日修正,即本此意旨,将与他人有特定关系,知悉系他人先使用之商标,而袭以注

册者,有违商场秩序,列为不得注册之事由。惟条文中并未完全反映前揭仿袭之立法原

意,致商标审查实务在适用上产生疑义。2011 年6 月29 日公布修正之新商标法,于草案

阶段,曾就此议题于2009 年8 月14 日与“最高行政法院”、“智慧财产法院”、“高检署智

慧财产分署”之代表进行讨论,与会代表咸认为申请人是否基于仿袭意图所为,得斟酌契

约、地缘、业务往来或其他关系等客观存在之事实及证据,依据论理法则及经验法则加以

判断,并不会限缩其适用范围,反而更能够明白其立法之旨意。

申请人是否基于仿袭意图所为,得就个案中据争商标是否具独创性及其营销于市场等

具体客观事证,判断申请人是否基于业务竞争关系知悉他人商标存在而有“意图仿袭”申

请注册之情事,并斟酌契约、地缘、业务往来或其他等客观存在之事实及证据加以判断。

先使用人应举证证明申请人“具有契约、地缘、业务往来或其他关系,知悉先使用

商标之存在”的事实;例如(一)先使用人与申请人间之来往信函、交易凭证、采购数

据;(二)先使用人与申请人间亲属、契约关系之证明文件;(三)先使用人与申请人营

业地系位居同一街道或邻街之地址位置证明文件;(四)先使用人与申请人因具投资关系,

曾为股东、代表人、经理、职员等之股东或员工任职证明文件;(五)其他可认定申请人

知悉先使用商标存在之证据数据。

本款所称“先使用”之商标,主要系用以确认引证商标在诉争商标申请注册之前已有

持续使用之事实,并不限于在国内先使用,亦包括已在国外先使用之商标。至于知悉他人

商标存在的原因为何,法条除例示规定如“契约、地缘、业务往来”之关系外,并概括规

定“其他关系”;解释“其他关系”,应指申请人与他人间因有“契约、地缘、业务往来”

等类似关系而知悉他人商标,并抢先注册而言,虽无业务往来但在国内相关或竞争同业之

间因业务经营关系而知悉他人先使用商标存在者,亦属本条款所谓之“其他关系”(“最高

法院”98 年度诉字第321 号、“智慧财产法院”99 年度行商诉字第30 号判决参照)。

//www:tipo:gov:tw/dl:asp?fileName = d7aa3693 􀀀 b6c4 􀀀 4574 􀀀 a1ae 􀀀 f952db28d176:doc,最后访问日

期2013 年9 月27 日。

第二章驰名商标保护的基本理论

2001 年商标法第一次在法律层面规定了驰名商标的保护,其第十三条规定:“就相同

或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易

导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、

摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益

可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”

自2002 年开始商标授权确权行政诉讼以来,驰名商标保护一直以来都是其中的热点

问题。经过十多年的实践,在驰名商标的认定与保护方面已经有了比较系统的规范,司法

实践中的作法也呈现趋同。尽管如此,驰名商标认定和保护的司法实践始终在限制保护与

加强保护之间徘徊:一方面,驰名商标由于其在保护范围和保护强度上的优势而受到异常

热烈的追捧;另一方面,驰名商标保护力度不够的呼声日益强烈。然而,为了清晰地看到

驰名商标保护的方向,首先应当回归驰名商标保护的本质。

第一节保护缘起

一、驰名商标保护与保护地域扩大有关

商标权的地域性原则是商标保护的基本原则,商标在其获准注册或者在法律上被承

认为商标的各个主权地域内,被视为具有各自独立的存在。1 因此,商标保护的出发点显

然在于维护不同国家商标制度的差异,而非认可他国的商标保护要求。然而,随着海外贸

易的拓展,全球经济一体化的趋势明显,各国之间的经济往来日益密切,抢注、抄袭的他

国未注册商标的情况并不少见,这在相当程度上妨碍了自由贸易。因此,对他国未注册商

标一概不予保护显然不能有效的应对贸易全球化下的商标保护需求。突破商标保护的地

域性限制成为现实需要。在1911 年修订《巴黎公约》的华盛顿会议上,法国第一次提出

如何在其他国家保护在原属国注册的商标的问题,法国主张“公约成员国的国民在本国注

册了商标并且是这个商标在其他成员国的第一个使用者的情况下,即使在该国有第三方

就这个商标获得注册,他仍有权继续在该国使用这个商标。”2 虽然法国的这一提案未得

到支持,但这却是驰名商标的雏形。在1925 年的海牙会议上,《巴黎公约》在世界上首次

1 J. Thomas McCarthy. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th Edition, 2012), §29:1.

2 参见袁真富:《驰名商标异化的制度逻辑》,知识产权出版社,2011 年版,第59 页。

. 26 . 商标注册与保护的衔接

设立了驰名商标保护制度。该公约第六条之二规定,“成员国承诺依职权(如果本国的法

律允许)或依有关当事人的请求,对于主管机关认为是对于其他成员国的国民拥有的、已

经驰名并且用于相同或者类似商品上的商标构成复制或模仿,易于产生混淆的商标,拒绝

或撤销注册。”

二、驰名商标保护与保护需求扩张有关

《巴黎公约》1925 年的海牙文本虽然规定了驰名商标的保护,但保护的范围仍然不能

满足需要。一方面,驰名商标的保护限于撤销或者驳回复制或模仿驰名商标的商标注册。

另一方面,驰名商标保护仅限于类似商品,而在不类似商品上的抢注行为无法予以制止。

在修订《巴黎公约》的里斯本会议上,首先将驰名商标的保护范围由以前仅限于拒绝或取

消与有关国家的驰名商标相抵触的商标的注册扩展到禁止使用后一商标,并将请求撤销

的期间从3 年延长为5 年。3 1994 年签订的Trips 进一步推动了驰名商标的保护力度,该协

议第16 条第2 款规定将《巴黎公约》第六条之二的规定适用于服务,这意味这驰名商标

保护扩至服务商标。4更为重要的是,同条第3 款款还规定,《巴黎公约》第六条之二的规

定准用于与他人指定使用商品不类似的商品或者服务上。5

三、驰名商标保护是保护对象扩展的需要。

传统的商标保护理论落脚于消费者保护。赋予商标权人专用权和禁用权的目的在于

避免同类产品的经营者使用相同或近似的商标,使消费者发生误认误购。而当商标的保

护扩大到不同类产品上时,商标保护的重点从对消费者的保护转向了对商标权人的保护,

现代商标逐渐获得独立的价值。谢克特教授(Frank I Schechter)指出,四百年前,商标用

以指示商品的来源,然而今天的商标已经很少发挥扮演这样的角色了,商标的真正功能在

于表明令人满意的产品来源并激发消费者未来的消费。6 在不同类商品或服务上的盗用行

为,通常不会引起消费者混淆误认,但却减少了商标的显著性,直接损害了商标权人的利

益。减损商标的显著性将会影响商标在消费者心中清楚而良好的形象,从而不能维系激励

作用。因此,对驰名商标的保护在一定意义上是对商标财产权的保护,是将商标的保护对

象从消费者扩展到商标权人。

3 [奥地利] 博登浩森:《巴黎公约指南》,中国人民大学出版社2003 年版,第59 页。

4 英文文本为:§16.2 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark

is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the

Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

5 英文文本为:§16.3 Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to

those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate

a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the

registered trademark are likely to be damaged by such use.

6 Frank I Schechter. The Rational Basis of Trademark Protection, Harvard Law Review, 1927.P813-814.

商标注册与保护的衔接. 27 .

第二节理论变迁

传统的商标保护理论是符号论。商标是符号或者符号的组合。符号本身具有指代功

能,即符号可以代表另一事物,因此,符号可以揭示被指代物的相似性。人们使用商标正

是利用了符号的指代功能,揭示指代的商品或者服务的相似性。7 法律保护商标的指代功

能,只要商标的指代功能越强获得的法律保护就越强。在成本理论下,信息是不对称,因

此,通过商标的特定指代功能,能够准确地向消费者传递商品或者服务来源的信息,避免

消费者发生混淆,因而能够降低搜索成本。8 传统的商标保护理论的边界在于保护商标的

指代功能,防止商品或服务来源的混淆。混淆产生于近似标志在同一种商品或服务上的使

用,在不同种类的商品或服务上的使用通常不会引起混淆。而驰名商标保护与普通商标保

护的显著不同在于,对使用在不同类别的商品或者服务的近似商标的保护。因此,驰名商

标的保护突破了传统商标保护理论的边界。驰名商标跨商品类别保护具有天然的反淡化

色彩,既然已经在非相同类似商品上进行保护,当然不能再囿于相同类似商品上的市场混

淆标准,必然是对于混淆性的突破,否则无法达成驰名商标保护的目的。9 淡化理论是驰

名商标跨商品类别保护最重要的理论支撑。淡化理论的代表,谢克特教授提出过一个著名

的论断:“商标的独特性是其获得保护的唯一理由”。他主张应当完全禁止使用他人臆造

出来的商标,而不管后来的使用是否会造成消费者的混淆。在不相关的商品上使用臆造出

来的商标会使得商标原本在相关公众中清楚、集中的形象逐渐虚弱、分散、模糊,这给商

标商标权人带来了真正的损害。10

第三节法律属性

对于驰名商标的法律属性曾有过不少争论。有观点认为驰名商标体现了独特的商标

权,是一种特殊性质的商标。11 也有不少企业把驰名商标当作一种荣誉称号,把依法认定

的案件事实当作评比,12 赋予驰名商标以商标功能之外的额外意义。目前,在这一问题上

已有的共识是,驰名商标并非荣誉称号,亦非商标权人的广告用语,企业不应将驰名商标

认定作为获得政策倾斜、拓展市场、打击竞争对手的手段。2013 年商标法第十四条第五

款规定:“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上,或者

用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”然而,驰名商标是否创设一种特殊的权利类

型仍无定论。我们认为,驰名商标制度并未创设一种有别于商标权的特殊权利类型,附着

于驰名商标的权利与商标权在权利主体和权利客体上并无差别,不足以成为一种新的权

7 参见李琛:《论知识产权的体系化》,北京大学出版社2005 年版,第136 页。

8 参见李小武:《商标反淡化研究》,浙江大学出版社2011 年版,第4 页。

9 参见孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,中国法制出版社2012 年版,第23 页。

10 同上注,第6 页以及Frank I Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, Harvard Law Review, 1927.P825。

11 驰名商标则是一种特殊性质的商标,它是指那些使用时间长、商品行销范围广、为消费者普遍知晓、在竞争中取胜、并占有

一席之地的商标。参见乔云:“论驰名商标的反淡化保护”,载《知识产权》1993 年第1 期。胡淑珠:《驰名商标的认定与保

护》,法律出版社2010 年版,第36 页。

12 参见孔祥俊:“驰名商标司法保护的回顾与展望”,载《人民司法》2013 年第1 期。

. 28 . 商标注册与保护的衔接

利类型。在这一角度上,驰名商标也并非不同于普通商标的特殊商标。有学者主张,驰名

商标并不是商标法上的一种特殊商标,而是法律为所有商标提供的一种可能的保护。13 因

此,驰名商标承载的较高的商誉能够成为商标权人的一种特殊商业利益,驰名商标提供的

这种保护的可能是对其特殊商业利益的保护。

第四节保护本质

通过梳理驰名商标保护的历史缘起和理论变迁,不难得出,驰名商标是商标保护强度

和保护范围扩大的产物,因而,驰名商标的本意是清楚明白的,乃是对知名度较高的商标

给予强于一般商标的保护,即对一般商标而言坚守商标的相对性,只有在相同或者类似商

品上给予禁止他人抢注或者使用的保护;而对于驰名商标,则可以在非类似商品上给予保

护,即跨商品类别保护。14

同时,驰名商标是法律对特殊商业利益的保护,因此,驰名商标制度设立的目的是为

了制止侵权和不正当竞争。《巴黎公约》第十条之二是制止不正当竞争行为的规定,该条

规定:无论是否恶意的使用以及在先的商标是否驰名,只要造成了与竞争者商品的混淆就

构成了不正当竞争行为。因此,该条实际上是对驰名商标保护的补充。实际上,美国商标

法长期作为反不正当竞争法的分支存在,日本也通过不正当竞争法与商标法对驰名商标

给予保护。更有学者认为,驰名商标保护在本质上属于反不正当竞争法的范畴,某些恶意

使用商标的行为超出了商标权的排他效力是驰名商标保护制度设立的原因,而且,驰名商

标定义中的“为相关公众所熟知”、“高度市场信誉”等要素体现着竞争法规则的灵活性,

其设置是为了弥补商标权规则的不足。

13 参见唐广良、董炳和:《知识产权的国际保护》,知识产权出版社2002 年版,第359 页。

14 参见孔祥俊:“我国现行商标法律制度若干问题的探讨”,载《知识产权》2010 年第1 期。

第三章驰名商标的司法认定原则

1985 年,我国加入《巴黎公约》,开始了我国的驰名商标保护实践。2001 年,我国第

二次修订了商标法,在立法层面确立了驰名商标保护制度。2013 年商标法第三次修订,明

确了驰名商标保护的基本原则和做法。此外,国家工商行政管理总局先后颁布过《驰名商

标认定和管理暂行规定》及《驰名商标认定和保护规定》,最高人民法院先后制定了商标

民事案件解释、驰名商标民事案件解释、审理商标行政案件意见等一系列司法解释,在驰

名商标认定的问题上形成了行政认定和司法认定的二元制。本书主要讨论驰名商标的司

法认定。

经过多年的司法实践,被动认定、事实认定、个案认定、按需认定逐渐作为驰名商标

司法认定的原则一度被广泛接受等。然而,驰名商标保护力度不够的呼声渐强,最高人民

法院在2011 年的知识产权工作会上开始要求加大驰名商标的保护力度,驰名商标的司法

认定走到了“拐点”。1 如何准确理解与适用驰名商标司法认定的原则,值得进一步研究。

第一节事实认定

案例11 (眼球图形商标异议复审案)

1994 年11 月5 日,德意公司在第9 类“计算机软件”商品上提出了眼球图形商

标的注册申请。此前,CBS 公司在第9 类已录制好的磁带、已录制好的电视胶

片等商品上获准注册了三枚眼图形商标。针对德意公司的注册申请,CBS 公司

提出异议。商标局裁定准予被异议商标注册。CBS 公司向商标评审委员会提出

异议复审请求,认为:眼图形是CBS 公司独创并广泛使用和注册的商标,应作

为驰名商标保护;德意公司的商标与CBS 公司商标在图形设计上极为近似,并

使用于第9 类类似商品上,足以使消费者产生混淆,请求对被异议商标不予核

准注册,并提交了:在美国出版、发行的《CBS 国际广播》杂志的复印件;在

国外商标注册证复印件及统计清单,“眼图形”商标在中国注册证复印件;自

行制作的统计表等证据。商标评审委员会裁定,对被异议商标予以核准注册。

北京市一中院认为:对于CBS 公司提出的认定驰名商标的诉讼请求,由于驰名

1 孔祥俊在“驰名商标司法保护的回顾与展望”一文中论述“当前驰名商标司法保护的新起点”时指出,“现在确实是转折点即

拐点了”,载《人民司法》2013 年第1 期。

. 30 . 商标注册与保护的衔接

商标认定属于对于事实的确认,而非法律关系的确认,不属于诉讼请求的范畴,

并且从现有证据来看,眼球图形商标也不构成驰名商标。2

上述案例涉及驰名商标认定能否作为诉讼请求的问题,这与驰名商标的事实认定原

则有关。事实认定原则乃是将是否构成驰名商标作为案件事实,即驰名商标属于案件事实

认定问题,而不是法律问题。3 因此认定构成驰名商标不构成一项诉讼请求。“商标是否

驰名仅是客观事实,并不经过认定而产生。”4 即使在确认之诉的情况下,法院确认的也是

法律关系的存在与否,而非一个商标是否已经达到驰名状态,因此,人民法院不应在判决

主文中作出某一商标是否构成驰名商标的认定。2013 年商标法第十四条第一款规定:“驰

名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。”

案例12 (侵犯“伟哥”商标权及不正当竞争案)

该案中,北京市一中院认为:“首先,确认之诉确认的应该是一种确定的法律

关系,不应该具有不确定性,一旦经过司法确认,即具有既判力,当事人不得

再诉。而商标是否驰名在不同的时间范围会随着当事人的使用、宣传及社会环

境的变化而发生变化,具有不确定性,个驰名商标的认定不属于诉讼请求的范

畴。其次,认定驰名商标的目的在于确定对于该商标予以保护的范围、程度和

力度,因此,驰名商标的认定与否并非是案件的最终目的,而是解决纠纷的途

径和手段,是案件处理的事实基础。再次,我国对驰名商标的认定采取‘个案

认定、被动保护’的原则,即在非必要的情况下,不予认定驰名商标。如果将

驰名商标认定作为一项诉讼请求予以支持,则对其他案件具有既判力,有违个

案认定的基本原则。因此,确认驰名商标不属于诉讼请求的范畴。”5

侵犯“伟哥”商标权及不正当竞争案是民事案件,但此案揭示的驰名商标认定原则,

也同样适用于行政案件。

事实认定原则要求认定驰名商标遵守事实认定的规则,当事人对待证事实负有举证

义务,对事实的认定亦应依据当事人所提供之证据作出。虽提出驰名商标的主张但未提供

证据的,不能认定构成驰名商标。

案例13 (“龙鳄”商标驳回复审案)

该案中,商标评审委员会在引证商标权利人并未参与评审活动的情况下,直接

认定引证商标“鳄鱼”构成驰名商标,并依据商标法第十三条第二款的规定驳

回申请商标“龙鳄”的注册申请。北京市一中院认为,商标评审委员会没有说

明认定引证商标驰名的依据,也没有提供证据证明其已经驰名,申请商标的申

请人对此也未予认可,因此商标评审委员会作出引证商标已经驰名的认定没有

事实和法律依据,从而撤销了商标评审委员会的决定。6

2 参见北京市一中院(2005)一中行初字第944 号行政判决书。

3 参见孔祥俊:“驰名商标司法保护的回顾与展望”,载《人民司法》2013 年第1 期。

4 孔祥俊、夏君丽:“最高人民法院驰名商标民事案件解释的理解与适用”,载《中国知识产权》2009 年6 月号(总第30 期)。

5 北京市一中院(2005)一中民初字第11352 号民事判决书。

6 参见北京市一中院(2005)一中行初字第673 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 31 .

目前,我国驰名商标的出现异化现象,不少当事人寻求司法认定驰名商标的目的已

经不再限于保护其商标权,而是为了获得驰名商标的荣誉称号,通过这一容易称号垄断

资源、排斥正当竞争等。因此,有观点认为,适用事实认定时应采取更为严格的标准,例

如,排除适用自认规则。自认规则是民事诉讼证据的一般认定规则,基于民事诉讼的处分

原则,诉讼过程中,一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示的承的,另一方

当事人无需举证。然而,驰名商标认定排除适用自认规则指只有在驰名的事实曾被人民法

院或者国务院工商行政管理部门认定,且对方当事人不持异议的,才能予以认定,除此之

外,关于驰名的事实不适用民事诉讼证据的自认规则。7然而,排除适用自认规则的基础

在于自认的事实有可能损害公共利益,从这一角度来看,驰名商标认定排除适用自认规

则,是将驰名商标保护归于可能对社会公共秩序和公共利益产生影响的制度,无疑夸大了

驰名商标的作用。因此,从严掌握事实认定原则是驰名商标异化背景下的产物,具有时代

特征。应当根据形势变化,正确认识事实认定原则,实现事实认定原则的适当回归。8

第二节被动认定

被动认定与主动认定相对。主动认定又称事前认定,是指在不存在纠纷的情况下,有

关部门根据商标权利人的请求,对商标是否驰名进行认定。被动认定,又称事后认定,是

在发生商标权纠纷后,有关部门应商标权利人的请求,对商标是否驰名进行认定。在商标

授权确权行政案件中,被动认定是指,司法机关在当事人明确提出确认驰名商标的事实请

求时,依该请求进行驰名商标的认定,而不得依职权主动认定驰名商标。被动认定原则是

最早被确立下来的驰名商标司法认定的原则之一,最高人民法院早在2001 年7 月颁布的

《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中,就规定了根

据当事人的请求以及案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。即

所谓的被动认定、个案认定原则。9并在其后颁布的商标民事案件解释中再次重申了这一

原则。102013 年商标法第十四条第二、三、四款使用相同的语言强调:“当事人依照本法第

十三条规定主张权利的”,可以认定商标是否驰名,这是被动认定在商标法上的集中体现。

驰名商标的被动认定与事实认定原则相关。正是由于驰名商标遵循事实认定的原则,

对于案件事实的认定应当依据当事人的理据作出,而不应脱离当事人的理据,依职权加以

认定,否则有违司法的中立性。

事实认定原则与被动认定原则具有内在联系,但两者在适用过程中却存在差别。被动

认定的原则是司法被动性和中立性的要求,应当严格坚持。例如,在前述“龙鳄”商标驳

回复审案中,由于该案是驳回复审案件,商标评审委员会对申请商标是否应予初审公告进

行审查时会主动检索相同或者类似商品上是否存在相同或者近似的引证商标,引证商标

7 参见最高人民法院驰名商标民事案件解释第七条的规定。

8 参见孔祥俊:“驰名商标司法保护的回顾与展望”,载《人民司法》2013 年第1 期。

9 参见《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条。

10 参见商标民事案件解释第二十二条。

. 32 . 商标注册与保护的衔接

权利人并不参与驳回复审程序,也就不可能提出驰名商标的主张和证据。因此,在该案中

商标评审委员会认定引证商标为驰名商标属于主动审查,而北京市一中院则依据被动认

定原则撤销了商标评审委员会的裁定。目前,被动认定已经成了司法实践中普遍的作法。

第三节个案认定

个案认定原则,是指人民法院认定驰名商标仅涉及个案的事实,仅对个案的判决具有

效力,并不必然对其他案件产生影响。该原则和事实认定、被动认定原则有比较紧密的联

系。由于驰名商标的事实是随着使用和市场情况而不断变化的,因此在某一时间段内驰名

的商标并不能证明在其他时间段也当然驰名;在某些案件中当事人提出了驰名的主张并提

供了相应的证据应当认定构成驰名商标,而在其他案件中或者没有提出主张或者没有提

供证据,因此不能当然的将其他案件中的主张、证据和驰名商标的认定作为本案的事实。

案例14 (“梦迪娇mengdijiao”商标异议复审案)

该案中,博内特里塞文奥勒公司以其“夢特嬌”、“MONTAGUT”及花图形商

标系驰名商标为由,请求对娇柔公司的“梦迪娇mengdijiao”商标不予核准注

册,但基本未提交其主张驰名的证据。博内特里塞文奥勒公司在同时对其他公

司注册的“梦达莉娇”商标提出的撤销申请案中却提交了大量的证明驰名商标

的证据,最终在另案中,“夢特嬌”等商标被商标评审委员会和法院认定为驰

名商标。但是在“梦迪娇mengdijiao”商标异议复审案中,商标评审委员会和

法院均以博内特里塞文奥勒公司未提交证明驰名的证据为由,驳回其申请。11

驰名商标认定的个案效力集中体现在认定驰名的时间点上。对于商标授权确权案中

而言,只有在诉争商标申请日前驰名的,才能适用商标法第十三条予以保护,如果诉争商

标申请日前并非驰名商标,诉争商标申请人申请注册诉争商标就没有损害其驰名商标合

法权益的可能,也就不应依据商标法第十三条给予特殊保护。

案例15 (“海立HaiLi 及图形”商标争议案)

“海立”商标(即引证商标)由上海日立公司于1996 年5 月30 日提出注册申

请,1997 年7 月14 日获准注册,核定使用于第7 类空调压缩机商品上。“海立

HaiLi 及图形”商标(即争议商标)由恒力公司于2000 年7 月7 日提出注册申

请,2001 年9 月14 日获准注册,核定使用于第11 类空气调节器、空气调节装

置、厨房用抽油烟机等商品上。2002 年5 月29 日经商标局核准转让于海立公

司,2003 年6 月25 日又转让于蒋道彪。2005 年2 月22 日,上海日立公司以其引

证商标对蒋道彪的争议商标提出争议裁定申请。其主要理由是:“海立”商标

应被认定为驰名商标;“海立”商标核定使用的空调压缩机商品与争议商标核

定使用的空气调节器商品属于关联商品,两商标属于近似商标,两商标已发生

11 参见北京市一中院(2009)一中行初字第57 号行政判决书以及(2005)一中行初字第267 号行政判决书,北京市高院(2009)

高行终字第1356 号行政判决书和(2006)高行终字第15 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 33 .

权利冲突。商标评审委员会认为,引证商标在争议商标申请注册前,经过长期

使用和广泛宣传,已为中国相关公众广为知晓并享有较高声誉,可以认定为驰

名商标。由于空调压缩机是空调器中最为关键的零部件,空调压缩机的用途正

是为了配合空调器商品的使用功能,空调器如欠缺空调压缩机,就无法实现其

功能,因此两者在功能、用途等方面具有特别密切的特定关联关系,属于关联

商品。上海日立公司证据足以证明,在蒋道彪申请注册争议商标前,上海日立

公司使用在空调压缩机商品上的“海立”商标就已为相关公众广为知晓并享有

较高声誉,蒋道彪作为家电、制冷行业同业人员,对此理应知晓,但仍以复制、

摹仿的方式在空调器等商品上申请注册,容易导致相关公众对商品来源产生混

淆,或者误以为蒋道彪与上海日立公司存在某种联系,从而致使上海日立公司

利益可能受到损害,从而裁定争议商标注册予以撤销。北京市一中院认为,上

海日立公司提供的证据中只有极个别能证明其在1998 年、1999 年就使用了引

证商标,大部分为证明使用“日立”商标的证据。这些证据即使能证明“日立”

商标驰名,也不能就此认定引证商标已经在争议商标注册申请日前就达到了驰

名的程度。据此,撤销了商标评审委员会的裁定。北京市高院认为,上海日立

公司应当证明其引证商标在争议商标申请注册时,即在2000 年7 月7 日之前已

经成为驰名商标。为此,上海日立公司在商标评审程序中向商标评审委员会提

交了若干证据,这些证据中只有极个别能证明日立公司在1998 年、1999 年就使

用了“海立”商标,不足以证明在2000 年7 月之前相关公众的知晓程度。鉴于

上海日立公司的现有证据中的大部分仅证明其“空调压缩机”产品的出口、销

售、广告宣传的事实,故上述证据尚不足以证明上海日立公司所使用的引证商

标在争议商标申请注册前已经为中国相关公众广为知晓,从而达到驰名程度。

因此,上海日立公司关于其引证商标应被认定为驰名商标的上诉主张缺乏事实

和法律依据。12

值得注意的是,在不同类型的案件中,认定驰名商标的时间点的宽严尺度有所不同。

在商标争议案件中,争议商标已经获准注册,商标权人通常已经投入实际使用,并且可能

形成稳定的市场格局和商标秩序,因此,在此类案件中,认定驰名商标的时间点应当严格

遵守在争议商标申请日前已经构成驰名商标的原则。而对于商标异议复审行政案件,由于

被异议商标并未获得授权,通常认为该类商标并未投入实际使用或者不具有投入实际使

用的合法基础。如果引证商标在被异议商标申请日后,知名度显著提高,考虑引证商标在

评审时的状态通常不会损害被异议商标申请人的利益。当然,如果引证商标在被异议商标

申请日前不构成驰名商标,而被异议商标在申请日后却大量使用和宣传,那么。被异议商

标的在后使用情况也应当予以考虑。总之,商标异议复审案件中,认定驰名商标的时间点

以被异议商标申请日为原则,但评审时的驰名程度也应予以考虑。13在商标民事纠纷案结

12 参见北京市一中院(2007)一中行初字第1338 号行政判决书及北京市高院(2008)高行终字第446 号行政判决书。

13 参见孔祥俊:《商标法适用的基本问题》,第236 页,中国法制出版社2012 年版。

. 34 . 商标注册与保护的衔接

案中,认定商标是否驰名的时间点应当是本案纠纷发生时。

个案的认定还要考虑商标的持续使用、宣传等事实,如果在认定驰名商标之前或之后

的较短时间内,可以推定其商标已经处于驰名状态。

案例16 (侵犯“中信”商标专用权及不正当竞争案)

该案中,被控侵权的含有“中信”的企业名称登记于1997 年7 月,而中信集团

公司的“中信”商标于1997 年12 月29 日被商标局认定为驰名商标,北京市高

院就认定,驰名商标的事实状态是一个持续的过程,并非在某一时间点突然发

生的事实,因此不能仅因商标局在1999 年12 月29 日作出认定“中信”商标驰

名的通知就认为在1999 年12 月29 日之前“中信”商标就不构成驰名商标,在

“中信”商标被认定为驰名商标之前大约半年的时间,即被控侵权的企业名称

时,“中信”商标也应处于驰名状态。14

第四节按需认定

一、异化

按需认定是应对驰名商标“异化”的认定原则,具有特殊的时代意义。上文已经论述

到驰名商标并非荣誉称号,然而,现实中,不少企业仍然将驰名商标作为获得政府优惠政

策,快速提高产品知名度,打击竞争对手,取得不正当利益的手段。企业这种并非从法律

保护需要出发追求驰名商标的司法认定的行为,给驰名商标附加了额外的意义,背离了

其保护本质。驰名商标认定的异化现象反应在司法实践中就是,一些当事人为了达到认

定驰名商标的目的,不惜制造假案、伪造法律文书,这些现象也在一定程度上认定增加了

认定驰名商标的案件。15 驰名商标的异化现象迫使人民法院在认定驰名商标的过程中采取

了极其慎重的态度。在2007 年8 月23 日举行的“纪念商标法颁布25 周年座谈会”上,时

任最高人民法院副院长曹建明大法官指出,在驰名商标司法认定中,人民法院始终将驰

名商标认定作为案件事实和对驰名商标依法给予特殊保护的前提条件,并严格坚持法律

标准和要求,防止当事人滥用驰名商标权和驰名商标制度的“异化”。16 在全国法院知识

产权审判工作座谈会上,曹建明副院长提出了根据案件需要认定驰名商标的原则,明确

只有在审理涉及注册的驰名商标跨类保护、请求停止侵害未注册驰名商标以及有关域名

与驰名商标冲突的商标侵权和不正当竞争民事纠纷等案件中,才可以认定驰名商标。最

高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第8 条中

进一步明确了按需认定的内涵:“加强驰名商标司法认定的审核监督,完善驰名商标司法

保护制度,确保司法保护的权威性和公信力。严格把握驰名商标的认定范围和认定条件,

严禁扩张认定范围和降低认定条件。凡商标是否驰名不是认定被诉侵权行为要件的情形,

14 参见北京市高院(2007)高民终字第1809 号民事判决书。

15 参见孔祥俊主编:《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》,中国法制出版社2012 年版,第132 页至133 页。

16“把握立法本意严格司法程序最高人民法院副院长曹建明强调完善驰名商标保护”,载《中国工商报 商标世界》第1 版,2007

年8 月24 日。

商标注册与保护的衔接. 35 .

均不应认定商标是否驰名。凡能够在认定类似商品的范围内给予保护的注册商标,均无

需认定驰名商标。”2013 年商标法第十四条在多处强调了按需认定原则:“驰名商标应当

根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。在商标注册审查、

工商行政管理部门查处商标违法案件过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,

商标局根据审查、处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。在商标争议处理过程

中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,商标评审委员会根据处理案件的需要,可

以对商标驰名情况作出认定。在商标民事、行政案件审理过程中,当事人依照本法第十三

条规定主张权利的,最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要,可以对商标驰名

情况作出认定。”

二、具体规则

在商标民事、行政案件中,按需认定原则是指在商标权人的权利只要能够通过其他途

径给予救济,就不再作出是否构成驰名商标的认定。经过司法实践的总结,通常在下列情

形下不再认定驰名商标:

(1)请求认定驰名的商标与诉争商标使用在相同或者类似商品上,或者商标权人在与

诉争商标指定使用的商品相同或类似的商品上有注册商标,无需跨商品类别保护的,不必

对是否构成驰名商标作出认定。

在案件中主张驰名商标保护的当事人,往往是因为诉争商标指定使用商品与其已注

册商标指定使用商品并非完全类似,此时往往在驰名商标主张之外还会提到诉争商标与

其在先已注册商标在指定使用商品上存在关联,两商标相同或近似的情况下容易导致混

淆误认。由于当事人没有明确提出相同或者类似商品上的相同或近似商标的主张,有时候

其主张往往又比较混乱,因此商标评审委员会归纳其主张时就会将关联商品上的混淆误

认作为驰名商标主张的一部分考虑,而不会审理是否构成相同或者类似商品上的相同或

近似商标。法院往往从按需认定的原则出发,倾向于将关联商品上的混淆误认作为相同或

者类似商品上的相同或近似商标的主张进行审理,从而可以避免作出驰名商标的认定。

在前述“海立HaiLi 及图形”商标争议案中,上海日立公司提出评审申请的主张为:

上海日立公司注册在空调压缩机上的引证商标“海立”应被认定为驰名商标,争议商标

“海立HaiLi 及图形”使用在空调器上违反了商标法第十三条第二款的规定;上海日立公

司在空调压缩机上注册的引证商标和注册在空调器上的争议商标,属于关联商品上的近

似商标,两商标已发生权利冲突。商标评审委员会将上述理由归纳为:在空调压缩机上注

册的“海立”商标是否是驰名商标,在空调器上注册的“海立HaiLi 及图形”商标是否违

反了商标法第十三条第二款的规定。北京市高院则认为,商标评审委员会认定“海立”商

标驰名的证据不足,另外其仅对上海日立公司所提驰名商标的评审理由进行了审理,并未

对其类似商品上的近似商标的理由进行审理,从而撤销商标评审委员会的裁决,发回重新

审理。

(2)请求保护的商标虽达到驰名商标认定标准,但不具备商标法第十三条第二款规定

. 36 . 商标注册与保护的衔接

的其他要件的,无需再认定是否构成驰名商标。最高人民法院驰名商标民事案件解释第三

条第(二)项规定,不具备其他侵权构成要件,无论是否认定驰名商标都不构成侵权的,

这一规定也适用于商标授权确权行政案件。17

案例17 (“万科”商标异议复审案)

该案中,万科公司以聚仁堂公司申请注册的“万科”商标抄袭其驰名商标的恶

意明显,且指定使用的商品与万科公司驰名商标核定使用的服务有一定关联性,

容易导致消费者混淆、误认为由向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会

裁定该商标不予核准注册。北京市法院认为,驰名商标的认定应当遵循按需认

定的原则。在案证据虽然可以证明万科公司主张驰名的商标在不动产出租等

服务上具有较高知名度,但由于聚仁堂公司的“万科”商标指定使用的兽医用

药等商品与不动产出租等服务在功能、用途、销售渠道、销售场所以及消费对

象等方面差距较大,因此,“万科”商标使用在其指定的商品上,不易导致相

关公众的混淆、误认,且万科公司所出示证据亦不足以证明被异议商标的使用

会淡化其驰名商标的识别力,故并不导致万科公司的利益受损。因此,“万科”

商标的注册并未违反商标法第十三条第二款之规定。18

(3)适用其他法律规范可以为商标权人提供法律救济的或者案件处理不以商标驰名为

事实根据的,对于请求保护的商标是否驰名不予审查。当事人除了提出驰名商标保护的请

求以外还提出了其他的主张和理由,如果其他主张、理由成立自然无需认定构成驰名商

标。如果案件处理与是否构成驰名商标无关,亦无需认定驰名商标。

案例18 (侵犯“海立”商标专用权案)

该案中,最高人民法院认定,上海日立公司指控大金公司的侵权行为是在空调

产品上使用“海立Haili”标识,侵犯了其“海立”及“HIGHLY”注册商标专

用权。被诉侵权产品空调和上海日立公司享有“海立”注册商标专用权的空调

用压缩机,虽然属于不同类别,但两类产品的功能、用途、生产部门基本相同,

虽然在销售渠道、消费对象等方面存在一定差别,但相关公众一般会认为两者

之间存在某种特定联系,容易造成混淆,应认定为类似商品。大金公司在空调

上使用的“海立Hail”标识与日立公司的“海立””、“HIGHLY”相比,两者汉

字完全相同,读音近似,应当认定为近似商标。大金公司未经许可,在上海日

立公司享有注册商标专用权的类似商品上使用了与上海日立公司注册商标相近

似的商标,侵犯了上海日立公司的注册商标专用权,应当承担相应的民事责任。

但是,需要指出的是,本案认定构成侵犯注册商标专用权成立不需要以认定涉

案商标为驰名商标为前提,因此原审法院认为本案构成侵犯商标权应以认定涉

案商标为前提并将该商标认定为驰名商标,显属不当。19

17 参见审理商标行政案件意见第10 条的规定。

18 参见北京市一中院(2012)一中知行初字第2806 号行政判决书和北京市高院(2013)高行终字第252 号行政判决书。

19 参见最高人民法院(2008)民监字第278 号民事裁定书以及安徽省高级人民法院(2004)皖民三终字第19 号民事判决书。

商标注册与保护的衔接. 37 .

三、本质

在驰名商标异化的背景下,按需认定一度成为认定驰名商标的基本原则,在司法实践

中恪守如上文所述的准则,在能够为权利人提供救济的情况下尽可能减少适用驰名商标

制度。然而,按需认定具有鲜明的时代特点,是商标异化的产物,而非驰名商标保护的本

质。创设驰名商标制度是为了扩大保护,为了防止那些打擦边球的不当使用和注册的行

为,驰名商标制度存在有其自身的价值和发挥功能的空间,一味地为了避免异化而将驰名

商标保护束之高阁,是一种因噎废食的作法。近年来,司法实践中出现了突破按需认定原

则的判例。

案例19 (“联响及图”商标异议复审案)

胡孔庚提出“联响DrummingUpCustomers5.1 及图”商标的注册申请,指定使

用在第9 类“电源材料(电线、电缆)”商品上。联想公司在先获准注册“联

想”商标,核定使用在第9 类汉卡、微机等商品上。联想公司提出异议。商标

局裁定:“联响DrummingUpCustomers5.1 及图”商标予以核准注册。联想公司

向商标评审委员会申请复审,理由为:第一、“联响DrummingUpCustomers5.1

及图”商标“联想”商标构成使用在类似商品上的近似商标;第二、联想公司

的“联想”商标具有极高的社会知名度,是计算机商品上的驰名商标,应予跨

类保护。商标评审委员会裁定:“联响DrummingUpCustomers5.1 及图”商标在

复审商品上予以核准注册。北京市一中院判决维持商标评审委员会的裁定。北

京市高院认为:联想公司在评审期间向商标评审委员会提交了商标局1999 年

认定“联想”商标为使用在计算机商品上的驰名商标的商标监(1999)35 号

《关于认定“联想”商标为驰名商标的通知》、2005 年“联想”商标荣获2004 年

度北京市著名商标的证明、北京市高院(2009)高行终字第1472 号行政判决书

等基本证据,而且,联想公司在原审期间补充提交了有关报刊杂志上关于其商

标知名度的相关报道、本院及原审法院认定引证商标驰名的多份生效裁判文书

等证据。上述证据足以证明,“联想”商标在“联响DrummingUpCustomers5.1

及图”商标申请注册的2004 年在计算机等商品已达驰名程度,属于在中国注

册的驰名商标。但是,参照最高人民法院驰名商标民事案件解释第九条的规

定,“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”,是指“足以使

相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的

显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不当利用驰名商标的市场声誉”的情

形。上述“相当程度的联系”,不应包括只有一般程度的关联性。本案中,“联

响DrummingUpCustomers5.1 及图”商标与“联想”商标在构成要素、构成方

式、整体外观等方面存在较大差异,“联响DrummingUpCustomers5.1 及图”商

标的使用不会误导相关公众,使相关公众认为使用该商标的商品来源于联想公

司或与联想公司存在相当程度的联系,从而损害联想公司的利益。故被异议商

. 38 . 商标注册与保护的衔接

标的申请注册,并未违反商标法第十三条第二款的规定。20

上述案件就是突破按需认定原则的尝试。在该案中,北京市高院突破了上文所述的按

需认定的具体规则,认定“联想”商标构成驰名商标,但是由于“联响DrummingUpCustomers5.1

及图”商标与“联想”商标标志本身差异较大,不会产生商标法第十三条规定的

误导公众等的情形,因此,“联想”商标不能成为“联响DrummingUpCustomers5.1 及图”

商标获准注册的权利障碍,故“联想”商标是否构成驰名商标并不影响本案的处理结果。

但突破按需认定原则并不意味着驰名商标的认定完全不受约束,必要性是一条当然

的法律界限。反映应当作为案件定性或者定量的要件事实的,或者说只要定性或者定量的

必要的考虑因素,也即与案件处理具有关联性,均可根据案件的需要认定是否构成驰名商

标。21“联响DrummingUpCustomers5.1 及图”商标异议复审案遵循了必要性的要求。“联

想”公司以商标法第十三条第二款作为其异议理由的法律依据,然而,构成驰名商标是适

用该条的前提,因此,在证据足以证明其“联想”商标组成为相关公众所广为知晓的情况

下,应当认定“联想”商标为驰名商标,而后才能够判断联想公司关于商标法第十三条第

二款的主张能够成立,因此,在该案中认定驰名商标确有必要性。

“苹果图形”商标争议案是具有认定驰名商标必要性的又一情形。

案例20 (苹果图形商标争议案)

该案中,引证商标“萍果牌”和被异议商标“苹果男人”均使用在服装类商品

上,商标评审委员会和北京市一中院均认定“萍果牌”为驰名商标,并依据商

标法第十三条第二款的规定对注册在第14 类钟、表、手表带、表盒等商品上的

争议商标予以撤销。北京市高院则认为是否认定前述引证商标为驰名商标,对

争议商标的撤销并无影响。最高人民法院认为,商标评审委员会因为已经认定

争议商标和引证商标构成相同类似商品上的近似商标,应予撤销,所以没有必

要适用商标法第十三条第二款关于对驰名商标跨类保护的规定。22

20 参见北京市一中院(2012)一中知行初字第451 号行政判决书和北京市高院(2013)高行终字第491 号行政判决书。

21 孔祥俊:“驰名商标司法保护的回顾与展望”,载《人民司法》2013 年第1 期。

22 参见最高人民法院(2009)行提字第3 号行政判决书。

第四章驰名商标的司法认定标准

虽然《巴黎公约》创设了驰名商标保护制度,Trips 也在相当程度上扩展了这一制度

的适用范围,但上述国际公约却未明确驰名商标的概念。各国对于驰名商标的定义也不

同,甚至对于驰名商标的称呼也不同。例如,《巴黎公约》使用“Well-known trademark”,

美国称为famous mark,欧盟称之为声誉商标(trade mark with reputation),日本采用周知标

章,法国学者称之为marquenotoire,德国学者称之为BerhmterMarken,我国台湾地区称为

著名商标或著名标章。1 在不同的驰名商标的定义下,驰名商标的认定标准也有所差别。

2013 年商标法第十三条将驰名商标界定为“为相关公众所熟知的商标”,最高人民法

院在驰名商标民事案件解释中将驰名商标定义为,中国境内为相关公众广为知晓的商标。

从上述界定来看,驰名商标的认定具有判断主体、地域范围、知名程度三个方面。

第一节判断主体

由于各国对驰名商标的界定不同,因而据以判定是否构成驰名商标的主体也不同。从

各国立法和实践来看,大致有两种模式,一种是与《巴黎公约》等国际条约一脉相承的思

路,强调在相关公众中的知名度,另一种是美国纯粹的反淡化模式,强调驰名商标在一般

公众中广为知晓。2

根据2013 年商标法第十三条和最高人民法院驰名商标民事案件解释第一条的规定,

驰名商标的判断主体应当是相关公众。同时,该司法解释第八条规定,“对于在中国境内

为社会公众广为知晓的商标,原告已提供其商标驰名的基本证据,或者被告不持异议的,

人民法院对该商标驰名的事实予以认定。”这与《巴黎公约》及《关于驰名商标保护规定

的联合建议》的规定相符。驰名商标认定中的相关公众与商标法其他各章节的相关公众的

概念一致。即包括相关消费者和相关经营者两部分。3

然而,社会公众与相关公众不能必然割裂。相关公众是社会公众的一部分,是与商标

指定使用的商品或者服务存在实际或者潜在联系的特定的社会公众。

1 曾陈明汝:《商标法原理》,中国人民大学出版社2003 年版,第179 页。

2 参见孔祥俊:《商标与不争竞争法——原理和判例》,法律出版社2009 年版,第400 页。

3 最高人民法院商标民事案件解释第八条规定,相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或

者服务的营销有密切关系的其他经营者。

. 40 . 商标注册与保护的衔接

一方面,相关公众的范围与商标指定使用的商品或者服务的性质有关。商品或者服务

的特性决定了相关公众的多寡。

案例21 (“多美滋DumexDD 及图”商标异议复审案)

该案中,国际营养品公司主张驰名的“多美滋”、“DUMEX”商标指定使用在

奶粉等奶制品和婴儿食品商品上,法院在判决中指出,现有证据可以认定“多

美滋”及“DUMEX”商标在奶粉等商品上已为“相关公众广为知晓”,已构成

驰名商标。鉴于奶粉等商品为日常用品,其相关公众为一般公众,故可以合理

认定“多美滋”、“DUMEX”商标已为一般公众所广为知晓。4

但是,某些商品或者服务的特性则决定了相关公众的范围极其有限。因而,不能要求

使用在这些商品或者服务上的驰名商标为一般社会公众或者大多数社会公众所知晓。例

如,美国第七巡回法院审理的The Instrumentalist Co. 上诉案中,JOHN PHILIP SOUSA 作为

一个奖项名称,授予中学即将毕业的乐队成员,并且在一个学校只授予一个学生。在27

年间,仅约6000 人曾被授予过这一奖项。JOHN PHILIP SOUSA 作为商标的相关公众显然

与奶粉商品的相关公众的范围、数量都有所差别。5

另一方面,虽然在驰名商标司法认定中,以相关公众为判断主体是一般原则,但为相

关公众广泛知晓的驰名商标与为社会公众广泛知晓的驰名商标的驰名程度不同,其所承

载的商誉、体现的显著性强度均有不同,因而,两类驰名商标获得保护的范围也不相同。

上文提到的司法解释第八条就规定了,对于社会公众广为知晓的商标认定为驰名商标的

证明标准可以适当降低。最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会

主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第21 条强调,对于一

般公众广泛知晓的驰名商标,要结合众所周知的驰名事实,减轻商标权人对于商标驰名情

况的举证责任。在审理商标行政案件意见第11 条也要求,对于已经在中国注册的驰名商

标,在不相类似商品上确定其保护范围时,要注意与其驰名程度相适应。对于社会公众广

为知晓的已经在中国注册的驰名商标,在不相类似商品上确定其保护范围时,要给予与其

驰名程度相适应的较宽范围的保护。

第二节地域范围

基于主权原则,商标的保护范围限于保护国的主权范围,通常将此称为商标保护的地

域原则。那么驰名商标获得保护的范围也应当局限于一国主权范围内,换言之,原属国认

定的驰名商标在其他国家不能受到驰名商标的特殊保护。但前已述及,驰名商标的诞生与

需求保护的地域扩张有关,驰名商标的保护是否仍然遵循地域原则,即驰名商标的认定是

否以在请求保护国的使用为原则?早在1925 年修订《巴黎公约》的海牙会议上,各成员

国就曾为驰名商标保护的地域问题进行过争论。瑞士提出,寻求保护的商标是必须在原属

4 参见北京市一中院(2012)一中知行初字第3468 号行政判决书和北京市高院(2013)高行终字第210 号行政判决书。

5 The Instrumentalist Co. v. Marine Corps League and the United States Marine Youth foundation, Inc. 694 F.2d 145.

商标注册与保护的衔接. 41 .

国驰名还是必须在诉争商标的注册申请地驰名。德国和奥地利建议,一个商标要获得这

样的保护,必须在寻求保护的国家驰名。但海牙会议对此最终没有给出解决方案。在1958

年里斯本修订《巴黎公约》的外交会议上,美国再次提出是依据商标在寻求保护的国家的

有效使用而认定,还是依据商标通过在该国国内外的广告或者其他途径在该国为商界或

普通公众所知晓而认定驰名商标的问题,然而,这次会议仍然未能在公约中明确规定认定

驰名商标的地域范围。直至1999 年9 月,保护工业产权巴黎联盟大会和世界知识产权组

织第34 次成员国大会制订了《关于保护驰名商标规定的联合建议》。该建议规定,成员国

不得将该商标在除成员国以外的任何管辖范围内驰名作为认定驰名商标的条件。即便不

为请求保护国之外的其他成员国的相关公众不知晓,亦可认定为驰名商标。即使商标未在

某成员国中为任何相关公众所熟知或知晓,该成员国亦可将该商标认定为驰名商标。6 换

言之,《关于保护驰名商标规定的联合建议》规定驰名商标的认定及保护以一国主权范围

为限,不得要求超出主权范围的使用证据,但可以在一国主权范围内无使用证据的情况下

认定驰名商标。

从实践来看,驰名商标应在请求保护国具有较高的知名度。“司法院”1933 年第1008

号解释指出,所谓世所共知,系指呈请注册之区域所共知者而言。这是因为标章纵使在国

外极富盛誉,倘若未为台湾地区一般所共知,尚难未为世所共知之商标。7

最高人民法院也持相同观点,认为在按照商标权的地域性原则,认定驰名商标必须以

商标在中国境内驰名为必要,在中国境外驰名而在中国境内不驰名的商标,不能仅仅根据

其在境外的驰名情况而在中国境内受到驰名商标保护。8

在我国,驰名商标是指为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。根据2013 年商

标法第十四条的规定,在商标争议处理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利

的,商标评审委员会根据处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。商标法实施条

例第五条规定,有关当事人提出申请时,应当提交其商标构成驰名商标的证据材料。原告

提交的证据不能证明引证商标在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉,因此其驰名

商标认定的请求没有足够证据支持。我国的司法实践体现了相同的观点。例如,前述眼球

6 《关于保护驰名商标规定的联合建议》第2 条第2 款第2 至4 项的英文为:

(b) Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered

by the Member State to be a well-known mark.

(c) Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by

the Member State to be a well-known mark.

(d) A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies

subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State.

第2 条第3 款第2 项的英文为:

(3) [ Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a wellknown

mark:

(ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or

in respect of, any jurisdiction other than the Member State;

7 曾陈明汝:《商标法原理》, 第188 页。

8 参见孔祥俊、夏君丽:《〈关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释〉的理解与适用》,载《人民司

法》2009 年第13 期。

. 42 . 商标注册与保护的衔接

图形商标异议复审行政案中,北京市法院指出,商标保护受严格的地域限制,即在各个国

家的保护是相互独立的,只有在某一国家申请注册或者进行了实际使用,才存在受该国家

商标法保护的可能。对于驰名商标的保护同样受地域限制,只有在所在国构成驰名商标

时,才能受到驰名商标的特殊保护。对于因我国法律、行政法规的禁止性规定而不能在我

国境内从事实际商业交易活动的,其商标并非不能在我国使用,因为使用除可表现在商品

或者服务上以外,还可以通过广告宣传、展览以及平面或立体媒介来实现。因此,法律、

法规的禁止并不能突破驰名商标认定的地域性原则。

案例22 (侵犯“蘇富比”未注册驰名商标案)

该案中,(英国)苏富比拍卖行虽然因为我国拍卖法、文物保护法等法律的限

制未在我国大陆实际从事商业性拍卖活动,但通过义卖、慈善性拍卖、预展、

广告宣传等活动已经使相关公众知晓其为拍卖服务的提供者,具有较高的知名

度,可以认定“苏富比”商标在拍卖服务上的未注册驰名商标。9

认定驰名的商标需在请求保护国享有知名度是否排除在原属国或域外的知名度因素,

国际公约对此无明确。在贸易全球化越演越烈的今天,将商标的域外知名度完全忽略不计

的作法,不符合当下的现实以及驰名商标扩大保护的本质。对于国外商标认定为驰名商标

时,可以根据案件事实考虑其在中国境外知名度的事实,但是商标法第十三条第二款规定

的未注册驰名商标,必须是在中国境内驰名的商标。即使在中国境外驰名,但在中国境内

不驰名的,不能根据在中国境外驰名的事实而按照该条款规定给予保护。10

第三节知名程度

原国家工商行政管理局曾于1996 年发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》,规定驰

名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。根据该一定义,驰名

商标的驰名程度有两个判断标准,一是声誉优良与否,二是知悉程度是否达到熟知。2003

年4 月7 日,国家工商行政管理总局发布《驰名商标认定和保护规定》,《驰名商标认定和

管理暂行规定》随之废止。后者在规定中采用了不同的表述,将驰名商标定义为,在中国

为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。显然,两个规定都采取了知晓标准,所不同

的只是《驰名商标认定和管理暂行规定》要求了解的程度达到熟知,而《驰名商标认定和

保护规定》则侧重于知晓的广度,要求广为知晓。最高人民法院在驰名商标民事案件解释

中采用了单一标准,即只需相关公众广为知晓即可。2013 年商标法第十三条也仅要求驰名

商标为“相关公众所熟知”。

驰名商标所需达到的知名程度应该采取知悉标准还是美誉标准?有观点认为,虽然

《巴黎公约》、Trips 及《关于保护驰名商标规定的联合建议》等国际公约均未要求驰名商

标需要达到一定的美誉程度。但从我国商标法的立法宗旨来看,促使生产、经营者保证商

9 北京市第二中级人民法院(2007)二中民初字第11593 号民事判决书,北京市高院(2008)高民终字第322 号民事判决书。

10 参见孔祥俊:《商标保护的基本问题》,中国法制出版社2012 年版,第104 页、第102 页。

商标注册与保护的衔接. 43 .

品和服务质量,维护商标声誉是商标法的立法目的,既然立法对普通商标都有质量和信誉

的要求,驰名商标必然应当达到更高的标准,不仅要有广泛的知名度,而且应当具有较高

的声誉。另一方面,驰名商标特殊保护的基础在于对商誉的保护。普通商标获得保护的正

当性在于避免混淆误认使,混淆误认使得商标丧失了区分商品来源的基本功能,因而,法

律禁止导致混淆误认的商标使用行为。而将近似的商标使用在不同种类的商品上,消费者

通常不会产生混淆误认,因此,给予驰名商标特殊保护的正当性基础并非混淆误认使,而

是驰名商标具有的较高声誉。由于未经授权使用近似的商标的行为将可能贬损驰名商标

的声誉,因而,法律禁止此类行为。既然商誉是驰名商标获得保护的基础,在认定驰名商

标的过程中应当予以要求。但也有不同的观点认为,商标的质量保障作用是商标本身带来

的,不能反过来以美誉作为特殊保护的要求,而且,倘若臭名昭著搭其“便车”的情形也

不会太多,据此,美誉度也以作为认定驰名商标的参考因素,但不宜作为必要条件或者本

质要求。11

虽然具有较高声誉并非司法认定的标准,但商标的“声誉”也在一定程度上影响了驰

名商标的司法认定。

案例23 (“伊利ELEI”商标争议案)

该案中,伊利集团主张其“伊利及图”商标构成驰名商标,而采乐公司向商标

评审委员会提交了国家质检总局官网信息页打印件,用以证明伊利集团生产使

用引证商标的牛奶和牛奶制品,2008 年曾出现安全事故,其引证商标不具有良

好声誉,不足以评为驰名商标。北京市法院经审理认为,伊利集团在中国使用

引证商标生产、销售牛奶和牛奶制品已经达到较大规模,范围已覆盖全国大部

分省市,其“伊利”系列商标荣获多项荣誉,已为中国社会公众广为知晓。由

此可见,“伊利”商标所承载的商誉(获多项荣誉)是人民法院认定该商标为

驰名商标的因素之一。12

在前述“多美滋DumexDD 及图”商标异议复审行政案中,大中漆厂申请注册“多美

滋DumexDD 及图”商标,而国际营养品公司在先获准注册“多美滋DUMEX”商标。国

际营养品公司主张其“多美滋DUMEX”商标为驰名商标,大中漆厂申请注册的“多美滋

DumexDD 及图”商标违反了2001 年商标法第十三条第二款的规定。对此,商标评审委员

会认为,根据国际营养品公司提交的在案证据不能证明在被异议商标申请注册前,国际

营养品公司“多美滋DUMEX”商标在中国经使用及宣传已达驰名程度,被异议商标未违

反2001 年商标法第十三条第二款的规定。法院认为,商标法对驰名商标提供强于一般商

标的保护本意在于保护该驰名商标所具有的强显著性及良好的市场声誉。现有证据形成

完整的证据链,可以证明“多美滋DUMEX”商标构成驰名商标。

11 参见孔祥俊:《商标与不正当竞争法原理和判例》法律出版社2009 年版,第412 页-413 页。

12 参见北京市高院(2013)高行终字第679 号行政判决书以及北京市一中院(2012)一中知行初字第3333 号行政判决书。

. 44 . 商标注册与保护的衔接

第四节证明标准

2013 年商标法第十四条第一款规定:“驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉

及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众

对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续

时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其

他因素。”最高人民法院驰名商标民事案件解释第五条规定:“当事人主张商标驰名的,应

当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,

其商标已属驰名:(一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;(二)该商标

的持续使用时间;(三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入

和地域范围;(四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标享有的市场声

誉;(六)证明该商标已属驰名的其他事实。

前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。

对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认

定为著名商标等证据,人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审

查。”

高人民法院审理商标行政案件意见》第10 条规定,人民法院审理涉及驰名商标保护

的商标授权确权行政案件,可以参照最高人民法院驰名商标民事案件解释第五条、第九

条、第十条等相关规定。因此,在商标确权授权行政诉讼中,主张驰名商标的一方当事人

负有证证明该商标构成驰名商标的举证责任。对于在案证据足以证明其在中国境内广为

知晓的商标,人民法院认定为驰名商标。证明标准对于驰名商标的司法认定具有重要的实

践意义。

一、相关公众的知晓程度

案例24 (“佐丹奴”商标异议复审案)

“佐丹奴ZUODANNU”商标(即被异议商标)由董莉莉提出注册申请,指定

使用在第5 类卫生巾商品上。威腾公司在先获准注册了第657901 号“佐丹奴”

商标(即引证商标),核定使用在第25 类夹克衫、牛仔裤、裤子、长裤、短裤、

袖口、衬衫等商品上。威腾公司针对被异议商标提出异议申请。商标局裁定被

异议商标予以核准注册。威腾公司向商标评审委员会提出异议复审申请,并提

交了佐丹奴商标在上海、广东的使用、宣传证据(证据2)、专卖店和加盟店清

单(证据4)。商标评审委员会认为,威腾公司提交的公司年中报表和“佐丹

奴”品牌在国内宣传的部分报纸、户外广告牌等宣传资料虽能证明威腾公司的

“佐丹奴”商标经过宣传使用在衣服等商品上具有知名度,但上述证据不足以

证明该商标已达到驰名商标的程度,裁定“佐丹奴ZUODANNU”商标予以核

准注册。威腾公司提起行政诉讼,并提交了佐丹奴商标中国广州、深圳、香港、

商标注册与保护的衔接. 45 .

上海、北京和武汉等地的使用、宣传证据(证据3 至5),以及威腾公司在1993

至2010 年与中国大陆各地经销商所签订的特许专卖店合同、商标许可合同以

及商标许可备案通知书共129 份,其中涉及的商标为引证商标,涉及的专卖店

地区包括中国广州、重庆、上海、北京、乌鲁木齐、成都、武汉、天津、大连、

南京、长春等城市,上述合同早于被异议商标申请日的共约80 份(证据7)。北

京市法院经审理认为,虽然威腾公司在评审阶段提交的部分证据无法证明其

“佐丹奴”商标的使用、宣传情况,但是根据其在评审阶段提交的证据2 并结合

一审诉讼阶段提交的证据3 至5,可以证明在被异议商标申请日之前,威腾公

司的“佐丹奴”品牌的服装商品在中国大陆各主要城市,通过各种途径进行了

长期、持续和广泛宣传,已为中国大陆相关公众所知悉,使该商标在中国大陆

具有一定知名度。威腾公司在评审阶段提交的证据4 为其专卖店和加盟店清单,

证据7 为相关媒体对其2005 年“佐丹奴”商店在中国大陆数量的报道,在一审

诉讼阶段提交的证据7 为涉及中国大陆各主要城市的“佐丹奴”品牌专卖合同

及商标使用许可合同,上述证据能够相互印证,从而证明在被异议商标申请日

之前,中国大陆的“佐丹奴”品牌商店数量已达数百家,并主要系销售“佐丹

奴”品牌的服装。据此,认定引证商标构成驰名商标,撤销了商标评审委员会

的裁定。13

相关公众的知晓程度是驰名商标司法认定的核心。商标法第十四条不仅将其列为认

定驰名应当考虑的首要因素,而且第十四条的其余四也在一定程度上体现了相关公众的知

晓程度。负有举证责任一方需要证明主张驰名的商标达到何种知晓程度是证明标准问题。

司法解释将驰名商标界定为“为相关公众广为知晓的商标”,故,对于驰名商标的知

晓范围存在广度的要求,认定驰名的商标至少为我国大陆境内大部分地区的相关公众。在

前述“佐丹奴”商标异议复审行政案中,威腾公司在评审阶段提交的证据仅能证明在上

海、广东两地进行了实际使用和宣传,虽然广东、上海为我国的主要城市,但显然仅有以

上两地的相关公众知晓不能达到驰名商标的证明标准。商标评审委员会的裁定体现了这

一观点。但威腾公司在诉讼阶段补充提交的证据显示“佐丹奴”品牌的服装类产品通过在

中国大陆各个主要城市的专卖商店进行了广泛的使用和销售,其使用范围不再局限于上

海、广东两地,而是遍及广州、重庆、上海、北京、乌鲁木齐、成都、武汉、天津、大连、

南京、长春等中国大陆地区主要城市,上述主要城市的相关公众可以了解到威腾公司的

“佐丹奴”品牌,可以据此认定“佐丹奴”商标为驰名商标。因此,我国不适用“小池塘

中的大鱼”的原则,仅在部分地区具有较高知名度的商标不能被认定为驰名商标。14

但是,由于我国地域辽阔、人口众多、市场庞大,故驰名商标认定在地域范围上不应

片面求全,虽然相关公众知晓的地域范围具有广度的要求,但也无需要求全国范围,应当

综合我国的人口、地域、商标使用的商品或服务的行业及市场等因素进行认定。对于生

13 参见北京市一中院(2012)一中知行初字第1981 号行政判决书和北京市高院(2013)高行终字第26 号行政判决书。

14 孔祥俊:《商标法与不正当竞争法——原理和判例》,法律出版社2009 年版,第411 页。

. 46 . 商标注册与保护的衔接

产、销售、使用均无地域限制的普通生活消费品和工业品,应当侧重地域范围的广度,以

全国范围内大部分地区驰名为标准。而对于生产、使用有特定地域要求的产品,则不应

过分强调全国大部分地区,只需考虑涉及该产品的销售、使用的行业和重点区域即可。15

国外的实践也采取同样的作法,在Alfredo Nieto Nu􀀀o 与Leonci Monlleó Franquet, Fincas

Tarragona 案(C-328/06.)中,欧共体法院认为,驰名商标的范围一般不可能是所在国的全

部疆域,只要达到主要地区驰名即可。但如果仅在一个地区或者周边有限的区域内有知名

度,还不能构成驰名商标。

二、其他认定因素

2013 年商标法第十四条规定的各项认定因素是对驰名商标证明标准的细化。其中使

用的持续时间、宣传工作的持续时间、程度和地理范围、受保护记录从不同侧面体现了相

关公众的知晓程度,因此,相关公众的知晓程度无需单独证明。除此而外,当事人主张构

成驰名商标,应当提供符合商标法第十四条规定的证据,具体而言,应提供使用该商标的

商品的市场份额、销售区域、利税等、该商标的持续使用时间、该商标的宣传或者促销活

动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围、该商标曾被作为驰名商标受保护的记

录、该商标享有的市场声誉、证明该商标已属驰名的其他事实等。但在认定驰名商标时需

要综合考虑,也无需机械地对各因素逐一判断,因此,当事人提交的证据无需涉及上文提

及的各个方面,当然也不能只涉及其中的极少的几个方面。最高人民法院驰名商标民事案

件解释第四条规定:“人民法院认定商标是否驰名,应当以证明其驰名的事实为依据,综

合考虑商标法第十四条规定的各项因素,但是根据案件具体情况无需考虑该条规定的全

部因素即足以认定商标驰名的情形除外。”

商标的使用和宣传应当让相关公众将商标、商标所标示的商品或者服务以及该商品

或者服务的提供者联系在一起。因此,商品销售合同中没有显示其商标的,在没有其他证

据佐证时不能作为证明其商标使用、持续时间以及使用其商标的商品销售业绩事实的依

据。

商标权人自行统计的使用其商标商品的生产销售数量的材料在没有其他证据佐证的

情况下,无法确定其商品上是否使用了该商标以及其统计的生产销售数量的真实性,故其

证明力并不高。仅提交广告合同或者自行统计的广告发布情况,未提供实际广告内容的,

也不能证明相关公众的知晓程度和对其商标的宣传程度。

仅宣传商品或者服务的提供者的证据并不足以证明相关公众对其商标的知晓程度,同

样也不能作为其商标的宣传持续时间、程度和地域范围的证据。

15 参见北京市一中院知识产权庭:《商标确权行政审判疑难问题研究》,知识产权出版社2008 年版,第45 页;孔祥俊:《商标法

与不正当竞争法——原理和判例》,法律出版社2009 年版,第412 页。

商标注册与保护的衔接. 47 .

三、减轻举证责任

总体而言,驰名商标的司法认定采用较高的证明标准,但商标法设定驰名商标制度的

原因是加强驰名商标保护,而不是为了保护设定障碍,同时,出于效率原则的考虑,最高

人民法院通过司法解释在立法层面上设定了“减轻举证责任”的规则。最高人民法院商标

民事案件解释第二十二条第三款规定,当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定

的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不再审查。提

出异议的,人民法院依照商标法第十四条的规定审查。最高人民法院驰名商标民事案件解

释沿袭了上述司法解释的规定,其第七条第一款规定,被诉侵犯商标权或者不正当竞争行

为发生前,曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标,被告对该商标驰

名的事实不持异议的,人民法院应当予以认定。被告提出异议的,原告仍应当对该商标驰

名的事实负举证责任。第八条规定,对于在中国境内为社会公众广为知晓的商标,原告已

提供其商标驰名的基本证据,或者被告不持异议的,人民法院对该商标驰名的事实予以认

定。综上,在我国的驰名商标认定中减轻举证责任的情形有两种:

一是,对在先被认定为驰名商标,对方当事人对驰名的事实不持异议的,应当直接予

以认定。在“联想及图”商标异议复审案中,二审法院依据汀州酿造厂在向商标评审委员

会提交的书面答辩书中并未对引证商标驰名的事实予以否认。商标评审委员会所作裁定

中也未对引证商标是否驰名作出明确的意思表示,仅提及“引证商标在计算机商品上具有

较高知名度”,而未对引证商标驰名的事实加以否认,认为在汀州酿造厂和商标评审委员

会均对“联想”商标构成驰名商标的前提下,联想公司提供了曾经受保护的记录即完成了

举证责任,可以认定“联想”商标构成驰名商标。

案例25 (“联想及图”商标异议复审案)

汀州酿造厂向商标局提出“联想及图”商标的注册申请,指定使用在第32 类

无酒精果汁饮料商品上。联想公司在先享有第9 类汉卡、微机等商品上注册有

“联想”文字商标。商标局作出裁定,认为联想公司所提异议理由均不能成立,

故对“联想及图”商标的注册申请予以核准。联想公司因不服该裁定向商标评

审委员会提出复审申请,并同时提交了部分证据用以证明引证商标构成驰名商

标。商标评审委员会认为,虽然“联想”商标在计算机商品上具有较高知名度,

但在其据以知名的计算机商品与被异议商标指定使用的水(饮料)等商品在功

能、用途、原材料、销售渠道等方面存在较大区别。此外,“联想”为较为常

见的汉语词汇,普通消费者一般不易认为使用“联想及图”商标的水(饮料)

等商品是来自于联想公司或与其存在关联性。因此,“联想及图”商标的注册

不致误导相关公众,损害联想公司的利益,难以认定其构成商标法第十三条第

二款规定的复制、摹仿他人驰名商标的情形。北京市一中院一审认为,商标是

否驰名,应当遵循个案认定、按需认定及被动认定的原则。参照最高人民法院

驰名商标民事案件解释(法释〔2009〕3 号)第七条的规定,涉案纠纷发生之

前,曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标,对方当事人

. 48 . 商标注册与保护的衔接

对该商标驰名的事实不持异议的,人民法院应当予以认定。对方当事人提出异

议的,原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。具体到本案而言,“联想”

商标虽确曾被人民法院和国务院工商行政管理部门认定为驰名商标,但由于本

案中商标评审委员会和汀州酿造厂对“联想”商标是否驰名的事实均持有异议,

故联想公司仍需对其所主张的“联想”商标已经构成驰名商标的事实提供证据

予以证明,而不能直接予以认定。根据已经查明的事实可知,根据联想公司在

本案评审程序及诉讼过程中提交的证据均不足以证明“联想”商标在被异议商

标申请日之前已经成为了驰名商标,故对联想公司所提引证商标在本案中已经

构成驰名商标并应受到商标法第十三条第二款规定的保护的主张缺乏事实与法

律依据,对此不予支持。但北京市高法院二审认为,商标评审委员会和汀州酿

造厂在商标评审阶段均未对本案引证商标驰名的事实加以否认,故在联想公司

提供了商标局于1999 年1 月5 日作出的商标监(1999)35 号《关于认定‘联想’

商标为驰名商标的通知》等有关“联想”商标驰名的基本证据的情况下,应当

认定“联想”商标在“联想及图”商标申请注册日即2001 年8 月31 日之前为驰

名商标。据此,北京市高院撤销了原审判决及商标评审委员会的裁定,判令其

重新作出裁定。

二是,对于驰名程度相当高的超级驰名商标,已经提供基本证据或者对方当事人无异

议的,对驰名的事实予以认定减轻权利人的举证责任。

案例26 (“CROCOCOLA”商标异议复审案)

该案中,可口可乐公司主张其核定使用在无酒精饮料等商品上的“COCACOLA”

商标构成驰名商标,鳄鱼恤公司在酒吧等服务上注册“CROCOCOLA”

商标违反了商标法第十三条第二款的规定。在商标异议复审阶段,鳄鱼恤公司

提交的答辩书中对于引证商标在非酒精饮料商品上构成驰名商标予以认可。北

京市一中院认为,可口可乐公司虽然提交了相关知名度证据,但因均属于其

自行制作的证据从而无法确认其真实性,故仅依据本案现有证据尚不能证明

“COCA-COLA”商标的知名度。但鉴于鳄鱼恤公司对于“COCA-COLA”商标

在“CROCOCOLA”商标申请日之前在中国境内构成驰名商标并无异议,故依

据最高人民法院驰名商标民事案件解释第八条之规定,对“COCA-COLA”商

标已构成驰名商标这一事实予以确认。16

在适用上述司法解释第八条规定时,应当遵守既适当减轻权利人举证责任又防止权

利人滥用权利的原则。只有针对那些极具知名度,为社会公众广泛知晓的商标,才能适当

引入司法认知,在仅有对方自认的情况下认定驰名商标。除此而外,人民法院对于商标驰

名的事实,不适用民事诉讼证据的自认规则。

16 参见北京市一中院(2011)一中知行初字第541 号行政判决书。

第五章驰名商标保护的法律适用

2013 商标法第十三条给出了驰名商标保护的基本框架,从该条规定可以看出,未注册

驰名商标的保护,限定在相同或者类似商品上,保护以容易导致混淆为标准;已注册驰名

商标的保护则不限于相同或者类似商品,或者可以说主要是在不相同或不相类似商品上

的保护,以误导公众、致使驰名商标注册人利益可能受到损害为标准。然而,实践中还存

在诸多具体适用问题需要讨论。

第一节翻译、复制或者摹仿与近似

商标法第十三条对他人注册的商标,要求与驰名商标构成“复制、摹仿或者翻译”要

件,才有可能禁止注册并使用。在对最高人民法院驰名商标民事案件解释第三条第一款第

(二)项因“不具备法律规定的其他要件而不成立”,从而无需对所涉商标是否驰名不予审

查的规定进行解释时,最高人民法院认为,这种不成立包括例如与所涉商标不近似的情

形。1因此,有观点认为,“复制、摹仿或者翻译”与商标相同或近似仅仅是用语不同,实

质上并无区别。

2001 年商标法修订时,驰名商标保护的条款是直接采用Trips 的表述,而Trips 的用语

就是“复制、摹仿或者翻译”,而我国台湾地区与大陆地区几乎同时加入Trips,为此台湾

地区也相应的修改了其“商标法”,其中第三十七条第七款规定:“相同或近似于他人著名

之商标或标章,有致公众混淆误认之虞者”不得作为商标注册。

但不少司法判例却将“复制、摹仿或者翻译”与商标的“相同或近似”进行了区分。

这是因为,认定相同或近似的商标不仅要求标志而且要求产生混淆误认,而在驰名商标的

司法保护中,认定“复制、摹仿或者翻译”与是否构成混淆或者误导和损害相联系。认定

混淆或者误导和损害所需的“复制、摹仿或者翻译”的近似程度与相同或近似商标判断中

商标标志近似的判断存在程度上的区别,即诉争商标标志与引证商标标志本身有所差别,

在引证普通商标的情况下可能不会认定构成混淆误认的,但在引证商标是驰名商标的情

况下可能认定构成混淆或者误导和损害。因此,北京市一中院认为,从法律逻辑的严谨性

上看,实践中在判断争议商标是否属于商标法第十三条规定的情形是,不宜采用商标近似

1 孔祥俊、夏君丽:“最高人民法院驰名商标民事案件解释的理解与适用”,载《中国知识产权》2009 年6 月号(总第30 期)。

. 50 . 商标注册与保护的衔接

判断的标准和表述,应从是否构成复制、摹仿或者翻译来进行判断。2

在“苹果图形”、“苹果男人及图”、“APPLE WOMEN 及图”等系列商标争议案中,北

京市一中院指出:

在对争议商标的注册是否违反商标法第十三条第二款进行判断时,应当根

据该规定对于争议商标是否构成复制、模仿及翻译他人已经注册的驰名商标,

并进而误导公众,致使驰名商标权利人权益受到损害的情形进行判断。虽然在

判断时,亦需要将争议商标与引证商标进行对比,但对于是否构成复制、模仿

及翻译的判断标准与商标法第二十八条中涉及的是否构成近似的标准并不完全

相同。3

北京市高院在此后的“东尼博斯”商标异议复审案中,进一步阐明了两者的区别。

案例27 (“东尼博斯”商标异议复审案)

该案中,博斯公司经核准注册了“BOSS HUGO BOSS”商标(即引证商标一),

“Baldessarini HUGO BOSS”商标(即引证商标二)、“HUGO HUGO BOSS”商标

(即引证商标三),上述引证商标核定使用的商品均包括第18 类的皮制品、雨

伞、阳伞等;1986 年7 月和1997 年1 月,博斯公司经核准分别在第25 类服装和

第18 类皮革和人造皮革等商品上注册了“BOSS”商标(即引证商标四)和“博

斯”商标(即引证商标五)。吉雅公司提出“东尼博斯TONY BOSS 及图”商标

(即被异议商标)注册申请,指定使用商品为第18 类的小皮夹、皮包、双肩背

包等。博斯公司提出异议申请。商标局裁定,被异议商标予以核准注册。博斯

公司向商标评审委员会提出复审申请。商标评审委员会认为,在商标本身已经

产生足以为消费者区分的显著区别后,引证商标的知名度对判断两商标是否近

似不产生实质性的影响。鉴于被异议商标与引证商标一、二、三、四、五不近

似,不能认定被异议商标系对引证商标一、二、三、四、五的“复制、摹仿或

翻译”,故被异议商标的申请注册不能认定属于商标法第十三条第二款所指的

“复制、摹仿或翻译”他人驰名商标的情形。对被异议商标在第18 类皮包等商

品上准予核准注册。北京市法院均认为,商标评审委员会关于驰名商标的认定

错误,应当对被异议商标的申请注册是否违反商标法第十三条第二款的规定重

新予以评述。北京市高院认为,商标法第十三条第二款对驰名商标的保护与商

标法第二十八条中关于近似商标的认定并不完全相同。近似商标在认定中需要

考虑商标标志之间的近似程度、商标的知名度和显著性以及使用在同一种或者

类似商品上是否容易造成相关公众对商品来源的混淆误认等情况。在适用商标

法第十三条第二款的规定过程中,认定在先注册商标为驰名商标与考虑商标的

知名度和显著性存在显著差异;“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可

2 参见北京市一中院知识产权庭编著:《商标确权行政审判疑难问题研究》,知识产权出版社2008 年版,。第51 页。

3 参见北京市一中院(2007)一中行初字第1259 号、第1260 号、第1261 号、第1262 号、第1263 号、第1264 号、第1265 号和第

1266 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 51 .

能受到损害”是指足以使相关公众认为被异议商标与驰名商标具有相当程度的

联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用

驰名商标的市场声誉的情况,与是否容易造成相关公众对商品来源的混淆误认

也不同;在驰名商标的情况下,认定是否构成“误导”和“损害”所需的“复

制、摹仿或者翻译”的近似程度与近似商标判断中商标标志近似的判断也存在

程度上的区别,而且商品也不要求必须是同一种商品或者类似商品。4

这要从语言和逻辑上分析。能够被“复制、摹仿或者翻译”的只能是标志而非商标,

因为商标区分来源的功能不能被“复制、摹仿或者翻译”,只能被实现或破坏。在商标近

似已经包含标志近似和“混淆之虞”两个要件、商标法第十三条在“复制、摹仿或者翻

译”外已经另行规定“容易导致混淆”或者“误导公众”要件的情况下,第十三条的“复

制、摹仿或者翻译”只有可能是关于标志近似关系的规定,而不是商标近似的规定。也就

是说,虽然“复制、摹仿或者翻译”所要求的也是标志近似,但由于我国商标法及其理

论、时间对标志近似和商标近似的区分尚未同意,所以才引起实践中关于第十三条的“复

制、摹仿或者翻译”与商标近似是否等同的争论。如果我们将“复制、摹仿或者翻译”看

作标志近似程度的表述,就和商标近似以及其他驰名商标保护要件,如混淆、误导等就容

易区分开了。

第二节保护要件的适用顺序

商标法第十三条对驰名商标的保护大体有三个要件:一是主张保护的商标要构成驰

名;二是诉争商标标志是对驰名商标标志的“复制、摹仿或者翻译”;三是容易导致混淆

或者误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能收到损害的程度。实践中,对前述三个要

件在适用过程中是否存在顺序要求,即是否需要先认定构成驰名商标,才能对之后的两个

要件进行判断,有不同的意见,而这些意见又与驰名商标的按需认定原则有关联,导致适

用中的矛盾。

最高人民法院驰名商标民事案件解释第三条第一款第(二)项规定,不具备其他侵权

要件的,对商标是否驰名不予审查。解释认为,如法院在审理过程中,认为被告使用的商

标与原告的商标不相同或者近似,侵犯商标权或者不正当竞争行为不成立,也不需要再审

查原告主张保护的商标是否驰名。由此,最高人民法院似乎是认为适用商标法第十三条第

二款规定可以没有判断顺序。商标评审委员会通常采用此种作法。

案例28 (“雅芳芳YAFANGFANG 及图”商标异议复审案)

雅芳公司就王康申请注册的“雅芳芳YAFANGFANG 及图”商标(即被异议商

标)提出的异议申请,商标局和商标评审委员会均裁定被异议商标予注册。商

标评审委员会认为,虽然雅芳公司的第1544233 号“雅芳AVON”商标(即引

4 参见北京市高院(2010)高行终字第390 号行政判决书、北京市一中院(2008)一中行初字第1112 号行政判决书以及商标评

审委员会商评字〔2007〕第1394 号《关于第1162247 号“东尼博斯TONY BOSS 及图”商标异议复审裁定书》。

. 52 . 商标注册与保护的衔接

证商标)曾被商标局的裁定认定为中国驰名商标,但由于被异议商标商标指定

使用的床罩等商品与雅芳公司的该商标指定使用的化妆品在功能、用途、销售

渠道存在明显差异,因此,被异议商标与引证商标在各自核定的商品上使用,

不易引起相关消费者的混淆与误认,也不会对雅芳公司的利益造成损害。5

但是商标法第十三条的逻辑提前是驰名商标的存在,没有驰名商标的认定,实际是无

从判断是否构成混淆或者误导的,因此,适用该条存在顺序问题,应当先判断是否驰名,

其次是否复制、摹仿、翻译,再判断是否构成混淆或者误导。6最高人民法院也认为,“要

判断诉争商标是否构成商标法第十三条第二款规定的不予核准注册并禁止使用的情形,

首先应该确定诉争商标是否构成对驰名商标的复制、摹仿或翻译;在能够认定的情况下,

才需要进一步判断其注册和使用是否会误导公众,并可能造成驰名商标注册人利益的损

害。”7 北京市法院在近期的判例中也体现出同样的观点。

案例29 (“吉百利”商标异议复审案)

吉百利公司就长沙高盛公司申请注册的“吉百利”商标(即被异议商标)提出

异议申请。商标局和商标评审委员会均裁定该议商标予以核准注册。北京市第

一中级法院认为,商标评审委员会没有围绕是否驰名进行评审,也没有说明理

由,因此其认定被异议商标不会误导公众的结论属于认定事实不清。据此,撤

消了商标评审委员会的裁定,北京市高院在二审中进一步明确了商标法第十三

条第二款的适用顺序:“商标法第十三条第二款旨在对在中国境内为相关公众

广为知晓的已在中国注册的驰名商标,在不相类似的商品上给予与其驰名程度

相适应的较宽范围的保护。因此,虽然诉争商标系复制、摹仿或者翻译他人已

经在中国注册的驰名商标,以及诉争商标的注册会因误导公众而损害该驰名商

标注册人的利益,均为适用商标法第十三条第二款所必须满足的条件之一,但

其适用的前提,是在诉争商标申请注册日之前,他人已在中国注册的商标已达

驰名程度,成为已在中国注册的驰名商标。根据最高人民法院审理商标行政案

件意见第16 条的规定,认定商标是否近似,是否存在复制、摹仿或者翻译他人

已注册的商标的行为,要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用的商品的关

联程度等因素,以是否容易导致混淆作为判断标准。而在先已注册商标驰名与

否,则是判断相关商标知名度的重要内容。同时,在先已注册的商标是否驰名、

其驰名程度如何,也是判断诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该商标注

册人利益的重要考量因素。只有在对在先的注册商标是否驰名作出判断,才能

确定商标法第十三条第二款有无适用的可能与必要,进而才需要也才能够对诉

争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,以及诉争

5 参见商标评审委员会商评字〔2009〕第32846 号《关于第3624586 号“雅芳芳YAFANGFANG 及图”商标异议复审裁定书》。

6 详细的论证请参见石必胜:“驰名商标的司法认定——商标法第十三条的具体适用”,载《人民司法》2012 年第19 期,孔祥

俊:“驰名商标司法保护的回顾与展望”,载《人民司法》2013 年第1 期。

7 最高人民法院(2009)行提字第2 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 53 .

商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利益作出判断。”8

第三节已注册驰名商标在类似商品上的保护

案例30 (“苹果图形”商标争议案)

广东苹果公司申请注册的“苹果图形”商标(即争议商标)指定使用在衣物、鞋

等商品上,德士活公司在先在服装、鞋等商品上注册的“萍果牌”和“texwood

及图”商标(统称引证商标)多次被认定为驰名商标。争议商标被核准注册前,

德士活公司曾于2001 年商标法施行前以争议商标与引证商标构成使用在相同

或者类似商品上的近似商标为由向商标局和商标评审委员会提出不予核准注册

的申请,商标评审委员会认为争议商标与引证商标不构成近似商标,因此准许

争议标的注册。2001 年商标法施行后,德士活公司依据商标法第十三条第二款

的规定申请撤销争议商标的注册。商标评审委员会和北京市一中院均认为,引

证商标在第25 类服装等商品上具有知名度,从含义和实际交易状况看,争议商

标与已为消费者熟知的前述商标使用在衣物、鞋等商品上,易使消费者误认其

商品来源于德士活公司与之存在关联,对商品来源发生误认,致使该公司的利

益可能受到损害,因此构成商标法第十三条第二款规定的情形,争议商标的注

册予以撤销。广东苹果公司提起上诉称:商标法第十三条第二款只能用于“不

相同或者不相类似”商品上,不能适用于本案这种相同或者类似商品上。北京

市高院认为:商标法第十三条第二款对在“不相同或者不相类似”商品上复制、

摹仿或者翻译他人已注册驰名商标而申请商标注册的行为予以禁止,因此对本

案在相同及类似商品上注册与驰名的两引证商标近似的争议商标的行为更应属

于该条款所禁止的内容。9

“苹果图形”商标争议案涉及已注册的驰名商标在同一种或者类似商品上的保护问题,

即商标法第十三条第二款的规定是否适用于同一种或者类似商品上?对此,存在不同观

点,实践中也有不同作法:

一种观点认为,“相同或者类似商品”上在先商标权人的利益可通过适用商标法第二

十八条的规定予以保护。商标法第十三条第二款调整的是在中国注册的驰名商标的扩大

保护问题,如诉争商标和引证商标指定使用商品为同一种或类似商品则不具有适用本款

的前提。

案例31 (“Wahoo”商标异议复审案)

网虎公司提出注册“Wahoo”商标的申请,指定使用在第42 类计算机出赁等服

务上。雅虎公司在先获准注册“YAHOO!”商标,核定使用在第42 类“计算机

服务,即:对计算机网络上使用的信息进行咨询和检索”服务上。雅虎公司提

8 参见北京市高院(2011)高行终字第630 号行政判决书和北京市一中院(2010)一中知行初字第3578 号行政判决书。

9 参见北京市一中院(2007)一中行初字第1264 号行政判决书和北京市高院(2008)高行终字第273 号行政判决书及。

. 54 . 商标注册与保护的衔接

出异议申请。商标局裁定被异议商标予以核准注册。雅虎公司向商标评审委员

会提出异议复审申请。商标评审委员会裁定:被异议商标予以核准注册。雅虎

公司不服该裁定提起行政诉讼。北京市一中院判决维持了商标评审委员会,北

京市高院随后维持了北京一中院的判决。北京市一中院在判决中指出:“商标

法第十三条第二款调整的是在中国注册的驰名商标的跨类保护的问题。而本案

中,被异议商标与引证商标指定使用的商品属于相同或者类似商品,因此,本

案不具备适用该条款的前提条件,雅虎公司认为本案应当适用该条款的主张缺

乏事实及法律依据。”10

另一种观点认为,根据立法原意和法律的当然解释,在同一种或者类似商品上复制、

摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标也应适用商标法第十三条第二款的规定。

案例32 (“安箕富强及图”商标争议案)

该案中,安箕富强公司受让取得“安箕富强及图”商标(即争议商标),该商标

于1998 年10 月5 日申请注册,并于2000 年4 月21 日核准注册,核定使用在第

30 类酵母等商品上。安琪公司在先在酵母等商品上拥有“安琪”商标(即引证

商标)。安琪公司提出对撤销争议商标的申请。商标评审委员会裁定“争议商

标予以维持。北京市一中院认为,商标评审委员会的裁定仅以安琪公司的评审

申请仅涉及争议商标与引证商标是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商

标问题为由,认为其评审申请并不涉及商标法第十三条的具体法律适用问题,

从而未对安琪公司涉及驰名商标的评审申请进行实体评述,显属不当。据此,

撤销商标评审委员会的裁定。北京市高院随后维持了该判决,并在终审判决中

指出:“商标法第十三条的相关规定旨在给予驰名商标较之于一般注册商标更

强的保护,商标法第十三条第二款已规定‘就不相同或者不相类似商品申请注

册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,

致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用’,在相

同或者类似商品上,驰名商标亦应得到相应的保护。尤其是在涉及驰名商标的

评审申请期限与涉及一般注册商标的评审申请期限并不相同的情况下,对涉及

驰名商标的评审申请,更应当适用较长的评审申请期限,从而真正体现商标法

对驰名商标加以特殊保护的立法本意。”11

虽然商标法第十三条第二款适用于不相同或者不相类似的商品,但驰名商标保护的

本质在于对驰名商标给予更强的保护,因此,依据“举重以明轻”的规则,既然在不相同

或者不相类似商品上都可以保护驰名商标,那么在相同或者类似商品上当然也应当保护。

此外,持否定观点的前提是适用商标法第二十八条规定时需要考虑的在先商标的知

名度、显著性及混淆等因素与适用商标法第十三条第二款时需要考虑的驰名程度、误导公

众等因素相同,因此,可以将在先已注册驰名商标的保护纳入商标法第二十八条规定的

10 参见北京市一中院(2009)一中行初字第2070 号行政判决书和北京市高院(2011)高行终字第524 号行政判决书。

11 参见北京市一中院(2010)一中知行初字第3002 号行政判决书和北京市高院(2011)高行终字第271 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 55 .

调整范围中。但是,这两个法条适用的要件之间存在差异:首先,商标法第二十八条判断

近似时所考虑的在先商标的知名度和显著性,与在先商标的驰名存在实质差异;其次,判

断是否构成“复制、摹仿或翻译”与判断是否构成近似在程度上和标准上均存在区别;最

后,“误导公众”与近似判断中的“混淆”也应当有所区别。因此,商标法第二十八条的

规定并不能完全涵盖在相同或者类似商品上保护驰名商标的内容,将在相同或者类似商

品上注册相同或近似商标损害已注册驰名商标权益的行为纳入商标法第十三条第二款的

规定符合立法体系的内在逻辑。

同时,持否定观点的一方认为将商标法第十三条第二款的规定限定在不相同或不类

似的商品上,符合按需认定原则。按需认定原则要求只有存在保护驰名商标的必要时才认

定驰名商标,对同一种或类似商品上的相同或近似商标,可通过引入在先商标的知名度、

在后商标注册的恶意等因素来解决,似乎不必认定驰名商标。但是商标评审委员会通常在

认定类似商品和近似商标时,仅局限于《区分表》和商标标志的对比,不考虑知名度、恶

意等情况,而且即使标志近似的判断标准,有无驰名商标仍存在程度上的不同。最高人民

法院在前述“苹果图形”商标争议案中认为,在德士活公司同时拥有非类似商品上已经注

册的驰名商标和类似商品上的在先注册商标的情况下,不仅应该将争议商标与权利人在

类似商品上在先注册的商标进行对比,还应该考虑驰名商标跨类保护的因素,而不应该出

现在权利人除了拥有驰名商标外,还拥有在相同或者类似商品上在先注册商标的情况下,

其所得到的保护反而弱于仅有在非类似商品上的驰名商标的情况。同理,在相同或者类似

商品上拥有在先的注册驰名商标获得保护也应当强于只拥有在先注册商标的情况。因此,

对于拥有在先驰名商标的,在商标近似判断时也应当给与其知名度相适应的较强程度的

保护。此时,认定驰名商标仍然在案件审理的必要范围内,符合驰名商标认定要求。且过

于严格的按需认定原则是驰名商标异化、神化的产物,具有时代特点。

第四节混淆与误导

商标法第十三条第一款对未注册驰名商标的保护要求是“容易导致混淆”,第二款对

已注册驰名商标的保护要求是“误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能收到损害”。

实践中对混淆和误导的关系有分歧意见。

商标局和商标评审委员会在《商标审查及审理标准》中对第十三条的“混淆”和“误

导”作同一解释,即两词的含义均为来源混淆,包括同一性混淆和关联性混淆两种。但是,

由于第十三条第一款对未注册驰名商标的保护要求具有“容易导致混淆的”要件,那么第

二款中使用的不同于“混淆”的“误导公众”一词,应当具有不同的含义。而且对已注册

驰名商标在非类似商品上予以保护,本身就已经突破了“混淆之虞”的标准,否则无法达

成保护的目的,因此最高人民法院驰名商标民事案件解释第九条第二款中将商标法第十

三条第二款中的“误导公众”解释为,“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相

当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰

. 56 . 商标注册与保护的衔接

名商标的市场声誉的”情形。因此该款中的“误导公众”主要是指理论上所称的“淡化”。

案例33 (“伊利”商标异议复审案)

该案中,商标评审委员会采用的就是混淆标准,认为在“牛奶”等商品上驰名

的“伊利”商标与在“水龙头”等商品上注册的“伊利YILI”商标共同使用不

会造成混淆、误认,因此不构成商标法第十三条第二款规定的情形。北京市一

中院和北京市高院则使用淡化理论认为,在“水龙头”上申请注册的“伊利

YILI”不应予以核准。该案中,商标评审委员会在二审诉讼中特别强调,我国

商标法在制定过程中已明确不采纳淡化理论。12

案例34 (“吉百丽JIBAILI 及图”商标异议复审案)

该案中,商标评审委员会仍对商标法第十三条第二款的规定采用混淆标准,北

京市高院认为,商标法第十三条第二款规定的“误导公众,致使该驰名商标注

册人的利益可能受到损害的”,不应简单地从市场混淆意义上进行理解,通常

还应考虑因误导相关公众而减弱驰名商标的显著性或者贬损其声誉的情形,即

应当考虑是否足以使相关公众认为被异议商标与驰名商标具有相当程度的联

系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰

名商标的市场声誉。商标评审委员会认定“由于‘吉百利’商标指定的巧克力

等商品与被异议商标指定使用的服装等商品在功能、用途等方面差别较大,且

被异议商标与吉百利公司商标存在一定区别,在实际使用中不易使消费者产生

被异议商标指定使用的商品是吉百利公司生产的错误认识,不致损害吉百利公

司利益。”即其对商标法第十三条第二款规定的“误导公众,致使该驰名商标

注册人的利益可能受到损害的”仅从是否造成市场混淆的意义上进行判断,而

并未考虑被异议商标的注册是否会减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市

场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉。因此,商标评审委员会关于被

异议商标与“吉百利”商标存在一定区别,不易使消费者产生混淆误认,不致

损害吉百利公司的利益,因此,未构成商标法第十三条第二款规定的情形属于

适用法律错误。另外,由于商标的显著性各有不同,即使是驰名商标在不同商

品对相关公众产生的影响也存在差异。对于驰名程度越高的驰名商标,相关公

众对该商标的知晓和关注程度亦越高。引证商标在被异议商标申请日之前在中

国是否构成驰名商标、其驰名程度如何,是判断被异议商标的注册是否属于误

导公众从而损害吉百利公司合法利益的重要考量因素,即原则上只有在对在先

的注册商标是否驰名作出判断,才能确定商标法第十三条第二款有无适用的可

能与必要,并对诉争商标是否系复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰

名商标,以及诉争商标的注册是否会因误导公众而损害该驰名商标注册人的利

益作出判断。13

12 参见北京市高院(2009)高行终字第1418 号行政判决书、北京市一中院(2009)一中行初字第1589 号行政判决书以及商标评

审委员会商评字[2009] 第11679 号《关于第1634078 号“伊利YiLi”商标异议复审裁定书》。

13 参见北京市高院(2012)高行终字第837 号行政判决书。

商标注册与保护的衔接. 57 .

第十三条第二款的“误导公众”含义可能并非仅有淡化。最高人民法院驰名商标民事

案件解释第九条第二款认为:“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的

联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标

的市场声誉的,属于商标法第十三条第二款规定的” 误导公众,致使该驰名商标注册人

的利益可能受到损害。”该款使用的“属于”一词,表示一种包含关系,即除了淡化之外,

误导公众还可能包含其他情形。在承认第十三条第二款能够用于相同或者类似商品上的

情况下,将混淆归属于误导公众也是理所当然的。而且,对于驰名商标的保护,因其驰名

程度的不同,保护力度也相应不同,有些情况下,在相同、类似或者不类似商品上复制、

摹仿或者翻译驰名商标标志,可能造成相关公众认为其来源与驰名商标所有人或者与其

有特定关联,从而构成混淆,在不类似商品上的复制、摹仿或者翻译驰名商标标志,则有

可能不会相关公众认为其来源与驰名商标所有人或者与其有特定关联,而只是破坏了驰

名商标与其所有人之间的唯一对应关系,因此构成淡化。

案例35 (“旁氏POND’S”商标异议复审案)

该案中,北京市一中院认为,商标法第十三条第二款的“误导公众,致使该驰

名商标注册人的利益可能受到损害”应理解为包含下列两种情形:一是“跨类

混淆”(商品来源的混淆)的情形,即相关公众认为诉争商标的所有人与在先

驰名商标所有人系同一主体(即直接混淆),或二者具有特定关联关系(即间

接混淆), 从而将在非类似商品或服务上申请注册的诉争商标与他人在先驰名

商标相混淆;二是“淡化”情形,即足以使相关公众认为诉争商标与驰名商标

具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性(即弱化行为)、贬损驰名商

标的市场声誉(即丑化行为),或者不正当利用驰名商标的市场声誉。14

综上,可以大致总结一下混淆与误导能够适用的不同场合:对于那些社会公众广为知

晓的“超级驰名商标”,其在某类商品上驰名,而他人在与不相类似的商品上注册、使用

相同或近似商标的,往往是减弱驰名商标的显著性,割裂驰名商标与其商品的联系,因此

认定构成误导更合适;对那些相关公众广为知晓的驰名商标,他人在与不相类似的商品上

注册、使用相同或近似商标的,往往是不正当利用驰名商标的市场声誉,尤其是在驰名商

标注册人从事多行业经营的情况下,更容易使相关消费者误认为其与驰名商标注册人有

某种联系,认定构成属于关联性混淆更合适。

第五节跨类别的保护范围

根据商标法第十三条第二款的规定,已注册的驰名商标的保护范围扩展到不相同或

者不相类似的商品上。由此出现的问题是驰名商标跨类保护是否有限度。纵观各国的立

法,对此并无统一的认识,有些国家如德国、法国等一般实行驰名商标的相对保护,认定

仅在容易产生混淆的商品或服务类别中进行;许多国家,如美国、英国、日本等对驰名商

14 北京市一中院(2012)一中知行初字第1058 号行政判决书。

. 58 . 商标注册与保护的衔接

标的保护不仅在于防止混淆,还为了防止被淡化,对驰名商标实行绝对保护,即驰名商标

可获得特殊保护的类别几乎没有限制。因此,有观点认为,“就我国目前的实际情形来看,

驰名商标的认定本来就是个复杂的问题,如果还要区分驰名的程度以判定保护类别的‘跨

度’,实际上对认定和保护机关提出了过高的要求。我国在统一和严格执行认定标准、并

在法律中明确个案认定原则、禁止以驰名商标作宣传广告的基础上,可以对驰名商标进行

不分类别的保护,以简化驰名商标的认定程序。”15

然而,驰名商标的跨类保护不同于全类保护。这是由于,将近似的商标使用在不相同

或者不相类似的商品上,相关公众不会认为两种不相同的商品来源于同一主体或者具有

特定联系的主体,因此,给予其跨类保护的基础是保护驰名商标与其商标权人在“特定商

品或服务”上的“唯一对应关系”。16 将与驰名商标近似的商标使用在不相同或者不类似

的商品上,相关公众虽不会认为该商品来源于驰名商标的商标权人,但却可以联想到驰名

商标,由此导致相关公众在看到与驰名商标近似的商标就联想到驰名商标,从而使得驰名

商标所具有的唯一对应关系受到破坏。而相关公众看到与驰名商标近似的商标后能否产

生“相当程度”的联想与驰名商标的显著程度、相关公众对驰名商标的知晓程度以及不类

似的商品之间的关联程度等因素有关。上述因素决定了驰名商标跨类保护范围的大小。

首先,驰名商标跨类保护的范围与驰名商标的显著性有关。驰名商标的价值体现在驰

名商标在公众心中代表的唯一、独特的商标形象。甚至有学者认为,商标驰名还不是反淡

化适用的唯一条件,只有那些高度驰名同时又具有突出显著性的商标,才有资格获得反淡

化的保护。17 显著性越强的驰名商标受到保护的范围越大,反之则小。

案例36 (“杏花村及图”商标异议复审案)

上海杏花村食品厂于2000 年4 月19 日申请注册“杏花村及图”商标(即被异

议商标),指定使用在饼干、蛋糕等商品上。杏花村汾酒公司在先注册了“杏

花村”商标(即引证商标),核定使用于白酒、含酒精的饮料。杏花村汾酒公

司提出异议申请。商标评审委员会及北京市法院均认为上海杏花村食品厂的

“杏花村及图”商标中应予以核定注册。其中,北京市高院在二审判决书中指

出:“杏花村”与酒的联系,并非始自杏花村汾酒公司对引证商标的使用、宣

传。杜牧的著名诗句早已使人们将“杏花村”与酒商品联系在一起,杏花村汾

酒公司利用这种早已存在的联系建立引证商标在酒类商品尤其是汾酒商品上的

知名度并使之成为驰名商标,但由此对引证商标的保护也不应不适当地扩大,

尤其是不应当禁止他人同样地从杜牧诗句这一公众资源中获取、选择并建立自

己的品牌,只要不会造成对引证商标及杏花村汾酒公司利益的损害即可。杏花

村食品厂在饼干、蛋糕等商品上申请注册被异议商标,虽然饼干、蛋糕等商品

上的部分相关公众会知晓“杏花村”并可能联想到杏花村汾酒公司,但更大的

15 管育鹰:“‘驰名商标’认定相关问题探讨”,载《法律适用》2007 年第12 期

16 FI Schechter.TheRationalBasisofTrademarkProtection, Harvard law review, 1927.P813.814.

17 魏森:“商标淡化法保护对象的适格性”,载《中华商标》2007 年第8 期。

商标注册与保护的衔接. 59 .

可能是将“杏花村”与杜牧的诗句联系在一起。18

其次,诉争商标指定或核定使用的商品或服务与驰名商标核定使用的商品或服务的

关联程度决定了跨类保护的范围。当商品或服务在行业类别、技术上的差距大到不会误导

相关公众时,不再给与驰名商标保护。

案例37 (“康佳kangjia 及图”商标异议复审案)

益民水泥厂在水泥商品上申请注册“康佳Kangjia 及图”商标(即被异议商标),

康佳公司拥有在先在电视机商品上注册的“康佳”商标(即引证商标),康佳

公司提出异议,认为其引证商标构成驰名商标,益民水泥厂的被异议商标违反

了商标法第十三条二款的规定,不应予以核准注册。商标评审委员会及北京市

法院均认为,被异议商标应予核准注册。北京市高院在该案的判决中指出:电

视机商品,与被异议商标指定使用的水泥商品,属于不相类似商品,二者在功

能用途、原料、销售渠道、消费群体等方面存在明显差别。康佳公司在本案中

亦未举证证明其在电视机商品上使用引证商标的知名度已经达到被异议商标指

定使用的商品范围内,并造成消费者的混淆、误认。因此,通过综合考虑被异

议商标与引证商标在所使用的商品的关联程度、被异议商标与引证商标的近似

程度、引证商标的知名度及独创性等因素,能够认定被异议商标的注册和使用

不易引起消费者对商品的来源产生误认,或对益民水泥厂与康佳公司的关系产

生错误联想。19

最后,驰名商标的保护还与其知名度有关,驰名商标在相关公众中的知晓程度越高,

其获得保护的范围就越大。例如,在社会公众中广为知晓的驰名商标,应较一般的驰名商

标获得更为广泛的保护。需要指出的是,驰名商标获得保护的前提是构成驰名商标,这需

要该商标为其相关公众广泛知晓。而驰名商标能够排斥在后的商标在不相同或者不类似

的商品上注册,则要求驰名商标的知名度覆盖在后商标的相关公众。只有在后商标的相关

公众知晓驰名的前提下,上述相关公众看到在后商标时才能够联想到驰名商标,从而损害

驰名商标的权益。因此,驰名商标在相关公众(包含在后商标的相关公众)中的知晓程度

越高,其跨类保护的范围越大。例如,北京市一中院在前述“CROCOCOLA”商标异议复

审案的判决中持有相同的观点。

综上,驰名商标跨类保护范围的大小受驰名商标显著性、知晓程度以及不类似商品之

间的关联程度等因素的影响。但上述三个因素并非相互独立的,应当综合考虑各因素之间

的消长关系。例如,显著性较高的商标,驰名商标容易形成独特而唯一的对应关系,则该

商标达到较低知晓程度时,就可以获得跨类保护。

18 参见北京市高院(2010)高行终字第1038 号行政判决书。

19 参见北京市高院(2008)高行终字第286 号行政判决书。

结语

结合上述调研内容,可以总结以下审判经验,:

1、适用商标法第十三条第二、三款对诉争商标不予核准注册或者宣告其无效的,应

当以引证商标在诉争商标申请日前达到驰名程度为要件。

2、引证商标虽然在诉争商标申请日前已经达到驰名商标,但商标法第十三条第二、

三款规定的其他条件不成立,不能适用上述规定对引证商标予以保护的,不应在裁判理由

中认定引证商标为驰名商标。

3、商标法第十三条第二款规定的“复制、摹仿、翻译”是指商标标志之间的近似程

度,商标法第二十八条规定的商标近似不仅包括商标标志的近似,还需要混淆、误认的要

件。

4、当事人主张其引证商标为驰名商标,在与其引证商标核定使用商品相同或者类似

商品上申请注册的诉争商标违反商标法第十三条第三款的规定,商标评审委员会将第十

三条第三款变更为第三十条或者第三十一条规定进行审理的,不属于适用法律错误。

5、商标评审委员会认为引证商标核定使用商品与诉争商标指定使用商品不构成类似

商品,并以引证商标未达到驰名程度,对当事人依据第十三条第三款规定提出的主张未予

支持,法院认为引证商标虽尚未达到驰名程度,但结合引证商标的知名度、显著性能够认

定诉争商标的申请注册违反商标法第三十条、第三十一条规定的,可以撤销商标评审委员

会的具体行政行为,并判令其重作。

驰名商标的注册与保护的衔接是一个长期的课题,为了对较高知名度商标的保护,就

不应当对其提出过多的限制条件,但是我国目前的现实国情导致,国内的商标权人竞相追

逐驰名商标的认定,导致驰名商标认定的异化现象非常明显,甚至有为了认定驰名商标而

造假的情况。同时,对国外商标权利人来说,通常并不具有追逐驰名商标认定的需求,但

实践中对国外权利人的驰名商标还存在认定不足、保护不够充分的现象,国内当事人抢

注国外商标权人商标的现象仍屡禁不止。基于目前我国商标司法保护领域的现实国情和

2013 年修订商标法的相关内容,我们建议对国外驰名商标的保护可予以适当放宽,对于在

我国国内经过使用有一定知名度,在国际上非常知名的商标,可以参考国内外的商标知名

度认定其为驰名商标;对于因为政策原因不能在国内实际使用在其指定商品或者服务上,

但在国内同行业中极为知名的,也可以考虑认定为驰名商标并给予相应保护。

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