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判定侵犯注册商标专用权的标准及考量因素—“满汉楼”与“湘巴佬”两件商标案之矛盾判决引发的思考
添加时间:2014-1-4 8:58:43     浏览次数:878

作者:祝建军

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_70e57b100100oeoo.html

内容提要:通过对司法实践中两起案情相同但判决结果相反的商标侵权纠纷案的评析,论证了我国商标法及司法解释未将“混淆可能性”作为判定商标侵权标准的缺陷,以及该缺陷给司法实践所带来的困惑与裁判结果的不统一,建议我国应利用商标法第三次修改的契机,明确将“混淆可能性”确立为商标侵权的判定标准,以有利于法官正确裁判商标侵权纠纷案件。

关键词:商标侵权  判定标准  混淆  考量因素

一、问题的提出:为什么两起商标侵权纠纷案的案情相同但判决结果相矛盾

最近,福建省高级人民法院和深圳市福田区人民法院分别就“满汉楼”与“湘巴佬”两起服务类注册商标侵权纠纷案做出二审和一审判决。值得注意的是,这两起案件案情相同,但判决结果大相径庭。

(一)福建省高级人民法院判决“满汉楼”商标侵权纠纷案的要旨

2006年10月20日,原告黑龙江满汉楼饮食有限公司在哈尔滨市注册成立,经营范围为中餐服务。该公司注册了“满汉楼”文字及图商标,核定使用的服务类别为第42类餐馆等,有效期限为2002年2月28日至2012年2月28日。原告在黑龙江省哈尔滨市经营酒店。

2007年8月15日,被告福建省长乐市满汉楼大酒店(个人独资企业)成立,业主为王虞光,经营范围为饮食服务。被告在其酒店的楼上悬挂 “满汉楼大酒店”招牌,在酒店大门正中位置挂有“满汉楼”牌匾。

根据上述事实,原告认为被告的行为侵犯了其注册商标专用权并构成不正当竞争,要求被告承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

福建省福州市中级人民法院一审认为:

1、被告在正门楼上悬挂的“满汉楼大酒店”及门口正中挂的“满汉楼”牌匾在书写字体、颜色方面与原告商标中的“满汉楼”文字存在较大差距,被告将企业名称中的字号“满汉楼”及“满汉楼大酒店”作为酒店的牌匾属合法简化使用,不构成突出使用,不会使相关公众产生误认,因此,被告的行为不构成商标侵权。

2、同时,原告商标的使用范围仅在哈尔滨市,而被告“满汉楼”及“满汉楼大酒店”字号的使用范围仅在长乐市,被告没有搭便车的恶意,因此,被告的行为亦不构成不正当竞争,判决驳回原告的诉讼请求。

一审宣判后,原告不服,向福建省高级人民法院提出上诉。

福建省高级人民法院终审认为,黑龙江满汉楼饮食有限公司享有“满汉楼”文字及图注册商标专用权,长乐市满汉楼大酒店将其企业名称简化为“满汉楼大酒店”,并将简化的名称在其酒店正门的楼上悬挂,符合法定简化形式,不构成对涉案“满汉楼”商标专用权的侵犯。

但长乐市满汉楼大酒店在其酒店正门悬挂“满汉楼”牌匾,已超出企业名称简化的范围,属于将涉案注册商标相同的文字在相同的服务上突出使用的行为,应认定构成商标侵权,因此,二审改判长乐市满汉楼大酒店立即停止侵犯“满汉楼”注册商标专用权的行为,停止在其酒店门口正中位置悬挂“满汉楼”牌匾,并赔偿黑龙江满汉楼饮食有限公司经济损失34078元。

(二)深圳福田区人民法院判决“湘巴佬”商标侵权纠纷案的要旨

1996年12月,原告武汉市湘巴佬食街有限公司在武汉市注册成立,经营范围为中餐。2001年8月21日,原告注册了“湘巴佬”中文商标,核定使用的服务项目为第42类餐馆等,有效期自2001年8月21日至2011年8月20日。原告的经范围一直在湖北省武汉市。

2003年10月,被告深圳市湘巴佬餐饮服务有限公司在深圳注册成立,其在深圳市开设了三家门店。被告在门店的招牌中央使用了“湘巴佬”文字,在该文字的旁边使用了较小的“正味湘菜”字样,同时,被告在其菜谱、订餐卡上亦使用了“湘巴佬”文字。

根据上述事实,原告认为被告未经许可使用“湘巴佬”中文,并在使用过程中将“湘巴佬”突出使用,该行为侵犯了原告的注册商标专用权并构成不正当竞争,要求被告承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

深圳市福田区人民法院经审理认为,原告的“湘巴佬”服务类注册商标一直在湖北省武汉市使用,原告未能举证证明其商标在深圳市有影响力,被告在其酒店的招牌中央突出使用“湘巴佬”文字,不会引起相关公众对原、被告提供的服务或二者之经营关系产生混淆或误认。

原告“湘巴佬”注册商标的知名度低、显著性弱,被告亦不存在搭便车的恶意,故原告指控被告侵犯其注册商标专用权和构成不正当竞争不成立,判决驳回原告的诉讼请求。一审宣判后,原、被告双方均未提出上诉,一审判决发生法律效力。

由上可见,在“满汉楼”商标案中,原告享有“满汉楼”注册商标专用权,其使用该商标的地理范围仅限于黑龙江省哈尔滨市,而被告在福建省长乐市将“满汉楼”字号制作成牌匾悬挂在酒店正门,福建高院终审认定被告的行为侵犯了原告的注册商标专用权,判决其承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。而在“湘巴佬”商标案中,原告享有“湘巴佬”注册商标专用权,其使用该商标的地理范围仅限于湖北省武汉市,而被告在广东省深圳市将“湘巴佬”字号制作成招牌挂在酒店门口,深圳福田区法院生效判决认定被告的上述行为没有侵犯原告的注册商标专用权,判决驳回原告的诉讼请求。如此一来,“满汉楼”与“湘巴佬”两宗商标案的案情相同,但两案生效判决所持的裁判观点却截然相反。为什么会出现该矛盾判决呢?笔者认为,两案法官对判定侵犯注册商标专用权的标准及考量因素所持的观点不同,是导致矛盾判决的根源所在。为实现法制的统一,实有必要对该问题进行深入研讨。

二、国际社会及我国商标法判定商标侵权标准的比较分析

(一)国际社会将“混淆”作为判定侵犯注册商标专用权的基准

商标是指能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开的标记或标记的组合。商标最初始的功能是标识商品或服务的来源,即识别(区分)的功能。后来,商标的功能又被拓宽并具有了品质保证功能和广告宣传功能。基于维护商标识别功能的需要,传统商标侵权理论是以商标混淆理论为基础来构建的。商标混淆作为商标法的基本范畴,其在商标侵权认定和商标评审中发挥着举足轻重的作用。起初的商标混淆是指商标的直接混淆,即由于在后商标的存在,具有一般谨慎程度的普通消费者乃至社会公众,极有可能误认为其所附着之商品源于在先商标所有人。后来的商标法又发展出了间接混淆制度,即消费者不会对在后商标与在先商标所标识的商品或服务之来源产生混淆,但可能误认为在后商标与在先商标的经营者之间存在某种经济上的联系,比如存在联营、赞助或许可等关系。当发生商标混淆之情形时,商标评审机构就可以认定在后商标与在先商标相冲突,从而驳回该注册申请,法院则可判定在后商标使用人侵犯了在先商标权,从而责令其承担相应的民事责任。传统商标法的混淆理论,旨在防止侵权者通过使用他人的商标而将自己的商品伪装成他人的商品,或使人误认为其与商标权人存在某种经营上的联系,欺骗消费者,从而侵占商标权人的商誉。

从国际条约及绝大多数国家的商标立法来看,判定商标侵权的基准为“混淆”。比如:1《TRIPS协议》第十六条第一款规定,“只要存在混淆可能性,注册商标所有人就有权防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记去标识相同或者类似的商品或服务。在商标与商品或服务均相同的情况下,混淆可能性可直接推定”。2.《欧共体商标条例》第八条、第九条规定,除在相同商品使用相同商标应推定混淆存在之外,在相同或类似商品上使用相同或近似商标时,除非存在混淆的可能,不应驳回商标注册申请或认定构成商标侵权。3.《法国知识产权法典》第七百一十三条第三款规定,“非经所有人同意并可能在公众意识中造成混淆,不得:(1)在类似商品或服务上,复制、使用或贴附商标以及使用复制的商标;(2)在相同或类似的商品上,仿冒该商标或使用该仿冒商标”。4.美国《兰哈姆法》以防止混淆作为商标立法的目的。该法第二条、第三条和第四十三条将可能导致消费者混淆、误认或被蒙蔽作为驳回商标注册申请或构成商标侵权的充要条件。

可见,从商标在市场经济生活中的基本功能(识别区分)为着眼点,国际条约和绝大多数国家均将“混淆”做为判定侵犯商标专用权的基准,即被控商标标识与商标专用权人的商标标识相同、相近似,二者所标识的商品或服务类别相同、相近似,且可能导致消费者对商品或服务的来源产生混淆或误认时,才构成商标侵权。如被控商标标识与商标专用权人的商标标识相同、相近似,二者所标识的商品或服务类别相同、相近似,但这种睛形不可能导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆或误认,则不构成商标侵权。也就是说,是否存在“混淆”才是判定商标侵权的基准,而被控商标标识与商标专用权人的商标标识相近似,二者所标识的商品或服务相类似,只不过是认定“混淆”时应当考虑的因素商品(服务)相似是原因,“混淆”是结果,商标与商品(服务)相似是判断构成“混淆”的关键性要素,而“混淆”才是判定构成商标侵权的基准。

(二)目前我国《商标法》判定侵犯注册商标专用权的基准

1.我国《商标法》判定侵犯注册商标专用权的基准

我国商标法乃西方舶来品,因此,毋庸质疑。根据商标制度的基本原理,“混淆”亦应是我国商标法判定侵犯注册商标专用权的标准,但在立法技术上,我国商标法的具体规定并未明确“混淆”在判定商标侵权时的基准地位。我国《商标法》第五十二条第一项规定,“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的,属于侵犯注册商标专用权的行为”。从该条规定我们可以解读出如下内容:

当被控侵权的商标标识与注册商标相同或相近似,且二者所表彰的商品(或服务)相同或相近似时,可以判定上述被控侵权行为构成对商标专用权的侵犯。

上述立法的优点在于,直截了当,可操作性强,因为在某些情况下,只要被控侵权的商标标识、注册商标与其所附着的商品(或服务)相同或相近似,认定被控侵权人构成商标侵权是妥当的,因为在这些情况下,被控侵权的商标标识、注册商标与其所附着的商品(或服务)相同或相近似的情形,其实际已导致或极有可能导致消费者对产品或服务的来源产生混淆或误认。

但我们应注意到,在为数不少的情形下,当被控侵权的商标标识与注册商标相同或相近似,且二者所表彰的商品(或服务)相同或相近似,但却不会导致消费者产生混淆或误认的情形也是存在的,此时,如认定上述被控侵权行为构成商标侵权,显然会违背商标法的基本精神,必然造成对正常市场竞争秩序的不当干预和冲击,导致不公正的法律后果。

正是因为我国商标立法的上述规定,导致人们形成如下判定商标侵权的观念:只要被控侵权的商标标识与注册商标相同或相近似,且二者所表彰的商品(或服务)相同或相近似,即可认定被控侵权的商标构成“冲突商标”,或侵犯了注册商标权人的商标权。

如此一来,人们把上述判定商标混淆侵权的识别论证方法当作判定商标侵权的标准本身,从而忽略了“混淆标准”在判定商标侵权中的基准地位。许多人存在如下误区:判定商标侵权的标准为,“被告未经许可在相同或相近似商品(或服务)上使用了与原告注册商标相同或相近似的标识”,是否导致消费者混淆反而不在考虑的范围内了。

商标是商品上所标注的符号,商标的根是商品,商标与商品之间的关系是标和本的关系,商标法所保护的是商标与商品之间的功能关系,商标权所保护的客体是商标所承载的商誉,商标法的基本作用在于通过制止混淆达到保护商标权、维护消费者利益,促进公平竞争的目的,而我国商标法的上述规定只注重对注册商标符号本身的保护,而不是对商标所代表商誉的保护,我国的商标立法将商标保护确立为对商标符号的保护,忽略了标与本的关系,这违背了商标法的基本原理。可见,我国商标法未将“混淆可能性”作为判定商标侵权的标准是我国商标立法的重大缺感,值得导检讨。

2.我国商标法司法解释对判定商标侵权标准的解释

最高人民法院为了指导地方各级人民法院正确适用商标法,制定了《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,该解释对如何适用我国《商标法》第五十二条第一款作了细化规定,具体表现在:

(1)该解释第八条界定了“相关公众”的范围。

相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商标或者服务的营销有密切关系的其他经营者。

(2)该解释第九条、第十条确定了判定商标法第五十二条第(一)项中“商标相同”、“商标近似”的标准和原则。

商标相同是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。认定商标相同或近似应以相关公众的一般注意力为标准,且应当在比对对象隔离的状态下,既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,判断商标是否相似,还应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

(3)该解释第十一条、第十二条明确了判断商标法第五十二条第(一)项商品类似、服务类似、商品与服务类似的方法和原则。

类似商品是指在功能、用途、.生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

商品与服务类似,是指商品与服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。判定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断,两个商品或服务分类表可以作为判断类似商品或者服务的参考。

通过将我国商标法的司法解释与国际条约及绝大多数国家的商标立法相比较,可以发现,国际条约及国外立法将商品(或服务)是否相同或相近似,商标是否相同或相近似,作为是否可能导致相关公众产生混淆可能性的重要因素,进而将混淆标准作为判定商标侵权的标准。

而我国商标法司法解释则是将是否导致消费者产生混淆的可能性作为认定商品或服务是否类似、商标标识是否近似的判断标准。应当说,我国商标法司法解释的上述规定,在一定程度上可以实现与混淆标准作为商标侵权判定标准的相同目的。这说明,在我国目前的商标法立法背景下,最高人民法院试图采用迂回的方式引入判定商标侵权的混淆标准,以便在一定程度上弥补我国《商标法》第五十二条第(一)项的立法缺陷。

但应注意的是,最高法院的上述司法解释存在逻辑上的问题,即在解释“商标近似”、“商品类似”时,将可能导致相关公众混淆作为判断“相似性”的判断因素,使得“混淆可能性”与“相似性”在因果条件上前后循环,逻辑混乱,不仅使商标理论陷入自相矛盾的境地,也给执法机关带来适用法律上的困惑,从而导致执法不统一的情形发生。

比如,韩国现代汽车商标标识与日本本田汽车的商标标识,应该说是近似商标,但由于汽车价值高,消费者注意程度高,人们一般不可能将这两个商标混淆,故按照司法解释的规定,上述商标为不近似商标,这颇让人费解。鉴于此,只有在我国商标法中明确将“混淆可能性”作为判定商标侵权的标准,才能使我国的商标立法符合商标制度的本质和裁判推理逻辑。

三、判定混淆侵犯注册商标专用权需考量的因素

在司法实践中,以“混淆标准”判定商标侵权是个复杂的问题。笔者认为,在以混淆的标准具体分析某种行为是否侵犯注册商标专用权时,除了要考虑被控侵权的商业标识与注册商标是否相同或相近似,以及二者所表彰的商品(或服务)是否相同或类似之因素,还应考虑如下因素:

(一)相关公众的范围

如商标权人与被控行为人销售商品或提供服务的对象(相关公众)不存在交叉关系,则根本不存在发生商标混淆或误认的可能,自然也就不存在商标侵权的问题。

(二)商标权人与被控行为人之间的地理空间距离

一般来说,商标权人与被控行为人地理空间距离越远,消费者对其提供的商品或服务发生混淆的可能性就越小,被控行为人利用注册商标商誉从事不正当竞争的可能I生就越低。

(三)相关公众的注意程度

相关公众购买商品或服务时的注意程度与商品的价值及消费方式有关。一般来说,商品或服务的价值越大、越是耐耗的商品,相关公众的注意程度就会越高,如汽车、房屋;价值小、即时消费的商品,公众的注意程度自然降低,如水果、食品等。

(四)商标权人注册商标显著性的强弱

商标显著性一般可以分为固有的显著性和获得的显著性。商标本身所具有的显著性被称为固有的显著性,通过使用获得的显著性被称为获得的显著性。商标权人注册商标的显著性越高,其获得保护的可能性就越高,显著性越低,其受保护的范围也越有限。

(五)商标权人注册商标的知名程度

一般来说,商标权人的注册商标知名程度越高,名声越大,则被控使用的商业标识只要与其具有较低的类似度,就可能被认定“极有可能混淆”成立。反之,如商标权人的注册商标知名程度越低,则被控使用的商业标识只有与其具有较高的类似度时,才可能被认定“极有可能混淆”成立。

(六)注册商标所标识的商品或服务的性质

注册商标所标识的商品或服务的性质,在某些隋况下对判定是否构成混淆具有较大程度的影响。比如,对于不动产服务商标或餐饮类服务商标而言,其地域性特征非常明显,不同地域的人使用相同或近似的商标往往不会导致消费者产生混淆。

(七)被控行为人是否存在侵权的故意

商标的形式是符号,但符号不等于商标,只有作为信誉指代的符号才是商标。商标法所保护的是商标与商品之间的功能关系,商标权所保护的客体是商标所承载的商誉。商标法对于商标的保护,并不意味着在著作权法、专利法之外,对相关的图案、文字和设计提供一种单独的保护,其强调保护商标所承载的商业信誉。因此,在认定被控行为是否构成商标侵权时,还应考虑被控行为人是否存在故意借助注册商标所体现的商业信誉,来获取不正当利益的目的。

四、对本文所举案例出现矛盾判决的分析

判决本案应适用的法律条文为《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项:“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”。

根据该法条的规定,判定此类商标侵权的构成要件为:1.商标权人的注册商标在先,商号权人登记或使用的商号(字号)在后,两经营者之间存在同业竞争关系;2.商号权人将商号突出使用;3.该突出使用行为可能导致相关公众误认(混淆)。

很明显该条文强调了误认(混淆)为判定此类型商标侵权的构成要件。但是,司法解释的该项规定是对我国《商标法》第五十二条第(五)项“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”兜底条款的解释,而我国《商标法》第五十二条第(一)项的规定是该法条的基础性规定。

由于受上述该基础性规定立法缺陷的影响,笔者注意到,许多人在理解适用本案的法律条文时,忽略了第三个构成要件(混淆要件),认为只要前两个要件成立,在后商号(字号)突出使用即构成商标侵权。

就本文所列举的“满汉楼”商标侵权纠纷案来看,原告的注册商标为“满汉楼”文字+图形组合商标,“满汉楼”文字部分是该商标的主要部被告的字号为“满汉楼”,被告在其酒店的楼上悬挂有“满汉楼大酒店”招牌,在酒店大门正中位置挂有“满汉楼”牌匾,应当说,被告的行为构成对“满汉楼”商号的突出使用。但是,原告的经营住所地在黑龙江省哈尔滨市,而被告的经营住所地在福建省长乐市,两者相隔甚远,原、被告虽都从事餐饮业,但却不存在竞争关系,如此一来,原告与被告提供餐饮服务的对象(相关公众)不存在交叉关系。同时,“满汉全席”是我国历史上的名菜,酒店经营者很容易将酒店起名为“满汉楼”,以表示其提供的餐饮很好,原告将“满汉楼”(文字及图形)注册为服务商标,其显著性并不强。商标权保护的是商标所承载的商标权人的商誉,原、被告在不同的经营区域范围内,可以同时共用“满汉楼”商业标识,对被告来说,其主观上不存在借助原告的商标所承载的商业信誉来获取不正当利益的目的。可见,餐饮类服务的地域性特征非常明显,不同地域的经营者使用相同或近似的商标不大可能导致消费者产生混淆。“满汉楼”商标侵权纠纷案中,原告的举证未能满足第一和第三个构成要件的要求,因此,被告的行为不构成商标侵权。笔者认为,福建省高级人民法院对“满汉楼”商标案的判决结果值得商榷。

依据与“满汉楼”商标侵权纠纷案相同的原理,在“湘巴佬”商标案中,被告将“湘巴佬”突出使用不存在导致消费者产生混淆的可能性,被告的行为不构成商标侵权。深圳福田区法院对本案的判决是妥当的。

立法或司法应具有前瞻性,就类似本文所举案例而言,如注册商标权人在经营活动中实力显著增强,其如将经营范围扩张到被控商标使的地域范围内或授权其他人使用其注册商标时,基于保护注册商标专用权的需要,被控商标使用人有义务在经营活动中采用某种方式区分二者提供的服务,以避免相关公众对二者提供的服务或二者之间的关系产生混淆。

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