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第一件未注册驰名商标的认定与保护 —“惠爾康”商标争议案例评析
添加时间:2013-12-30 23:33:32     浏览次数:720

2004年,商标评审委员会审理、裁决了“惠爾康”商标争议案。这是自2001年12月1日《商标法》修改决定施行以来,商评委认定与保护驰名商标的最早实践。“惠尔康”商标是国家工商总局通过商标确权程序认定的第一件未注册驰名商标。“惠爾康”商标争议也是笔者在商标评审工作中具体承办的案情比较复杂、涉及法律问题较多、具有典型性、受到社会各界广泛关注的案件之一。本案以北京市高级人民法院终审判决维持商评委裁决结果宣告尘埃落定,至今已一年有余。

案情简介

申请人厦门惠尔康食品有限公司于2002年12月25日,对被申请人福州维他龙营养食品有限公司注册的第1267138号“惠爾康”商标(以下称争议商标)向商评委提出商标争议裁定申请。

一、当事人主张与理由

申请人称,(一)申请人是一家在食品行业具有很高知名度的大型企业。申请人创建于1992年底,是全国饮料行业前20强企业,居全国民营企业500强第125位,也是我国民族饮料行业中最具有实力、最有影响力的企业之一。

(二)申请人依照我国《商标法》第十三条规定,主张其在饮料、八宝粥商品上长期使用的“惠尔康”商标是中国驰名商标,被申请人以抄袭、摹仿的方式,抢注申请人未在中国注册但已驰名的“惠尔康”商标,争议商标应予撤销。“惠尔康”作为申请人的企业字号和食品上的商标,在相关的消费者和经销者中具有相当高的美誉度和知名度,有关政府部门及行业组织授予申请人许多荣誉称号。

(三)被申请人申请注册争议商标,违反了我国《商标法》第三十一条的规定。“惠尔康”从1992年起就一直是申请人的企业字号,依法享有企业名称权。申请人从1993年起就标有“惠尔康”文字的产品包装申请外观设计专利,其字形受专利法保护。争议商标损害了申请人知名的商号权和产品包装上的“惠尔康”字形的外观设计专利权。

(四)被申请人抢注惠尔康商标的过程,是有预谋、有步骤、连贯性的,其行为在主观上是明知、恶意的,其目的不是为了使用,而是为了牟取非法暴利,这种行为已严重违反了诚实信用原则和《商标法》的有关规定。

申请人与被申请人同属于福建省,两家相距200公里,又都是从事食品生产的企业。从1992年起申请人的惠尔康产品就在福州市场上销售,由于地缘及同行业的关系,被申请人应当知道申请人及其惠尔康商标。被申请人除了抢注“惠尔康”商标外,还抢注当时国内食品市场有较高知名度的绿得、旺仔、唐宫等商标。其中“绿得”商标经异议不予注册,“旺仔”商标也在异议复审中。

被申请人抢注惠尔康商标的整个过程,是有预谋、有步骤、连续的行为。1、1995年2月16日,被申请人在第30类八宝粥商品上申请注册第934358号“惠尔康及图”商标,该商标图形部分完全抄袭申请人在先申请注册的第781105号“HUIERKANG及图”商标中享有著作权并具有独创性的图形,同时,“惠尔康”字体也与申请人实际使用的字体完全一样。经申请人异议,商标局于1998年11月12日裁定撤销该商标。2、1997年11月28日,被申请人改变字体和图形申请注册第1321523号“惠尔康HEK”商标。3、被申请人于1997年6月10日以欺骗、不正当手段申请受让第30类“豆乳”商品上的第701244号“惠尔康”商标。该商标原注册人天津惠尔康科技公司已于1996年4月30日注销,在商标转让申请书上,转让人的章戳与工商局注销登记材料上的公章是不一样的,其中必有欺骗和弄虚作假的因素。

被申请人抢注包括争议商标在内的“惠尔康”商标、特别是1997年受让了第701244号商标之后都没有投入使用。被申请人在2002年12月下旬通过中间人传话给申请人,狮子大开口索要3-4千万人民币的转让价。被申请人企图以行政、司法的手段来给申请人施加压力,使申请人出巨资购买,于2003年1月初向福建省工商局投诉申请人侵犯其商标专用权,又于2003年1月下旬以经销申请人的惠尔康饮料的超市为被告,向福州市中级人民法院提出停止销售惠尔康饮料。

综上所述,被申请人的行为,已严重违反了我国《商标法》的有关规定和诚实信用原则。申请人请求商评委依法认定申请人的“惠尔康”商标为驰名商标,禁止被申请人恶意抢注的行为,撤销争议商标。

被申请人答辩称,(一)被申请人一贯重视依法申请注册商标或受让商标。被申请人在1994年就向商标局申请注册过第32类“惠尔康”文字商标,因天津惠尔康科技公司注册在先,被申请人的注册申请被驳回。在1995年2月被申请人在第29类商品上申请注册了第935448号“惠尔康”文字商标,并于1997年获商标局核准。1997年6月被申请人从天津惠尔康科技公司受让了第701244号“惠尔康HEK”商标,同年11月获得商标局核准。之后,被申请人在第32类上进行了扩展和延伸注册。被申请人的做法是完全符合商标法有关规定的。

(二)申请人并没有获得第32类02组“惠尔康”商标,抢注商标的恰恰是申请人本身。申请人在第29类商品上的“惠尔康”商标和在第32类的第1120900号“惠尔康”商标的申注时间比被申请人第935448号“惠尔康”商标的申注时间(1995年2月)要迟得多,比天津惠尔康科技公司“惠尔康”商标的申注时间(1993年3月)要迟得更多。

(三)申请人在明知的情况下,违法侵权使用他人的注册商标,严重违反了商标法。1994年申请人申请注册的HUI-ERKANG商标被商标局驳回,驳回理由是,该商标与天津惠尔康科技公司注册的第701244号“惠尔康”商标读音相同。1999年商标评审委员会终局决定,申请人申请注册的“惠尔康”商标与第701244号“惠尔康”商标近似,予以驳回。上述材料表明,申请人在商标局和商标评审委员会驳回其“惠尔康”拼音和中文的商标注册申请后,仍在第32类商品上“一直使用‘惠尔康’商标”的做法,不但违反了诚实信用原则,而且属于非法使用他人注册商标、侵犯他人商标专用权的违法行为。

(四)我国商标法体现的是申请在先原则。关于商标与企业名称(字号)的在先权利冲突问题,国家工商局在1999年4月5日《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》中曾明确如下意见,…第七条:处理商标与企业名称混淆的案件,应当符合下列条件:…第三款:自商标注册之日或者企业名称登记之日起五年内提出请求(含已提出请求但尚未处理的),…。姑且不论究竟是谁先注册的惠尔康字号,目前双方都超出了“五年以内”的时限。因此现在双方都不能以字号或商标注册的先后为理由,要求撤销对方的字号或商标。

(五)申请人不断以明显相类似的理由向商标局和商标评审委员会提出异议、异议复审和此次争议的目的是,钻法律的空子企图拖延侵权时间以牟取非法暴利。依据我国《商标法》第四十四条,对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定。将申请人当时对被申请人第30类乃至第32类“惠尔康”商标所提的异议理由和复审理由与此次的争议理由做个对照,可以清楚地看到,申请人前后所提的理由十分的近似甚至相同。

被申请人称,申请人提出商标争议的理由不能成立,请求商评委依法公正裁定。

二、商评委审理与裁定

商评委经审理查明,争议商标为文字“惠爾康”,指定使用商品为第32类的汽水、果汁、豆奶、蔬菜汁(饮料)、果子粉、矿泉水(非医用)、水(饮料),申请注册时间为1997年8月20日。

申请人厦门惠尔康食品有限公司成立于1992年12月23日,“惠尔康”为申请人的字号,同时,“惠尔康”也是申请人在先使用在饮料等商品上的商标。

早在争议商标申请注册日期之前,申请人及其“惠尔康”商标就获得了有关部门授予的多种奖项与荣誉称号。1994年4月,申请人的“惠尔康燕窝八宝粥”成为94国际名优饮品博览会指定产品。1994年10月8日,申请人获得“94福建省消费者信得过商品”称号。1995年7月,申请人的“惠尔康”系列食品在“95旅游调研活动”中被推荐为旅游名牌商品。1995年11月,申请人“惠尔康”牌粒粒红毛丹产品,在福建省食品工业协会、福建省食品卫生监督检验所举办的饮料检查评比中荣获“优秀产品”称号并给予享受两年免检待遇。1995年11月,申请人的“惠尔康”牌雪莲红枣获得福建省食品工业协会、福建省食品卫生监督检验所授予的“一九九五年度优秀产品”称号。1996年3月,申请人的“惠尔康”牌饮品,被福建省消费者委员会评为1996-1997年推荐产品。1996年3月18日,申请人被授予“96中国消费者信得过名优产品”称号。1997年6月16日,申请人“惠尔康”牌利乐包花生牛奶,被中国食品工业协会授予“优秀产品”称号。1997年6月16日,申请人“惠尔康”牌果奶,被中国食品工业协会授予“名牌产品”称号。1997年7月,申请人“惠尔康”牌红苹果饮料、吸的冻产品,被中国食品工业协会授予“推荐产品”称号。以上事实,有申请人提交的经过公证的荣誉证书及奖牌照片复印件为证。

根据中国饮料工业协会编纂的《全国饮料工业企业经济指标资料汇编》,申请人的各项经济指标在全国饮料行业中位居前列。

根据厦门银城会计师事务所有限公司于2003年2月25日出具的《专项审计报告》,申请人1995年度至1997年度的主要经济指标如下:

1995年:年产量5.58万吨,年销售量5.27万吨,年销售额14,129.90万元,利税681.50万元,广告费482.58万元;

1996年:年产量7.02万吨,年销售量6.83万吨,年销售额20,520.90万元,利税1105.52万元,广告费1279.79万元;

1997年:年产量9.33万吨,年销售量9.12万吨,年销售额38,329.00万元,利税1962.40万元,广告费1748.15万元。

根据申请人提交的产品包装照片复印件,申请人将“惠尔康”商标广泛使用于水蜜桃汁、燕窝黑米八宝粥等多种饮料食品上。

根据申请人提交的广告合同、广告费发票、户外广告与车身广告照片、各种促销活动、广告促销品照片、报纸复印件等证据材料,多年来,申请人采用了多种形式对其“惠尔康”商标进行广告宣传。

根据《中华人民共和国商标法》第十四条之规定,商评委认定,经过长期、广泛的使用与宣传,申请人使用在饮料等商品上的“惠尔康”商标在相关公众中已具有很高的知名度,属于《中华人民共和国商标法》第十三条第一款规定所指的驰名商标。

本案争议商标的文字与申请人的字号、商标文字相同。争议商标的字体与申请人在先使用于饮料等商品上的“惠尔康”商标字体相近似。1994年4月30日,申请人的法定代表人叶美兰向中华人民共和国专利局申请了名称为“饮料包装罐”的外观设计专利,并于1995年取得了外观设计专利权。其商标使用的字体与叶美兰享有外观设计专利权的饮料包装罐上使用的字体相近似,特别是其中的“尔”字均使用了在现代社会生活中已不常用的繁体字。

被申请人与申请人同处于福建省。被申请人曾于1995年2月16日申请注册与申请人在先使用的商标文字、图形相同的第934358号“惠尔康及图”商标,商标局于1998年11月12日作出的《关于第934358号“惠尔康及图”商标异议的裁定》认为,第934358号“惠尔康及图”商标“注册使用势必会引起消费者对商品产源的混淆,造成误认误购。”并裁定第934358号“惠尔康及图”商标不予核准注册。

其后,被申请人曾经受让注册了第701244号“惠尔康HEK”商标。第701244号“惠尔康HEK”商标原注册人为“天津市惠尔康科技公司”,该公司于1993年3月25日向商标局提出“惠尔康HEK”商标注册申请,于1994年8月14日经商标局核准注册,指定使用商品为第32类的豆乳。根据申请人提交的证据材料表明,该商标原注册人“天津市惠尔康科技公司”在转让行为发生之前,已于1996年4月30日注销,被申请人受让注册第701244号“惠尔康HEK”商标的行为存在着明显的法律上的瑕疵。现在,第701244号“惠尔康HEK”商标已被商标局以连续三年停止使用为由撤销注册,有关撤销决定刊登于第909期《商标公告》上。被申请人对第701244号“惠尔康HEK”商标已不享有合法权利。

商评委认为,被申请人明知“惠尔康”是申请人的字号、在先使用于饮料等商品并享有较高知名度的商标,却采用抄袭、复制的不正当手段在类似商品上进行注册,其主观上具有明显的进行不正当竞争、牟取非法利益的恶意,其行为既损害了申请人就其驰名商标、字号所享有的权利,也容易造成消费者对商品产源的混淆误认,构成了《商标法》第十三条第一款所指“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用”的情形,也违反了《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定,争议商标应予撤销。

依据《商标法》第十三条第一款、第三十一条、第四十一条第二款、第四十三条之规定,商评委裁定如下:申请人对第1267138号“惠爾康”商标所提撤销理由成立,该商标注册予以撤销。

三、评析与思考

(一)如何看待驰名商标,未注册商标能否被认定为驰名商标?

在审理本案的过程中,人们对很多问题进行了热烈的讨论。其中一个争论较大的问题就是,申请人厦门惠尔康食品有限公司使用在饮料、八宝粥等商品上的“惠尔康”商标并没有获得注册,未注册商标能否被认定为驰名商标?这就涉及到如何看待驰名商标的问题。

为了适应加入世贸组织的要求,我国《商标法》于2001年进行了重大修改,将有关驰名商标保护问题第一次上升到法律中做了规定。现行《商标法》第十三条规定,“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”从上述规定看,认定与保护未注册的驰名商标乃是题中应有之义。依笔者浅见,之所以会有不同认识与历史上的习惯做法有某种关联。1996年发布并施行的《驰名商标认定和管理暂行规定》(现已废止)中,将驰名商标定义为“在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标”,有一个时期,商标局认定和保护的驰名商标仅限于注册商标,久而久之,在一些同志的头脑中就留下了只能认定注册商标为驰名商标的烙印。

什么是驰名商标?根据《驰名商标认定与保护规定》中的定义,驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。我们使用的“驰名商标”这个概念是对“Well-known Trademark”一词的翻译,在日本商标法中相对应的概念则为“周知商标”,在修改前《商标法实施细则》第二十五条第二款中使用的概念是“公众熟知商标”,似乎更接近于“Well-known Trademark”一词的本意。从驰名商标的定义来看,其中并不包括任何与注册有关的内涵。从本质上说,对驰名商标的保护就是对长期、广泛使用因而达到较高知名度的未注册商标的保护。有知识产权专家已经指出,商标的生命在于使用,一个商标是否属于驰名商标是一种客观存在的事实,是在市场竞争中形成的,并不由它是不是注册商标而决定。从商标权的地域性来看,许多外国公司要求得到保护的商标,在其本国往往已经获得注册,但在中国仍属于未注册商标。从商标权的相对性来看,我国《商标法》规定的注册商标专用权,“以核准注册的商标和核定使用的商品为限”,超出了核定使用的商品范围就成为未注册商标,这是不言而喻的。因此,《商标法》第十三条第二款规定的在不相同或者不相类似商品上对“已注册”驰名商标的保护,实际上仍是对未注册商标的保护。

国家工商总局先后认定了“惠尔康”、“中化”、“小肥羊及图形”等未注册的驰名商标,从而解决了未注册商标能否作为驰名商标加以保护的认识问题。前一段时间,蒙牛“酸酸乳”作为未注册商标通过司法程序被认定为驰名商标,又引起了社会各界的普遍关注。依笔者所见,商品通用名称能否经过使用取得显著特征、进而作为未注册驰名商标受到保护,还是很值得探讨的。

应当看到,目前社会上对于驰名商标的看法仍然有许多误区,特别是某些企业把驰名商标作为一种荣誉称号进行宣传,某些地方政府甚至把拥有驰名商标的数量当成了一项重要的政绩,进而出现了“重认定轻保护”、乃至“只求认定不求保护”的怪现象,这就使得寻求认定的驰名商标发生了异化,背离了驰名商标保护制度的宗旨。从根本上说,驰名商标并不是荣誉室里挂在墙上的牌匾、领奖台上举过头顶的奖杯,而应体现为一种无形的力量。这种力量是内在于商标的、企业经过长期艰苦经营创造的商誉的凝聚力,是保证商品特质、表彰消费者身份与品位、培养消费习惯的市场号召力,是在相关案件中维护公平竞争、制止恶意抢注的对抗力。这种力量不可能通过拔苗助长而获得,不可能仅凭花拳绣腿进行包装炒作而获得,尤其不可能通过追逐新闻热点、恶搞明星姓名加以抢注而获得。一言以蔽之,驰名商标的认定与保护,重在商标的使用,重在商誉的积累,重在企业的内功。

(二)认定驰名商标应考虑哪些因素,请求认定驰名商标需要提交哪些证据材料?

2005年12月商评委正式对外公布的《商标审理标准》中规定,认定是否构成驰名商标,应当视个案情况综合考虑下列各项因素,但不以必须满足下列全部因素为前提:(1)相关公众对该商标的知晓程度;(2)该商标使用的持续时间;(3)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(4)该商标作为驰名商标受保护的记录;(5)该商标的注册情况;(6)该商标驰名的其他因素。

关于请求认定驰名商标需要提交的证据材料,实际上也就是企业在经营活动中,使用、宣传其商标所形成的各种书证、物证、视听资料等证据。《商标审理标准》作了比较详尽的规定,其中包括购销合同及发票、在各种新闻媒体上进行广告宣传的材料、参加展会的材料、该商标获奖情况、商标价值评估报告等等,限于篇幅,本文就不一一列举了。需要把握的要点是,第一,当事人所提交的证据材料,目的在于证明其商标在系争商标申请日之前已为相关公众所普遍知晓,因此,宜提交早于系争商标申请注册日期、公开使用商标所形成的证据。第二,为证明商标驰名所提供的证据材料不以中国为限,但当事人提交的国外证据材料,应当能够据以证明该商标为中国相关公众所知晓。第三,为增强证据的证明力,在有关经济指标、统计数据等方面,应当提交具有公信力的中介组织、社会调查机构所出具的审计报告或社会调查报告,而不宜由当事人自己制作相关统计表格。第四,应当注意证据材料之间的相互呼应,以形成完整的证据链条。例如,为了证明某一次广告宣传活动,不仅要提交广告发布合同,还应提交该合同已经履行的证明,如广告费收据、节目录像带或光盘、电视台出具的播出证明等。

本案中,申请人为了证明其“惠尔康”商标的知名度,向商评委提交了以下几个方面的证据材料:

第一,证明相关公众对申请人的惠尔康商标知晓程度的证据材料。 1、申请人生产的“惠尔康”产品获得的荣誉证书(福建知名品牌、福建省名牌产品等); 2、申请人的“惠尔康” 产品在全国性的行业排名情况; 3、市场调查情况; 4、申请人“惠尔康”产品包装被仿冒的情况; 5、全国各地经销网络情况。

第二,证明惠尔康商标使用持续时间的相关材料。 1、从1993年起部分“惠尔康”产品的照片; 2、从1992年到2002年卫生防疫部门对惠尔康饮料、八宝粥等产品所作的卫生结果报告单; 3、从1993年到2001年申请人将标有惠尔康商标的产品包装向国家专利局申请外观专利情况。

第三,证明惠尔康商标的宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料。 1、从1995年到2001年累计投入1.18亿人民币广告费(审计报告);2、部分广告发票复印件; 3、户外广告和车身广告的图片、促销活动的现场图片、电视广告的画面、广告海报图片、广告促销品的图片; 4、部分报纸报道复印件及公证书;5、部分广告宣传合同复印件。

第四,惠尔康饮料及八宝粥从1995年至2001年的产量、销售量、销售收入、利税情况。有关资料来自于厦门银城会计师事务所有限公司对申请人的专项审计报告,具有公信力,反映出申请人具有良好的经济指标。

总的来看,申请人提交的证据材料翔实、充分,能够有力地支持其主张。商评委对申请人提交的证据材料进行了严格的审查,并据以认定其在先长期使用的“惠尔康”商标已为相关公众所普遍知晓并享有较高声誉,属于我国《商标法》第十三条第一款规定的驰名商标。

(三)如何认定被申请人的恶意?

本案一个突出的特点是申请人与被申请人之间曾经多次发生商标纠纷,可以说是老对头了,一方埋头经营,偶有疏忽,屡陷被动;另一方则是觊觎已久,挖空心思,纠缠不休,企图利用各种手段抢占“惠尔康”商标权,在主观上具有明显的恶意。

《商标审理标准》规定,判定系争商标申请人是否具有恶意可考虑下列因素:(1)系争商标申请人与驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系;(2)系争商标申请人与驰名商标所有人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;(3)系争商标申请人与驰名商标所有人曾发生其他纠纷,可知晓该驰名商标;(4)系争商标申请人与驰名商标所有人曾有内部人员往来关系;(5)系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的,利用驰名商标的声誉和影响力进行误导宣传,胁迫驰名商标所有人与其进行贸易合作,向驰名商标所有人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为;(6)驰名商标具有较强独创性;(7)其他可以认定为恶意的情形。

本案中,被申请人的主观恶意体现在以下三个方面:

1、双方共处相同地域或者双方的商品有相同的销售渠道和地域范围;

申请人与被申请人同属于福建省,两家相距200公里,又都是从事食品生产的企业。从1992年起申请人的惠尔康产品就在福州市场上销售,在台江农贸市场内有专门的经销商,双方当事人与同一经销商发生过商业往来。

2、双方曾发生其他纠纷,可知晓该驰名商标;

被申请人于1995年2月16日,在第30类商品上申请注册第934358号“惠尔康及图形”商标,经商标局异议裁定不予注册。被申请人又于1997年11月28日,申请注册第1321523号“惠尔康HEK”商标,该商标最终经商评委异议复审裁定不予注册。

至于申请人提到的被申请人抢注当时国内食品市场有较高知名度的绿得、旺仔、唐宫等商标的情况,商评委认为,这些情况属于“品格证据”,而且与本案争议事实没有直接关联,故未予评述。

3、驰名商标具有较强独创性。

争议商标的字体与申请人在先使用于饮料等商品上的“惠尔康”商标字体相近似,特别是其中的“尔”字均使用了在现代社会生活中已不常用的繁体字。

综合上述事实,商评委认为被申请人对于申请人在先使用“惠尔康”商标、字号的情况在主观上是明知的,却采用抄袭、复制的不正当手段在类似商品上进行注册,具有明显的进行不正当竞争、牟取非法利益的恶意,其行为应当受到法律的否定评价。

(四)关于被申请人违法受让第701244号“惠尔康HEK”商标的问题。

在评审程序中乃至法院诉讼阶段,本案被申请人一再强调其争议商标是在合法受让第701244号“惠尔康HEK”商标基础上进行的“扩展注册”。由此,如何看待被申请人受让注册第701244号“惠尔康HEK”商标的行为就成为本案的一个争议焦点。

经查,被申请人委托天津市商标事务所向商标局提交《转让注册商标申请书》的时间为1997年6月12日,该《转让注册商标申请书》上转让人名义为“天津市惠尔康科技公司”,“天津市惠尔康科技公司”的盖章日期为1997年6月10日。而天津市惠尔康科技公司已于1996年4月30日注销,其公章已上缴,作为民事主体的法律资格已经消灭,不再具有民事权利能力和民事行为能力,但其注销一年之后仍以“天津市惠尔康科技公司”名义实施的转让第701244号“惠尔康HEK”商标的行为,由于欠缺法律行为的根本生效要件,属于我国《民法通则》所规定的无效民事行为,应认定为自始不发生法律效力。

被申请人在向法院提交的起诉状中称,天津市惠尔康科技公司注销后,其第701244号商标专用权“依法由其开办单位——中国医学科学院放射医学研究所继受”,并且提交了一份中国医学科学院放射医学研究所与原告签订的“惠尔康商标过户协议”。

商评委则认为,被申请人未在评审阶段提交这份协议,该协议不能作为本案的证据。再者,注册商标专用权的移转、转让,需经商标局核准、公告以后才发生法律效力。无论是2001年修改前的《商标法》第三十条第一款第(3)项,还是2001年修改后的《商标法》(即现行《商标法》)第四十四条第一款第(三)项,均把“自行转让注册商标”规定为应由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标的违法行为。天津市惠尔康科技公司注销后,其上级单位——中国医学科学院放射医学研究所在长达一年的时间里,并未依法向商标局办理注册商标专用权移转手续,当然也就无权把没有登记在自己名下的商标转让给他人。被申请人在明知天津市惠尔康科技公司已经在1996年4月30日注销的情况下,仍以天津市惠尔康科技公司为名义上的转让人申请转让第701244号商标,在商标转让申请书上所盖的公章从何而来,由何人所盖,存在着严重的问题。可见,该“转让”行为明显不合法。

从根本上说,被申请人对第701244号“惠尔康HEK”商标并不享有专用权。在中国医学科学院放射医学研究所没有依法办理移转手续的情况下,该商标专用权已经因天津惠尔康科技公司主体资格的消灭而消灭。被申请人受让取得第701244号商标后,并没有对其进行实际使用,以至于该商标被商标局于2003年8月25日以连续三年不使用为由予以撤销。商标局的撤销决定将已经在实质意义上丧失权利的第701244号“惠尔康HEK”商标注册加以取消,在法律上相当于将一个已经死去多年的人的户口予以注销。一般来说,商标作为区别商品或服务来源的标记,其识别作用需要经过与商品或服务的具体结合才能实现;商标作为一项无形财产,其价值应通过商标所有人的使用与宣传才得以形成、积累。为了防止商标资源的闲置、浪费,《商标法》规定对于连续三年停止使用的商标,任何人可以向商标局申请撤销。为了克服注册原则的弊端,现行《商标法》更以第三十一条规定了对恶意抢注商标行为的禁止,以第十三条规定了对未注册驰名商标的保护。本案申请人自成立起就使用“惠尔康”作为字号,并在饮料等商品上长期、广泛地使用、宣传“惠尔康”商标,使其“惠尔康”商标在相关公众中具有了很高的知名度。反之,被申请人多次实施商标抢注行为,“受让”取得第701244号商标后也没有进行实际的使用。我国《商标法》保护商标专用权的要旨就在于维护诚实经营者通过艰苦努力创立的、凝结于商标之上的商业信誉,而不是鼓励一些投机取巧的人钻法律的空子,以商标注册为名,行符号圈地之实,甚至企图阻挠、排斥在先商标使用人依照法律程序正当取得商标权利,从中攫取非法利益。

因此,一方面,被申请人所持的“扩展注册”说没有任何法律依据;另一方面,被申请人采取欺骗手段非法受让第701244号“惠尔康HEK”商标并不能使其申请注册本案争议商标的行为获得正当性。

(五)申请人对于“惠尔康”商标的使用是否存在“违法侵权”的问题。

被申请人在答辩书中声称,“申请人在明知的情况下,违法侵权使用他人的注册商标,严重违反了商标法。”其理由是,申请人在申请注册“惠尔康”商标多次被商标局和商评委引证第701244号“惠尔康HEK”商标驳回的情况下,仍在第32类商品上“一直使用‘惠尔康’商标”的做法,属于非法使用他人注册商标、侵犯他人商标专用权的违法行为。在诉讼阶段,被申请人的委托代理人更是抓住这个问题大做文章,试图改变案件的定性。值得一提的是,该委托代理人是北京知名的知识产权律师,在庭审中表现出了很高的专业水准和辩论才能。

商评委则认为,天津市惠尔康科技公司于1996年4月30日注销后,第701244号“惠尔康HEK”商标专用权已经因天津惠尔康科技公司主体资格的消亡而在实质意义上消灭。在1996年4月30日之前,尽管天津市惠尔康科技公司曾经在豆乳商品上享有第701244号注册商标专用权,但其从未对申请人提起侵权诉讼,或者要求行政机关对申请人进行查处。对于申请人使用其“惠尔康”商标的行为作出法律判断,应当在一个侵权之诉的法律程序中由生效的裁判文书来完成,脱离了一定的法律程序,任何人都无权判定一个民事主体的行为是否构成侵权。无论申请人当时对于“惠尔康”商标的使用是否侵犯了天津市惠尔康科技公司的权利,现在也由于天津市惠尔康科技公司的注销而失去了有权参与诉讼的一方当事人。

更进一步说,本案实际上涉及到商标侵权的判定标准问题。现行《商标法》第五十二条规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的,属于侵犯注册商标专用权的行为。那么,能否仅凭申请人多次申请注册“惠尔康”商标被引证第701244号“惠尔康HEK”商标驳回的情况,就可以判定申请人属于“违法侵权”使用呢?显然不能这样简单地下结论。首先,商标主管部门所依据的《类似商品和服务区分表》是判断类似商品的参考,其目的在于提高审查效率、规范审查工作,但由于《类似商品和服务区分表》具有相对稳定性,不可能随时反映市场交易情况、消费者认知习惯的变化与调整,因此,可以认为《类似商品和服务区分表》起着“表面证据”的作用,如果当事人确有证据证明商品是否类似的实际情况与《类似商品和服务区分表》不一致时,应根据当事人的证据进行认定。再者,虽然我国《商标法》在规定侵犯商标权的行为时,未明确规定“足以造成相关公众的混淆误认”这一构成要件,但并不意味着在判断侵权时只需进行同一种或类似商品、相同或近似商标的机械比对即可。北京市高级人民法院知识产权庭认为,“在商标近似判断中应当对是否足以造成相关公众的混淆、误认进行判定”。在本案中,第701244号“惠尔康HEK”商标指定使用的“豆乳”商品所属的商品类别在历史上曾经有过调整,原为第30类,后来移至第32类,就本案的具体情况而言,豆乳与申请人生产的饮料、八宝粥等商品究竟是否属于类似商品,尚需在侵权诉讼中通过举证来解决。从本质上说,保护商标专用权的宗旨在于保护市场主体在经营活动中创立的、凝结于商标之上的商业信誉。本案中没有出现天津市惠尔康科技公司、被申请人对第701244号“惠尔康HEK”商标进行实际使用的任何证据,天津市惠尔康科技公司于1996年4月30日被注销,第701244号“惠尔康HEK”商标被商标局于2003年8月25日以连续三年不使用为由予以撤销。实际上,申请人使用“惠尔康”字号、商标在先,其使用时间甚至早于天津市惠尔康科技公司申请注册第701244号“惠尔康HEK”商标的时间(即1993年3月25日),只是囿于我国《商标法》没有“先使用权”的规定而不能据以确定权利。因此,混淆、误认的结果没有发生,混淆、误认的可能性也无从判定,更谈不上对第701244号“惠尔康HEK”商标注册人商誉的损害,申请人对于“惠尔康”的使用又出于善意,所谓“违法侵权使用”之说在法律上自然是不能成立的。

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