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“检索报告”与“专利权评价报告”之比较—从《专利法实施条例》修改谈起
添加时间:2013-12-26 20:44:53     浏览次数:835

作者:不详 

最近,国家知识产权局就《专利法实施条例》的修改征求公众意见,其中包括将“检索报告”制度改为“专利权评价报告”制度,这样的修改是否是一个名称上变化,还是实质上有变动,业内还有不同的理解。笔者有幸加入了专利法实施细则修改的课题组,司职于“检索报告制度的完善”课题,现将所了解的一些情况整理出来,以便读者能更好地理解修改的本意。 

一、 完善“检索报告”制度的必要性 

2000年专利法第二次修改时,增加了“检索报告”制度,考虑到实用新型专利的授权采取初步审查制,权利的稳定性不高,为了合理地平衡实用新型专利权人与社会公众的利益,引导实用新型专利权人合理合法地行使权利,参考国外有关国家的立法实践,设计了“检索报告”制度。实施“检索报告”制度以来,的确对一些不具备专利性的实用新型专利起到了一定的阻挡作用,使公众免遭诉累,但也出现了一些急需完善改进的问题。对“检索报告”的作用和性质,也有不同的认识。这次专利法第三次修改,明确了是专利权有效的初步证据。但检索报告是否为立案的必备文件,实践中也出现了执法不一的现象,有的法院认为必须提供检索报告才能立案,有的法院则不以为然。最高法院的有关司法解释规定“检索报告”应该提供,但后来最高法院的民三庭在一个案件的批复中,有认为只要符合《民事诉讼法》第108条的规定,就应该立案。这样的认识上的反复,使得公众无所适从,也是公众对“检索报告”的效力和作用认识更加混乱,此外,申请“检索报告”的主体仅限于专利权人,是否作出“检索报告”,公众通过正常渠道无从知晓,特别是“检索报告”的结论如果对专利权人不利,只要专利权人不说,公众也难以得到。通过国家审查资源作出的“检索报告”,不能广泛地为公众所利用;还有,“检索报告” 一经作出,除非有明显错误,专利权人没有任何申辩的机会,只能借助于无效程序得到部分救济。总之,实践表明,“检索报告”制度还有种种不令人满意的地方,如果不加以完善,其作用十分有限。 

二、 关于“专利权评价报告”制度的特点 

“专利权评价报告”一词,借鉴了外国或地区的经验。如日本在将实用新案由实质审查改为形式审查后,其配套了“技术评价书”制度,韩国也是如此;我国台湾地区也经历了将新型专利申请由实质审查改为形式审查,因此也有“技术报告”制度。将“检索报告”改为“专利权评价报告”,不仅仅是名称上的改变,我们更要关注其实质上的作用,本文下面就进行简要的分析。 

(1)“专利权评价报告”的范围与“检索报告”相比,“专利权评价报告”明显地扩大了审查范围。由原来的只管“新颖性”与“创造性”审查,变成全方位的审查,如是否公开充分,权利要求书是否得到说明书支持等,或者说,凡是涉及无效的理由,都可以在“专利权评价报告”中体现。这样审查范围的扩大,极大地提高了“专利权评价报告”的质量和可信度;可以在某种程度上避免“检索报告”认为具有“新颖性”与“创造性”,而无效程序中却被无效的情况出现。 

(2)突出了“专利权评价报告”的官方地位 “专利权评价报告”是依照专利法和专利法实施条例的规定,由国家知识产权局中指定的实质审查部门专门作出,其结论具有法律依据和官方地位,尽管“专利权评价报告”本身没有对专利权作出任何行政法意义上的处分,不属于具体行政行为,但由于审查范围的扩大,审查部门的专业性和唯一性,可以说“专利权评价报告”的做出过程性质上属于“实质审查”,使得其仍具有很强的参考价值。而“检索报告”从名称上或格式上,与一般的服务咨询机构作出的“检索报告”难以区分。例如国家知识产权局专利检索咨询中心作出面向社会的服务咨询机构,也可应任何请求人的请求,做出“检索报告”,且“检索报告”的格式上,也采用了通用的格式和标记符号。特别是该专利检索咨询中心冠以“国家知识产权局”,容易使人误以为其也属于官方做出的“检索报告”,而且,难免出现两种“检索报告”结论不一的情况,笔者在课题调研的时候,广东省法院系统的知识产权法官就提出如此的疑问,他们都搞不懂 “检索报告”的性质,甚至质疑为什么有这么多的机构可以做出“检索报告”;更何况一般的公众了。 

(3)“专利权评价报告”的做出更接近“实质审查” 由于我国对实用新型和外观设计专利申请采取“初步审查制”,为了维护专利制度的尊严,有必要要求专利权人在行使专利权之前,做一次“体检”。目前的“检索报告”也体现了这一点。但由于“体检”的范围过于狭窄,使得“检索报告”制度还不能充分发挥作用。“专利权评价报告”的审查范围扩大,使之更接近“实质审查”。但必须强调的是,“专利权评价报告”的做出不属于具体行政行为,专利权人没有行政救济的渠道,因此,在审查过程中,如果审查员的结论对权利人不利,考虑到审查的时效性,有必要给予权利人一次答辩的机会。这也是说,“专利权评价报告”制度与“实质审查”制度要有区别,不能混为一谈,否则就变成了“实质审查”制了。韩国在这方面经历的反复值得我们借鉴,韩国自2007年起,又将实用新型专利申请改为“实质审查”制,而先前韩国对实用新型专利申请采取形式审查,合格后即授权,但专利权人在行使专利权前,则必须先提供“技术评价书”,而“技术评价书”的做出完全等于“实质审查”制,专利权人对“技术评价书”不服也有后续的司法救济程序。因此在我国,“专利权评价报告”制度还不能变为“实质审查”制度;同时,也不能变成专利无效宣告程序。 如果不做出这样的区分,“专利权评价报告”也就没有存在的意义了。 

(4) 申请“专利权评价报告”的主体有所扩大目前,申请“检索报告”的主体还只限于专利权人。在课题研究中,课题组设想将申请“专利权评价报告”的主体扩大到利害关系人,甚至可以扩大到任何公众。但《专利法实施条例》规定了只限于专利许可合同的被许可人。笔者认为,如此主体扩大的范围实在是太小了,几乎等于没有扩大。因为目前大多数的专利许可合同中,被许可人与专利权人的关系十分密切,有些被许可人就是专利权人的关联公司,因此被许可人索要“专利权评价报告”的动力有限。或者说,专利权人根本就不会对被许可人封锁“专利权评价报告”。而对于专利侵权诉讼的潜在被告来说,他还是不能通过正常渠道来主动申请“专利权评价报告”;因此,这一点上,《专利法实施条例》并没有实质改变既往的申请“检索报告”的主体只限于专利权人的做法。好在《专利法实施条例》规定一旦做出“专利权评价报告”,则在专利公报上予以公布,这样的规定使得专利权人无法隐瞒“专利权评价报告”做出的事实和真相,在某种程度上弥补了对“专利权评价报告”申请主体的限制。 

三、 小结 

可以说,从“检索报告”到“专利权评价报告”,这其中有着很多本质上的改善。在形式上,为了区分歧他检索咨询单位所作的“检索报告”,将来对“专利权评价报告”的格式,也有所改进,比如,增加一个类似于“专利登记簿”的封皮,上面有“国家知识产权局”的名称与徽记,并明确指出是根据专利法及实施条例的相关规定做出的声明。同时,为了配合专利侵权诉讼,专利法修改草案明确规定对“专利权评价报告”,专利权人“应该提供”。还有一点需要指出的是,对于外观设计专利,也要根据专利法及实施条例的相关规定,设置了“专利权评价报告”制度;这一方面是针对两种采取初步审查制的专利类型“一视同仁”,一方面,目前关于外观设计检索数据库的建设已经取得初步成效,并且从人力物力上加以保证。可以预见,随着“专利权评价报告”制度的推行,专利制度将更加适应我国的国情,专利法的立法宗旨将得到更好的贯彻执行。 

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