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试论商标侵权中的反向混淆
添加时间:2013-11-9 22:46:04     浏览次数:878

来源:政法学刊(2009年第1期)

作者:曹  宁(南京财经大学 法学院  江苏 南京 210046)

 [摘要]反向混淆是近年来我国商标侵权案件中遭到的新问题,而我国现行的《商标法》中没有就“反向混淆”问题做出具体的规定。从商标法律制度的发展完善角度来看,我国应应加强对反向混淆案件的关注与研究,并针对反向混淆的具体特点进行适当立法,构建规制反向混淆的法律制度,为反向混淆问题的处理提供明确而充足的法律依据。

[关键词]商标侵权    反向混淆    法律规制

一、反向混淆的基本涵义

通常我们所熟悉的商标侵权都属于正向的混淆行为,即在后使用者基于“搭便车”、“傍名牌”的故意,混淆使用在先使用者的注册商标。反向混淆跟正向混淆恰恰相反,其发生混淆的方向不同,在先商标往往原本并无太高的知名度,而在后商标使用人对商标的使用过程中,通过大量的广告宣传等手段,使之获得了较高的知名度,以至于消费者会误认为在先的商标使用人的商标来源于在后商标使用人或认为两者之间存在某种赞助、认可、隶属或者许可等联系。

反向混淆理论首次被清晰、肯定的确认是在1977年“美国轮胎分销商”判例中。[1]本案法官在判决中指出:“在通常的商标侵权案件中,原告在某一公众认可的商标上进行大量的投资,并由此提出主张。原告会寻求挽回由在后商标人所造成的损失。而在后商标人则试图利用与原告商标相联系的商誉,向消费者大众暗示他的产品与原告的产品是同一个来源。但眼下的案件即涉及了反向混淆,侵权人使用原告的商标,造成了原告产品来源上的混淆。”[2]243在反向混淆中,一个公司或者个人通过首先在市场中使用某个商标,基于该在先使用的行为从而成为该商标的一在先使用者(the senior user)。另一个公司或者个人随后使用了与之相同或者相似的商标,则该公司或个人就成为在后使用者(the junior user)。[3]在发生反向混淆的情况下,消费者往往误以为该商标的在先使用者的商品或服务与该在后使用的商品或服务属于同一来源。消费者将它们误认为都是来源于该商标的在后使用者,因为通常情况下,该商标的在后使用者往往是市场上充斥其大量产品并拥有丰富市场资源的大公司。这样,在先使用者已经或者期待形成的良好商誉在某种程度上就被在后使用者的混淆行为所淹没,在先使用者的商标从本质上丧失了其原本应有的功能,难以再起到标明商品或服务来源、区别不同商品与服务以及承载其最初创造者良好信誉的作用。反向混淆使得商标的在先使用者丧失了对其品牌标识、商誉的控制能力,同时也失去了其新产品的市场,尤其是在后使用者从事交易所在这一领域。[3]

二、反向混淆的表现形式

通过对实践中反向混淆案例的分析我们可以发现,反相混淆侵权主要表现为以下几种情况,即在后使用者可能将他人在先注册的商标用于商标、商号、商品名称或者广告宣传等途径,具体表现为:

(一)在相同或类似商品上作为商标使用

在美国1977年“美国轮胎分销商”一案中,原告“Big O”是一家轮胎制造商,在自己制造的轮胎上使用其于1972年2月注册的“BigFoot”商标。被告是一家知名的橡胶轮胎制造商“固特异”,自1972年4月起,在其产品上使用“BigFoot”商标,并在全国范围内对该商标进行大规模的商业宣传。本案中反向混淆的表现为被告将原告在先使用的商标用作自己的商标。

(二)在后使用者在商业推销中使用在先使用者的商标

发生在我国的“蓝色风暴案”同样是一起典型的反向混淆侵权。百事可乐公司策划了一场以“蓝色风暴”为主题的商品促销活动,以“蓝色风暴”字样作为产品宣传的标识,投入大量资金,通过多种广告宣传活动,最终使得“蓝色风暴”这一标识在消费者心中留下了深刻印象。消费者一看到“蓝色风暴”字样,就会很自然地将其与“百事可乐”联系到一起。“百事可乐”在海报宣传中突出显示“蓝色风暴”标识,在产品瓶盖上仅注明“蓝色风暴”标识的行为,使“蓝色风暴”标识事实上成为一种商标。[4]其结果冲淡了原告原野公司注册的“蓝色风暴”商标在消费者心目中的印象,甚至会导致消费者误以为原野公司生产销售的商品来源于百事可乐公司。

(三)在后使用者将在先使用者的商标用于自己的商号

在著名的“慧眼案”中,被告将原告的注册商标用在自己的字号之中。北京慧之眼眼镜连锁服务有限责任公司使用与原告商标近似的文字作为其企业字号,并且在相同的服务项目经营中将企业字号用作简称,这样的使用足以造成相关公众误认为“慧之眼”公司与使用“慧眼”商标的经营者属于同一主体或者两者之间存在一定的关联关系。北京慧之眼眼镜连锁服务有限责任公司投入大量资金用于宣传“慧之眼”,使其影响力大于“慧眼”,导致相关公众“慧眼”误认为“慧之眼”,[5]46造成商品或服务来源的混淆。

三、反向混淆侵权行为的判定标准

近年来,反向混淆侵权在国内外的司法实践中已经屡有出现,我国比较典型的案件主要有“蓝色风暴案”、“慧眼案”、“保赐利诉立邦案”等等(各案例的详情可到“北大法意”数据库查阅),这些案件因实际情况的差异,有的被认定构成反向混淆,也有的被法院驳回。通过对上述几个典型案例的分析,结合国外相关判例,商标反向混淆侵权行为的判定标准主要有以下几个方面:

(一)反向混淆的范围不局限于“相同或者近似的商品上使用” 

随着品牌制度的发展、商业标识一体化与整体化运作的发展,反向混淆所指向范围也应当不断扩大,其中的“在后使用者”的使用范围已不能局限于有的学者所定义的在“相同或者近似的商品上使用”[6]8,不同的领域的混淆使用正被纳入其中加以考虑,因为商标法制止反向混淆行为,其目的不仅仅是保护在先使用者的商标权,还包括在先使用者未来的市场拓展空间、独立市场主体地位和身份。故笔者认为,只要存在这样的混淆使用,从认定侵权的角度,我们不应将混淆商品与被混淆商品是否相同或类似作为认定反向混淆的必备要件,而是应当将其作为一个考虑因素,也就是说“相似程度”越高,认定为构成混淆的可能性也就越大,但是反过来却不是如此,不能说因为不相同或者类似,我们就不能认定构成反向混淆。

(二)在反向混淆中通常在后使用者知名度高于在先使用者

在后使用者的知名度、实力或市场优势要强于在先使用者,这是构成反向混淆的基本标准。在一般的正向混淆商标侵权案件中,需要对商标是否近似作出判定,应当考虑请求保护商标即在先商标的显著性和知名度,因为在后使用者混淆使用的目的在于搭便车、傍名牌,这就要求在先商标具有较高的知名度和良好的商誉。当在先商标的显著性越强、知名度、商誉越高时混淆的可能性也就越大。在正向混淆中在先商标的显著性越强、知名度、商誉越高,其获得保护和认定被侵权的可能性就越大。在反向混淆案件当中,恰恰是反过来考虑,应当考虑的是在后商标的显著性、知名度和商誉等因素。反向混淆中认定是否存在反向混淆侵权着重考虑的是相关消费者对在后使用者所混淆使用的在先使用者商标的熟悉程度,消费者是否会将在先商标误认为是来源于在后使用者或者认为两者之间存在赞助、许可、隶属等关系。“通常情况下,人们总是倾向于把不熟悉的标识误认为较熟悉的标识或者将其视为熟悉标识的变体。”[7]53因此,当在后商标显著性和知名度越强,则它对在先商标的淹灭可能性也就越大,在发生混淆后被认定侵权的可能性就越大。

(三)反向混淆侵权的目的相对于传统商标侵权而言具有特殊性

反向混淆理论的确立从某种意义上来看,是对传统商标侵权理论“颠覆”。一方面,从在先使用者的角度来看,反向混淆中很多情况下,小企业即在先使用者往往基于自己经营理念与在后使用者不相容或者为了保障自己企业的独立市场主体地位和身份不愿意利用在后使用者的商誉。而在正向混淆中情况恰恰是相反的,侵权者侵权的目的就是未来窃取他人商标业已取得的良好商誉。另一方面,商标侵权行为一般表现为侵权人的作为,呈现出主动实施侵权行为的特征。反向混淆则并不是如同一般商标侵权,后使用者积极主动实施的行为,其目的并非是为了利用他人商标的信誉为自己谋取利益,更多地是为了商业宣传上的便利,在某些情况下或许也没有意识到这样的行为侵害了别人的权益,正如在“蓝色风暴案”中百事公司的侵权一样,其追求的目标并不是为了搭他人便车,造成消费者混淆。

(四)反向混淆侵权中在先使用者所受到的损害往往具有隐蔽性

在反向混淆侵权中,受到侵害的通常是小企业,对于受害的小企业而言,即使存在实际的损害,囿于其企业的规模、市场销售的规模都相对较小,其所受实际损害若通过金钱价值来衡量也是相对轻微的。因此,按照一般商标侵权损害赔偿的计算方法,显然不足以弥补小企业遭受的真实损害。在反向混淆侵权中,“我们更关注的是反向混淆侵权对小企业的品牌、商标今后的发展所带来的毁灭性影响。因而,实际损害也不应成为反向混淆侵权构要件。”[6]22传统上对利益或损害的衡量方法在反向混淆中也是行不通的,对于在先使用者而言,他所丧失的不同于正向混淆中那些可以通过侵权者销售量等可以量化的方法来计算利益,更重要的是对商标的控制权、未来发展可能带来的商业信誉无形财产的损失,这样的损失无法精确计算并获得充分有效的补偿。笔者认为可以借鉴美国学者的观点,“依照商标许可使用费来计算损害赔偿同时配合使用禁令”[8],同时可以考虑对故意侵权的企业科以惩罚性赔偿金。

四、我国对反向混淆的法律规制思考

(一)对反向混淆进行法律规制的必要性

“通常情况下,是被告假冒原告产品,而方向相反的错误认识也会导致同样的恶果,即通过某种表述或者暗示,使人们误认为原告产品源于被告......和通常情况下的不正当交易相比,这种错误更加巧妙和隐蔽,造成的损害也更为间接。在我看来,谴责第一种行为的原则也同样谴责另一种行为。”[9]正如霍姆斯所言,反向混淆与正向混淆相比具有更高的隐蔽性,其所造成的损害也更多的是一种间接的损害,无论是从保护在先使用者商标专用权的角度,抑或是保障小企业的发展权即在先使用者未来的市场拓展空间、独立市场主体地位和身份角度,我们都应当对反向混淆侵权行为做出规制,以捍卫商标法律制度的尊严,为小企业的成长保驾护航。

(二)我国对反向混淆进行法律规制的现状

对商标反向混淆侵权的规制在我国现行法律制度中可以从《商标法》和《反不正当竞争法》中找到一些可以适用的法律依据:我国现行的《商标法》第52条第1款和第5款规定:“未经商标注册人的许可,在同一种或者类似商品上使用与注册商标相同或者近似的”,“给他人注册商标专用权造成其他损害的”属于侵犯注册商标专用权的侵权行为;我国《反不正当竞争法》第2条规定,所谓的不正当竞争,是指“经营者违反本法规定,损害其他经营者的合法权益,扰乱社会经济秩序的行为。”从解决眼前问题的角度考虑,可以借鉴欧洲学者的观点:“对商标侵权责任起决定作用的是混淆的事实,而非混淆的方向”[10]351。如不考虑混淆的方向,就本质而言仍属于“混淆”的范畴。“我国商标理论中的‘混淆’概念可以向‘反向混淆’扩张,我国商标法相关司法解释仅将混淆的可能性作为商标侵权的标准,并未明确限定发生混淆的方向。因此,对于现实中确实存在的对在先商标使用人产品来源造成误认与对在后商标使用人产品来源造成误认两种情形均应给予同等关注。”[11]笔者认为,首先有必要将仅体现在司法解释中的“混淆”概念引入我国的商标立法中,其必要性本文在这里不深入探讨。其次,在我国尚未建立起反向混淆制度之前,充分利用现行商标法律制度,对混淆概念作扩张解释将反向混淆纳入其中加以规制是可行的。从竞争法的角度来看,反向混淆行为显然属于一种不正当竞争行为,在后使用者的反向混淆行为构成了对在先使用者的商标权的侵害,即《反不正当竞争法》法条中的“对其他经营者的合法权益的损害”。而该混淆行为所引起的消费者对在先使用者商品来源的混淆又构成了“对经济秩序的扰乱”。 介于反向混淆的特殊性,仅仅依据现行法律和司法解释中有限的几个条文来规制显然不能满足实践的需要。实践中的反相混淆侵权已经不是简单的以个案的形式出现,对于这种特殊的商标侵权必须通过建立相应的制度来规制,而在尚未建立起反向混淆制度之前,暂时以我国现行《商标法》和《反不正当竞争法》来规制反向混淆只能作为一种权宜之计。

(三)构建我国反向混淆法律规制制度应当考虑的几个因素

反向混淆因其本身的特殊性,其法律制度的建立必须考虑诸多的影响因素,如应该如何与现行商标法律制度和反不正当竞争法协调、如何平衡法律关系中各个权利主体之间的利益等等。反向混淆作为混淆的一种形式,应当通过完善现行的商标法律制度来实现。笔者认为,构建我国反向混淆制度应当考虑以下因素:

1. 归责原则的确定

“在商标侵权领域,对于已经具备侵权客观要件的,不论其主观心态是明知、应当知道的故意或过失,原则上都应当承担一定的侵权责任,即非财产责任,这类规定同样适用于无辜销售者和便利提供者。而对于不存在主观过错的侵权人,则在其证明自己无主观过错的前提下,不承担进一步的财产责任,即损害赔偿责任,也即损害赔偿责任。对于损害赔偿责任的认定适用过错推定原则。”[6]45笔者此观点不能适用于反向混淆的侵权行为。反向混淆作为商标侵权的特殊形态,无论是非财产责任还是财产责任都不需要考虑侵权者主观心态,因为在后使用者的知名度和影响都要高于在先使用者,很容易证明自己不是基于搭便车、傍名牌的故意而使用的,这样便很容易的逃避了损害赔偿责任,更重要的是反向混淆理论侧重保护的是在先使用者未来的市场拓展空间、独立市场主体地位和身份。所以在反向混淆侵权认定中我们不应考虑侵权者是否存在主观过错,即对反向混淆侵权行为的认定应采用无过错责任原则。

2.平衡在先使用者、在后使用者以及消费者两者之间的权益 

“商标法从来不意味着仅仅授予单个的商标权人以财产权。相反,商标保护需要在商标所有者的利益、竞争者的利益与公众利益之间实现精妙的平衡。”[12]在商标竞争性利益平衡的主体结构中,主要的利益主体是商标权人、商标商品的消费者以及商标权人的竞争者。[13]441在反向混淆中同样有必要考虑与之相类似的一种利益的平衡关系,这里的利益主体由在先使用者、在后使用者以及相关产品的消费者构成。在先使用者有着商标法所赋予的商标权,在后而使用者因其对该商标混淆使用过程中的巨大的投入,同时也存在着某种意义上的经济利益,消费者的利益又有着不同于前两者的特殊性,因为消费者的利益与在先使用者和在后使用者的利益同时存在着关联关系。三者之间关系复杂,不同于普通的商标侵权。这里,不能仅仅简单地依据“保护公众利益”的原则而将法律赋予商标权人的商标专用权“剥夺”。就该商标的最终归属可以视在后使用者是否存在主观上的侵权故意而定,如果在后使用者基于侵权的故意而使用该商标则最终不能取得该商标,即便给予在先使用者充分有效的补偿;相反,如果在混淆使用中没有主观上的故意,在参照上文所提到“商标许可费”的方式给予在先使用者商标使用权转让费用之后,可以依据优先保护消费者利益,最终取得该商标的使用权。

3.对商标合理使用的排除

认定商标反向混淆应当排除商标的合理使用。合理使用是指在经营活动中以善意的方式使用叙述性商标,不视为侵犯商标专用权的行为。[14]589在反向混淆中首先需要做出判断,该商标是否属于叙述性商标。通常,叙述性商标直接是由商品质量、主要原料、功能、用途等的普通词汇构成,或者是含有地名的商标。这种叙述性的商标经过使用取得显著特征、便于识别,可以作为注册商标,但这仍然无法改变其缺乏显著性的基本属性,也就是说,叙述性商标虽然取得了“第二含义”,它的原含义并未消失。[14]589出于说明商品来源、原材料、功能和用途的需要,而对叙述性商标所进行的善意使用,应当认为是合理使用,而不认为构成反向混淆。是否是合理使用,还应考虑以下三个因素:首先,是不是不可避免的使用;其次,这种使用是不是善意的;第三,使用是否是正当的。在对商标反向混淆进行认定时,如果符合上述要素,应当认为是合理使用,而不能认定为侵权行为。

 

 

Reverse Confusion in Trademark Infringement

Cao Ning

(Nanjing University of Finance and Economics

Law of School, Nanjing Jiangsu, 210046)

Abstract:Recent years, reverse confusion is a new issue in trademark infringement in our country. 

However, the Trademark Law has no specific provisions to regulate such situation. In the view 

of perfect the legal system of the Trademark Law, we should concern much about reverse 

confusion. According to the specific characteristics of reverse confusion, legislature should 

properly legislate in order to format a perfect legal system providing precise legal basis to deal 

with reverse confusion cases.

Key words: Trademark Infringement; Reverse Confusion; Legal Regulation

 

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基金项目:江苏省教育厅2008年高校哲学社会科学基金资助项目(编号:08SJB8200005)

                       南京财经大学2008年研究生创新研究资助项目(编号:M0827)。

作者简介:曹宁,男,1984年出生,江苏泰州人,南京财经大学法学院2007级硕士研究生。

 

[参考文献] 

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[1] Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365, 1371-72 (10th Cir. 1977).

[2] 周林.知识产权研究[M].北京:知识产权出版社,2007.

[3] Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 957 (7th Cir. 1992) at 958.

[4] 吕冰.“蓝色风暴”商标案宣判 百事可乐赔偿300万[EB/OL].人民网,http://society.people.com.cn/GB/42733/5789896.html.

[5] 庞静.反向混淆“慧眼” “慧之眼”被判侵权[J].中华商标,2008,(4).

[6] 葛璐萍.商标侵权中的“反相混淆”[D].上海:上海海事大学,2007.

[7] 张爱国.商标“反向混淆”理论初探[J].电子知识产权,2007.(8).

[8] Leah L. Scholar, Righting the Wrong in Reverse Confusion, 55 Hasting Law Journal 737.

[9] Westward Coach Mfg. Co. v. Ford Motor Co., 388 F. 2d 627, 635(7th Cir. 1968).

[10] Jeremy Phillips, Trademark Law, Oxford University Press, 2003.

[11] 徐清霜.商标侵权案件中的“反向混淆”问题 [EB/OL].山东知识产权裁判网,http://www.sdipr.gov.cn/art/2006/03/27/art_7141.html.

[12] Jennifer E. Rothman, Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroad of Trademark 

Law, 27 Cardozo. Rev.190 (2005).

[13] 冯晓青.知识产权法利益平衡理论[M].北京:中国政法大学出版社,2006.

[14] 吴汉东.知识产权基本问题研究[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

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