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美国商标反向混淆理论与实践及对我国的借鉴
添加时间:2013-11-5 20:44:30     浏览次数:866

来源:中华商标(2011-01)     

作者:华东政法大学 夏朝羡

反向混淆(reverse confusion),概念界定很复杂,通常的是指购买者实际上买到的是在先商标权人的商品或者服务,却误认为是购买了在后商标使用人的商品或者服务或至少与在后商标使用人有联系。“当在后使用者的广告和促销声势之大,使在先使用者的名声湮没在市场之中,而使客户发生混淆而认为在先使用者的商品是在后者的,反向混淆就产生了。”[1]

一、美国商标反向混淆的认定

创设反向混淆商标侵权理论的经典判例是Big O Tire Dealer,Inc.V.Goodyear Tire & Rubber Co.一案,该案确立的反向混淆理论后来为其他法院、《反不正当竞争法重述》(第3版)以及美国专利商标局的授权程序所接受。[2]

在Macia v. Microsoft Corp案中,法院在认定是否构成反向混淆时,采用了Polaroid八要素判定,该八要素包括但不限于:(1)商标的强度;(2)商标的近似程度;(3)产品的类似程度;(4)在先商标权人进入被告市场的可能性;(5)实际混淆;(6)被告善意采用该商标(影响救济方式与赔偿);(7)被告产品的质量;(8)购买者谨慎程度。同时,法院也指出,Polaroid判断要素并不是封闭的,不能机械性地适用,而应当根据个案事实对各要素有所侧重。[3]

在Sullivan v.CBS Corp案,法院采用的七要素判定商标混淆可能性:(1)商标的近似程度;(2)产品的类型程度;(3)共同使用的领域和方式;(4)购买者可能的注意程度;(5)原告商标的强度;(6)是否存在实际混淆;(7)被告搭原告产品便车的故意。[4]

由以上关于反向混淆与正向混淆认定标准可以看出,两者要考虑的因素很接近,但是不能完全使用正向混淆的标准,因为在具体案件中侧重点不同。如World Wide Sales,Inc.v.Church & Dwight Co.,Inc.案中,在认定反向混淆中,法院考察的因素与认定正向混淆可能性一样,但是其中侧重的因素可能会不同。[5]

如果完全使用正向混淆的标准判断反向混淆,则在先商标使用者可能得不到法律的救济,如美国第七巡回法院在Westward coach Manufacturing co,Inc.v.Ford Motor co,Inc.一案中用“搭便车”的标准审查被告Ford Motor公司的侵权故意,得出被告并不存在传统混淆侵权中的混淆故意,使westward公司得不到应有的法律救济,为此,必须确立新的标准认定反向混淆。但是在确立新的标准认定反向混淆时,对于认定反向混淆应考虑的因素,不同巡回法院有不同的见解,究竟这些因素是作为事实还是作为法律,各巡回法院也并没有统一的认识,不同的巡回法院在判例中建立起了不同的标准以认定在后商标使用者的行为是否构成反向混淆。[6]

通常,美国法院在判定是否构成反向混淆时,会参考正向混淆可能性的因素,并在这些因素的基础上作相应的修正:如下列几个判定因素的修正:

1.在后使用的商标强度。在Alta Vista Corp.,Ltd.v.Digital Equipment Corp.案中,法官认为,认定反向混淆时考察的因素与正向混淆一样,但是应特别注意到在后使用者商标的强度。”[7]Fisons Horticulture,Inc.v,Vigoro lndustries,Inc.案中,第三巡回上诉法院法官认为,采用反向混淆理论分析混淆可能性时,仅关注在先使用商标的强度是不正确的,因为那是正向混淆案件中的考察的焦点。[8]Macia v.Microsoft Corp.案中,法官认为在反向混淆案件中应较少地关注在先使用者商标的商业强度,因为此类案件中在先使用商标的商业强度通常较弱。[9]Echo Drain v.Newsted案中,法官认为在考察商业强度时应考虑两个因素:(1)在后使用商标相对于在先使用商标的商业强度;(2)广告、市场竞争导致饱和,公众对在后使用商标熟知程度。[10]

2. 被告的意图或恶意。在Fisons Horticulture,Inc.v. Vigoro lndustries,Inc.案中,第三巡回上诉法院法官认为,在反向混淆案件中考虑被告的意图是不对的,因为在后使用者并非试图搭乘在先使用者商誉、声誉的便车,而是要湮没在先使用者。[11]即在反向混淆情况下,在后使用者并不从在先使用者的商标中获利,而是使市场饱和而覆盖在先使用者的名声。

3.产品的关联程度。在Dream Team Collectibles,Inc.v.NBA Properties,Inc.案中,法院认为,在反向混淆案件中,产品的关联程度不像在正向混淆案件中那么重要,消费者甚至可能在不相关的产品上将原告的商标与被告的联系在一起。[12]在Echo Drain v.Newsted案中,法院认为,反向混淆案件中的关键问题是,当购买者遇到在先商标使用者的产品,会不会将其与在后商标使用者的产品联系在一起。[13]

4.相关消费者的谨慎程度。在Parenting Unlimited lnc.v. Columbia Pictures Television lnc.案中,法院认为,该案中最相关的消费群体是在原告杂志上作广告的公司和广告代理商,而这些广告人作为行家,完全有能力区分杂志与喜剧秀,因而法官判定不存在反向混淆的可能性。[14]Strange Music,Inc.v. Strange Music,Inc.案中,法院认为,反向混淆商标侵权案中关注的焦点是在先商标使用者产品购买者的混淆,而非在后使用者产品的购买者。[15]

二、我国对商标反向混淆的法律规制

我国《商标法》第52条第(1)项规定:“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”构成商标侵权行为,未提及混淆的要求。该条第(5)项规定:“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”构成商标侵权行为。对此,《商标法实施条例》第50条作出具体规定,是指“在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的”。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,“将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”,属于给他人注册商标专用权造成损害的行为。这些相关法律条文成为我国反向混淆商标侵权案件的重要裁判依据。

司法实践中,一般商标侵权都表现为假冒他人商标,通常都是大企业起诉小企业侵权。然随着中小企业品牌意识和自我保护意识的不断增强,在商标侵权案件中,原被告角色颠倒的案例也逐渐增多。这类小企业状告知名大企业侵犯其商标专用权的案件也被舆论戏称“蚊子叫板大象”。“蓝色风暴”商标侵权案就引发社会的广泛关注,而反向混淆也更加受到实务界重视。

(一)未明确承认反向混淆——“冰点”水与“冰点红茶”,“浓浓”与“浓浓奶香情”

在重庆必扬冰点水有限公司诉青岛青啤朝日饮品有限公司商标侵权案[16]中,法院判决文书中并未直接使用“反向混淆”概念,而是依据是否误导公众作出裁判。

在浙江省龙游平分糖果食品厂诉不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司商标侵权案[17]中,法院的判决文书中也并非直接使用“反向混淆”的概念。二审法院认为,不凡帝范梅勒公司在涉案商品的外包装上较小的字体使用“浓浓奶香情”的行为不具有区分商品来源的作用,不属于商标意义上的使用,而属于商品装潢,并且本案中不突出使用“浓浓”的方式构成合理使用。接着判定被告方的行为是否构成商标侵权,考察的重要因素是是否误导公众作出认定。但是该案中二审法院指出,“根据本案的相关证据及本院查明的事实,平分厂无证据表明不凡帝范梅勒公司知道浓浓商标的存在,以及明知浓浓商标而恶意使用以使相关公众产生混淆或误认。”从这里可以看出,该法院认为在后使用人的恶意是判断混淆的因素。这是不符合反向混淆理论的重要方面。

(二)承认反向混淆——“蓝色风暴”,“慧眼”

在浙江蓝野酒业有限公司诉杭州联华华商集团有限公司、上海百事可乐饮料有限公司案[18]中,一审法院在判决书明确提出,误导公众不能仅仅理解为将知名度小的商标误认为知名度大的商标,同时还包括“反向混淆”。二审法院则并未使用“反向混淆”的概念,而是依否导致公众误认的可能性作出裁判。

鲍应巨诉北京慧之眼眼镜连锁服务有限责任公司案[19]中,法院认为,慧之眼公司使用“慧之眼”作为字号,根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于给他人注册商标专用权造成损害的行为。商标的功能之一是区分经营者之间的商品或服务,以便消费者在众多竞争者中进行选择。如由于慧之眼公司的宣传或经营规模大,导致公众误认“慧眼”商标由慧之眼公司所有或使用,即使鲍应巨通过自身努力使“慧眼”商标具备了一定的营业信誉,其亦无法享受相应的利益,实际上限制了鲍应巨今后的发展空间,这种现象亦是一种混淆,即反向混淆。此案中,法院明确采用“反向混淆”的概念。

由上述案例可以看出,在认定商标反向混淆问题上,有的法院未明确使用“反向混淆”的概念,而是依据我国法上的“误认”、“误导公众”作出裁判。有的法院直接使用“反向混淆”的概念,如“蓝色风暴”(一审)、“慧眼”案。但即使直接使用“反向混淆”概念,也是通过对“误认”、“误导公众”进行解释,如“蓝色风暴”一审法院认为误导公众不能仅仅理解为将知名度小的商标误认为知名度大的商标,同时还包括“反向混淆”;  “慧眼”案法院认为由于慧之眼公司的宣传或经营规模大,导致公众误认“慧眼”商标由慧之眼公司所有或使用,实际上限制了鲍应巨今后的发展空间,这种现象亦是一种混淆,即反向混淆。

三、立法建议

(一)明确“误认”、“误导公众”的涵义

我国现行商标法中未直接采用混淆概念,理论界许多学者认为应当将混淆作为判断是否构成商标侵权的一个要素,实践中法院也确实在运用混淆理论进行裁判。我国商标法虽然避开了混淆概念,但如上文所述,司法解释和商标法实施条例出现了“误认”、“误导公众”等。最高人民法院在司法政策中曾经提出:“是否构成侵犯注册商标专用权,原则上要以是否存在造成公众误认、混淆的可能性为基础作出判断。”[20]在商标语境下,误认、误导公众与混淆涵义相近。从某种程度上说,我国商标法律制度中并不排斥反向混淆这一侵权形式。笔者认为,在现有法律框架内,完全可以对“误认”进行解释,使之涵盖正向混淆和反向混淆。实际上,如上文所述,从不认可反向混淆到认可反向混淆构成商标侵权的过程中,美国法院一直在拓宽混淆的范围。传统的混淆类型是正向混淆,即购买者误认为与他人注册商标相同或者近似商标的在后使用者与在先商标权人的商品或者服务有同一来源,或者具有某种联系。而反向混淆正好与之相反,是将在后商标使用者作为在先商标权人商品来源的误认。我国可以借鉴和引进美国法上的反向混淆理论,明确“误认”的涵义。

(二)明确反向混淆的认定标准

商标反向混淆与正向混淆适用的具体情形不同,在通常情况下,商标正向混淆中,商标侵权的原告在一个已经确立商誉的商标上进行了大量投入,而使用相同或类似商标的被告企图不当利用与该商标相关的商誉,暗示消费公众其产品与原告的产品来源相同。反向混淆适用的前提有两个:首先存在商品来源混淆的可能性,即消费者就原告和被告的产品来源会发生错误认识;其次,这种混淆和正向混淆的次序不同,是消费者会误以为原告的产品来源于被告。[21]由于反向混淆与正向混淆的不同,因而完全用传统的正向混淆的认定标准是不够的,应考虑到反向混淆的特殊性进行相应的完善。笔者认为,我国可以结合前文所述美国法院的Polaroid八要素判定法等反向混淆的认定标准,通过司法解释或是实施条例的形式对反向混淆的认定标准进行具体规定,以便于司法实践中的统一。

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