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分销商抢注商标的法律适用—雅培糖尿病护理公司诉上海和亭商贸有限公司等商标专用权权属纠纷案
添加时间:2013-10-16 23:23:26     浏览次数:1073

作者:金滢、王婷钰

【编者按】

本案系国内分销商在分销外资公司产品过程中实施恶意抢注商标行为的典型案例。该案例被今年第1期《知产审判案例参考》编录,与该文不同是,本文针对同一案例,没有从《商标法》第15条规定适用的角度分析,而是依据双方签订《国际分销协议》中有关知识产权的约定,结合三被告在申请、转让时存在的明显恶意,认定“利舒坦”中文标识归原告所有,为引导法官多视角分析同类案例,特此编发,以兹借鉴。

【案号】

一审:(2010)黄民三(知)初字第371号

二审:(2012)沪二中民五(知)终字第4号

【案情】

原告:雅培糖尿病护理公司。

被告:上海和亭商贸有限公司(以下简称“和亭公司”)。

被告:上海和祥医疗器械有限公司(以下简称“和祥公司”)。

被告:上海西河医疗器械有限公司(以下简称“西河公司”)。

2002年,美国塞瑞森公司(TheraSense,Inc.)生产的FreeStyle 血糖仪进入中国市场销售,并在我国核准注册 “FREESTYLE” 字母商标,核定使用商品分别为第10类和第5类。2004年塞瑞森公司被美国雅培制药公司收购后,塞瑞森公司更名为雅培糖尿病护理公司,并继续生产经营“FreeStyle/利舒坦”血糖仪和血糖试纸产品。

2003年5月,被告和亭公司开始为塞瑞森公司(TheraSense,Inc.)生产的FreeStyle 血糖仪产品进行宣传;并根据塞瑞森公司(TheraSense,Inc.)提供的宣传资料于2003年8月起,分别在《中国糖尿病杂志》、《中华内分泌代谢杂志》上,为塞瑞森公司(TheraSense,Inc.)生产的FreeStyle 血糖仪作产品宣传广告。

2003年10月,被告和亭公司与塞瑞森销售公司(TheraSense Sales Corporation)签订了《国际分销协议》,授权和亭公司为非独家授权FreeStyle产品分销商;在该协议第6.4条分销商促销信息和促销信息中约定,塞瑞森销售公司拥有分销商促销信息中或由分销商促销信息而产生的所有版权或其他知识产权中的权利、所有权和权益,有鉴于此,分销商在此转让并移交所有由分销商促销信息而产生的所有版权或其他知识产权的权利、所有权和权益。嗣后,《国际分销协议》约定的产品销售业务由被告和祥公司履行,在产品包装盒的中文标贴上注明“FreeStyle利舒坦血糖仪”,生产厂商为原告,经销商为和祥公司等相关企业信息。在产品的销售和宣传过程中, 中文“利舒坦”与英文“FreeStyle”商标也始终被同时予以使用。

2007年12月1日,被告和亭公司的关联公司—西河公司与原告的关联公司——香港雅培公司签订了《分销协议》。由于上述协议的签订,《国际分销协议》终止履行。 “FreeStyle 血糖仪”相关产品在国内的经销,由被告西河公司根据《分销协议》与香港雅培公司指定的设立于上海的雅培贸易(上海)有限公司实际操作。该《分销协议》至履行期限届满后终止。

2008年4月,和祥公司申请的“利舒坦”中文经核准注册为文字商标,核定使用商品为第10类。2009年1月21日,该商标由被告和祥公司经核准转让予被告西河公司。

现原告诉至法院请求判令注册号为第4750189号的“利舒坦”文字商标的商标专用权归属于原告所有。

【审判】

上海市黄浦区人民法院经审理后认为:《国际分销协议》系双方当事人的真实意思表示,依法成立,具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。被告和亭公司虽在签订《国际分销协议》之前已经将中文“利舒坦”作为产品名称或标识进行宣传使用,但被告和亭公司无证据证明其除将该标识或名称使用在了“FreeStyle”品牌的血糖仪和血糖试纸产品及宣传外,还在其他商品及宣传中予以使用;且和亭公司所提供的证人也证实“利舒坦”系和亭公司为在国内经销塞瑞森公司血糖仪产品的业务而特意创设的,故中文“利舒坦”无论作为产品名称还是商标,均应属于由分销商在经营 “FreeStyle”血糖仪、血糖试纸产品过程中的信息进而产生的知识产权。被告祥和公司在明知协议约定“利舒坦”中文标识相关权利归属于塞瑞森销售公司的情况下,申请注册“利舒坦”中文商标并转让于被告西河公司的行为,明显违约且具有主观恶意。西河公司的股东系和亭公司的原股东,其受让“利舒坦”中文商标,也非出于善意。由于原塞瑞森销售公司确认FreeStyle和利舒坦商标中的权利、所有权和权益均归属于原告雅培糖尿病护理公司(Abbott Diabetes Care Inc.),因此现原告主张“利舒坦”中文商标专用权,于法不悖。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定,作出如下判决:注册号为第4750189号的“利舒坦”注册商标归原告雅培糖尿病护理公司(Abbott Diabetes Care Inc.)所有。

宣判后,三被告均提起上诉。上海市第二中级人民法院经审理后判决驳回上诉,维持原判。

【评析】

本案是国内分销商在分销外资公司产品过程中实施恶意抢注商标行为的典型案例。如何使用法律是准确处理本案的关键。

对于该案件的法律适用问题有观点认为,三被告虽非传统民法意义上的代理人,但这并不妨碍三被告为《商标法》第15条规定的代理人或者代表人的法律事实。对于《商标法》第15条中代理人的范围,实务界存在着截然不同的观点。一种观点认为,代理人仅指民法意义上的代理人,不包括代理商、经销商。另一种观点则认为应当对《商标法》第15条中的代理人或代表人进行扩张解释,代理人不仅包括民法意义上的代理人,还包括代理商、经销商。一些权威解说支持对代理人或者代表人作广义的解释的。最高人民法院在提审头孢西灵案[(2007)行提字第2号]中亦指出,“商标法第十五条规定的代理人应当作广义的理解,不只限于接受商标注册申请或者商标注册人委托、在委托权限范围内代理商标等事宜的商标代理人、代表人,而且还包括总经销(独家经销)、总经销(独家代理)等特殊销售代理关系意义上的代理人、代表人。”

然而,笔者认为,不宜将普通的经销商认定为《商标法》第15条规定的代理人。理由在于:(1)代理人与经销商存在着实质性的差别。代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。而经销其实质是一种买卖行为。(2)最高人民法院在提审头孢西灵案判决中并未对于普通的经销商是否为《商标法》第15条规定的代理人予以明确。《商标法》第15条的立法目的是制止代理人违反诚实信用原则的恶意抢注行为。然而,关于恶意的判断标准,可以运用民法上关于善意和恶意的区分来界定恶意抢注中的恶意。民法上的恶意,从理论上说只涉及行为人知或不知的问题。应知与行为人的注意义务和注意程度有关联:应知、能知而不知的,属于过失。重大过失,等于故意。就普通经销商而言,其注意程度与注意义务显然与独家经销商不同。如将独家经销商等同于普通经销商,则增加了普通经销商的注意程序与注意义务,这对普通经销商显然是不公平的。因此,笔者认为就普通的分销商而言,法院在案件审理过程中不能简单地推定普通经销商是《商标法》第15条规定的代理人或代表人,而是应当通过审查商标所有人与代理人或代表人之间是否形成了一种特殊的经销关系最终确认是否适用《商标法》第15条。

我国《商标法修正案(草案)》第15条第二款规定“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。”。从条款的表述上看,上述条款是对现行《商标法》第15条的补充和完善,将更好地遏制我国日益增多的恶意注册他人商标的现象。

综上分析,本案被告显然不应认定为《商标法》第15条规定的代理人,本案不适用该条法规。因此,本案在判决时未适用《商标法》第15条的规定,而是依照《合同法》规定,根据双方《国际分销协议》相关约定,同时结合三被告在申请、转让时所持的主观态度进行判定。根据和亭公司与赛瑞森公司签订的《国际分销协议》6.4条(i)项的规定,“利舒坦”中文标识的相关权利应当归属于塞瑞森销售公司。被告和祥公司虽未作为《国际分销协议》的合同相对方在协议上签字,但被告和祥公司确认协议约定的产品销售业务系由其实际履行的。和祥公司在明知存在相关知识产权权属约定的情况下,作为商标申请人申请注册“利舒坦”中文商标,且将核准注册的“利舒坦”中文商标转让于被告西河公司,其行为显然违反合同约定,同时又具有明显的主观恶意。此外,西河公司的股东系和亭公司的原股东,对于《国际分销协议》的相关内容以及实际履行情况亦应当是明知的,因此西河公司受让和祥公司注册的“利舒坦”中文商标,也非出于善意。鉴于原塞瑞森销售公司确认其在销售“FreeStyle(利舒坦)”品牌血糖仪、血糖纸等产品过程中所使用的FreeStyle和利舒坦商标中的权利、所有权和权益均归属于原告雅培糖尿病护理公司(Abbott Diabetes Care Inc.),因此原告主张“利舒坦”中文商标专用权,应予支持。

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