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商标转让过程合法却违背公司章程规定,广东省高院判定—两件“铃木”商标归日本SEC株式会社
添加时间:2013-7-28 15:00:31     浏览次数:1084

来源:中国知识产权报

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日本SEC会社的两件”铃木”商标被合法转让给其前北京常驻代表。然而,由于转让程序违反SEC会社公司章程及日本国内相关法律,转让行为被判无效,两件“铃木”商标也被判回归SEC会社。

日本SEC电梯株式会社(下称SEC会社)向法院提起诉讼,诉其前北京常驻代表酒井建国利用职务之便,将原本属于会社的两件“铃木”商标私自转让到自己手中,请求法院判令其转让行为无效。一审法院经过审理,认为转让行为合法有效,没有支持SEC会社的诉讼请求。广东省高级人民法院对本案进行审理后,认为虽然转让过程合法有效,但其行为本身违反会社本身的公司章程和日本商法规定,应当认定为无效行为,于是将两件涉案商标判定为SEC会社所有。

SEC会社起诉 索讨两件“铃木”中文商标

2006年11月30日,SEC会社向深圳市中级人民法院提起两起诉讼,控告前北京常驻代表酒井建国利用其控制的SEC会社印章之便,擅自将SEC会社的两件商标秘密转让给自己,属于自我代理及以合法形式掩盖非法目的。SEC会社请求法院判令转让行为无效,涉案商标应为SEC会社所有,并要求赔偿经济损失20万元。

深圳市中院经审理查明:1998年2月,SEC会社在北京成立代表处。同年3月,酒井建国被委派至北京代表处工作。1999年1月,SEC会社委托酒井建国办理“铃木”中文文字商标申请注册手续,并于2000年7月由国家工商行政管理总局商标局核准授予两件“铃木”商标,分别为核定使用商品第7类、第37类,商标证号分别为第148053号、第1406730号。2002年10月,SEC会社北京代表处出具商标转让文件,内容为SEC会社在中国注册的第37类1406730号、第7类1418053号两项“铃木”商标全部转让给日本籍酒井建国的名义下全权所有。2004年6月,经国家工商总局商标局核准,涉案两件商标被转让到酒井建国名下。

深圳市中院同时查明:1999年6月,SEC会社在深圳注册登记全资子公司铃木电梯(深圳)有限公司(下称深圳铃木公司),由酒井建国担任总经理。2004年3月,SEC会社将其子公司深圳铃木公司股权100%转让给另一日本公司。并约定对方不得擅自使用"SEC"、“铃木”商标。同年7月,酒井建国从SEC会社辞职。此前,酒井建国以商标许可人身份与深圳铃木公司签订两份商标许可合同。

法院同时查明,2004年11月、2005年2月,SEC会社委托律师分别向深圳铃木公司及酒井建国发出警告函,要求对方停止侵犯其第1406730号、第1418053号两件“铃木”商标行为;之后又在媒体上刊登公告,声称深圳铃木公司没有权利使用"SEC"、“铃木”商标。2006年3月,酒井建国授权深圳铃木公司就其“铃木”商标受到侵害时进行诉讼。授权当天,深圳铃木公司即在江苏省苏州市中级人民法院起诉SEC会社及其苏州合资公司苏州铃木电梯有限公司。同年11月,SEC会社也向深圳市中院提起商标权属诉讼。

一审判决认为商标转让行为 合法有效应予认定

深圳市中院认为,本案为商标权属纠纷,审理的要点是转让注册商标是否系转让双方真实意思的表示或转让行为有无违反法律强制性规定。因为我国法律允许无偿转让商标权,因此SEC会社以涉案商标没有支付对价为由主张转让无效的理由不能成立。该院同时认为,涉案商标申请注册和转让等文件上均有酒井建国签字,可以确认转让行为由酒井建国经手办理,转让申请书上盖有“SEC电梯株式会社”方形章,该方形章已经确认其真实性,并为SEC会社所有,应由SEC会社保管并使用,SEC会社主张酒井建国私自加盖其公章证据不足。

于是深圳市中院对上述两起案件作出一审判决,驳回SEC会社诉讼请求,涉案商标转让行为合法有效,应为酒井建国拥有。一审判决后,SEC会社不服判决,向广东省高院提起上诉。

终审法院判定转让行为 违反公司章程规定应予撤销

在二审诉讼中,SEC会社向广东省高院提交了新的证据,这些证据包括:SEC会社于2003年8月制定的《SEC电梯株式会社章程》,其中第四章《董事及董事会》第三十一条(表决事项)“下列事项必须经董事会同意后才能实行:……7.公司重大资产的处分与受让。”证明转让行为违反SEC会社章程规定,因此无效。以及法律出版社出版的《日本公司法规范》中收录的日本商法,证明日本法律规定,处分公司重要财产,董事与公司进行利益相反交易应取得董事会同意。对于SEC会社提交的新证据,广东省高院通过二审质证,予以认定。同时,酒井建国对SEC会社称涉案商标的转让未经SEC董事会同意也没有异议。

广东省高院认为,涉案商标转让于2004年6月核准公告,SEC会社到2006年11月才提起诉讼,根据我国合同法规定,即使该商标转让合同不是双方真实意思表示,但也已经超过一年的撤销期限,上诉理由不能成立。

该院同时认为,根据《最高人民法院关于贯彻<民法通则>若干问题的意见》规定“外国法人以其注册登记地国家的法律为其本国法,法人的民事行为能力依其本国法确定”。因此,SEC会社未经董事会决议同意,转让公司重大财产的问题,应适用日本商法予以规范。SEC会社与其签定合同将公司重大资产商标无对价转让给酒井建国,违反日本公司法禁止性规定。同时,根据我国有关法律规定,应当认定无效。

广东省高院于是作出终审判决:撤销一审判决,酒井建国受让两件涉案商标行为无效,确认两涉案商标由SEC会社所有。

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