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古乔古希股份公司诉上海百思图鞋业有限公司、北京华联综合超市股份有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案
添加时间:2013-6-12 16:48:55     浏览次数:1657

问题提示:在同类商品上大面积、重复性、连接使用注册商标标志的行为是否属于商标法意义上的商标使用?

【要点提示】

在同类商品或者商品的包装、广告宣传材料上大面积、重复性、接连地使用注册商标标志,因这种使用方式能够起到区分商品来源的作用,且不为我国法律、行政法规有关商标使用的规定所禁止,因此属于商标法意义上的商标使用。

【案例索引】

一审:北京市第一中级人民法院(2007)一中民初字第10149号(2007年12月10日)

【案情】

原告:古乔古希股份公司(Guccio Gucci S. P. A)(简称古乔古希公司)。

被告:上海百思图鞋业有限公司(简称上海百思图公司)。

被告:北京华联综合超市股份有限公司(简称北京华联公司)。

北京市第一中级人民法院经审理查明:古乔古希公司在中国注册的第1940324号图形商标指定使用商品为第25类的皮鞋、皮带、裤子、短裤等,专用期限自2002年9月28日起至2012年9月27日止,该注册商标图样如下:

古乔古希公司在中国注册的第1296001号图形商标指定使用商品为第25类的衣物、鞋、袜、帽,专用期限自1999年7月21日起至2009年7月20日止,该注册商标图样如下:

2007年1月31日,北京市金杜律师事务所工作人员李洁赟以古乔古希公司的名义,在北京市公证处公证人员的见证下在北京华联公司一层的上海百思图公司的专柜购买了其生产的女鞋一双(即被控侵权商品),该鞋型体为OL01#6003,颜色为米/浅啡,在被控侵权商品的包装盒上盖有“BASTO百思图”的字样,在包装盒侧方有如下字样:品牌BASTO百思图,上海百思图鞋业有限公司,总部上海松江区泗径镇东部经济开发区(望东中路99号),电话021-57619127,传真021-57619026,邮编201601, E-mail : basto @ online. sh. cn。该购买行为当场取得了北京华联公司开具的销售小票一张及加盖北京华联公司发票专用章的编号为18360557的发票一张,被控侵权商品图样如下:

上述事实有下列证据在案作证:

(1)第1940324号商标注册证、第1296001号商标注册证,证明原告商标注册情况。

(2)北京市公证处(2007)京证经字第1111号公证书、公证封存的女鞋一双、销售小票一张、发票一张、北京市公证处公证费发票,证明被控侵权产品的生产、销售情况,以及古乔古希公司为本案支付了购买被控侵权商品花费人民币198元及公证费用2510元。

(3)北京市金杜律师事务所律师费发票,证明古乔古希公司为本案花费律师费70000元整。

(4)北京华联公司作为甲方与作为乙方的上海百思图公司于2006年12月签订的《百货合作经营合同》,证明两被告对合作经营期限、经营商品或服务、经营责任等问题进行了约定,双方的合作经营期限自2007年1月1日起至2007年6月30日止。

(5)当事人陈述及庭审笔录,证明上海百思图公司认可被控侵权商品为其生产,北京华联公司认可被控侵权商品由其销售。

原告古乔古希公司诉称:原告系全球最大和顶尖的服装及高档豪华产品的生产商之一,并系第1940324号和第1296001号“GG图形”注册商标的专用权人,自上述商标被核准注册以来,原告对其进行了大量的使用和广泛的宣传,“ GG图形”已经成为原告的经典标志,享有极高的知名度。原告于2007年1月31日通过公证的方式在第二被告处购买了由第一被告生产的女鞋一双,该鞋鞋面上大面积使用了与原告的“GG图形”商标极其近似的标志,第一被告的该种行为极易误导公众,使其对商品的来源产生误认或者误认为该商品与原告存在特定的联系,构成对原告注册商标专用权的侵犯。同时,第二被告销售第一被告生产的侵权产品的行为亦违反了我国商标法的规定,亦应当承担相应的法律责任。综上,请求人民法院判令:(1)第一被告立即停止生产侵犯原告第1940324号和第1296001号“GG图形”注册商标专用权的商品;第二被告立即停止销售上述商品;(2)第一被告赔偿原告经济损失人民币50万元(包含合理费用);(3)由第一被告承担本案的诉讼费用。

第一被告上海百思图公司辩称:(1)第一被告所生产的被控侵权商品上的“ee”布料花纹与原告第1940324号和第1296001号“GG图形”注册商标在读音和字形上均存在显著差别,二者既不相同也不相近似。带有“ee”图案的布料是第一被告在市场上购买的公开销售的商品,第一被告对该布料的使用是正当的。即使构成侵权,真正的侵权责任人也是布料的生产商而不是本案的第一被告。而且,第一被告对于“ee”图案是作为商品的装潢使用的,该种使用行为不可能构成商标侵权。(2)原告对于自己的“GG图形”注册商标的使用也存在不当之处,即也是作为原材料的花纹图案使用而没有突出商标的显著性,这既不是商标使用的常规方式,也导致了对其商标的淡化,使得其他人有了对此图案进行合理使用的权利。(3)第一被告在生产的被控侵权产品的显著位置标注了第一被告的商标标识和企业名称,且该产品是在第一被告的专柜进行销售,上述行为明确了商品的来源,不会导致公众的误认。综上所述,请求人民法院驳回原告的全部诉讼请求。

第二被告北京华联公司辩称:第二被告已经充分审查了第一被告的经营资质,被控侵权产品来源于第一被告,我方不可能知晓该产品是否构成侵权。而且,在收到本案的诉讼材料后,我方即立即停止了被控侵权产品的销售行为。综上,第二被告不应当承当共同侵权的法律责任,请求人民法院驳回原告对于第二被告的全部诉讼请求。

【审判】

北京市第一中级人民法院经审理认为,《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第五十二条规定,未经商标注册人的许可,在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的,构成对注册商标专用权的侵犯。

根据已查明的事实,原告系第1940324号及第1296001号“GG图形”商标在中国的合法注册人,其在第25类皮鞋、衣物等商品上享有的该商标的专有使用权应当得到法律保护,任何人均不得生产和销售侵犯“GG图形”商标的商品。由于第一被告认可被控侵权商品系由其生产,故该商品是否侵犯了原告的注册商标专用权即成为本案的焦点问题。

1.与原告所注册的第1940324号商标相比,虽然原告的注册商标系由两个大写英文字母“G”构成商标的主体部分,而被控侵权商品上使用的是两个小写的英文字母“e,但被控侵权商品也选用了将两个英文字母正反方向结合使用的方式,特别是由于大写的英文字母“G'',与小写的英文字母“e”书写方式本身存在的易混淆性,使得普通消费者在观察被控侵权商品时,很难注意到二者之间存在的细微差别,故被控侵权商品所使用的两个小写的英文字母“e”的组合方式容易使普通消费者对其与第1940324号注册商标的关系产生混淆,构成商标侵权行为。

2.与原告所注册的第1296001号商标相比,由于被控侵权商品上的图案排列方式与原告注册商标图案排列方式的惊人相似及如前所述的图形中所含英文字母的相似性,第一被告生产的被控侵权商品显然极易使相关消费者产生混淆和误认,从而构成了对原告注册商标专用权的侵犯。

3.对于第一被告所称其在被控侵权商品上使用的图案系作为商品装潢而非商标使用的问题,法院认为,我国商标法允许商标以多样化的形式进行使用,单个标识的使用或者多个标识连接使用都是法律所允许的使用方式,只要这种使用方式未违反法律的禁止性规定。原告在本案当中主张权利的两个注册商标特别是第1296001号注册商标本身即是以类似图案的方式出现的,这也决定了其在使用当中不可避免地会产生类似图案的使用效果。但是,这并不影响其作为商标所具有的昭示商品来源的作用的发挥,其已经被国家工商行政管理部门核准注册这一行为本身即已经证明了其所具有的内在显著性。第一被告虽然采用了大面积连接的方式对与原告注册商标相近似的标识进行使用,但这种使用方式仍然构成商标法意义上的使用,亦足以导致相关消费者的混淆和误认,构成对原告依法享有的商标权利的侵害。对于第一被告所提其系以商品装潢而非商标的形式使用的抗辩主张,系片面而错误地理解了我国商标法的立法宗旨和相关法律规定,本院对此予以纠正。

4.关于第一被告所称被控侵权商品所使用的带有“ee”图案的布料的生产商另有其人故其不应当承担侵权责任的主张,法院认为,被控侵权商品本身仅仅将第一被告标注为生产商,在这种情况下,即使鞋材或者被控侵权商品的加工过程与案外人有关,作为唯一对外具名的生产商的第一被告亦不能因此而排除其应当承担的侵权责任。综上,第一被告所生产的被控侵权商品上使用了与原告享有权利的注册商标相类似的标识,且该商品在原告的注册商标所指定使用的商品的范围内,第一被告的生产行为构成对原告注册商标权利的侵害,应当承担因此所带来的法律责任。

对于第二被告销售被控侵权商品的行为是否构成侵权的问题,法院认为,我国商标法同样禁止销售侵犯注册商标专用权商品的行为。但是,由于第二被告已经向本院提供证据证明其适当地履行了审查义务,并提供了被控侵权商品的合法进货渠道,在这种情况下,法院不能认定第二被告与第一被告具有共同侵权的故意,故第二被告在本案当中只需承担停止销售被控侵权商品的责任即可,而无需再行对原告进行经济赔偿。

关于赔偿数额,法院认为,原告向法院提供了其为制止侵权行为所支出的相关费用的票据,法院将按照相关法律的规定对其中的合理部分予以考虑。对于原告所提要求第一被告向其支付经济赔偿五十万元的诉讼请求,由于第一被告在侵权期间因侵权所获得的利益及原告在侵权期间所受到的其他损失均难以查清,故法院将综合考虑第一被告的主观恶意程度及侵权行为的情节对赔偿数额予以酌定。

北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、第(二)项及第五十六条之规定,判决如下:

一、被告上海百思图鞋业有限公司立即停止生产侵犯第1940324号及第1296001号注册商标专用权的商品的行为,被告北京华联综合超市股份有限公司立即停止销售侵犯第1940324号及第1296001号注册商标专用权的商品的行为;

二、自本判决生效之日起七日内,被告上海百思图鞋业有限公司赔偿原告古乔古希股份公司经济损失(含合理诉讼支出)人民币二十万元;

三、驳回原告古乔古希股份公司的其他诉讼请求。

案件受理费8800元,由原告古乔古希股份公司负担3000元,由被告上海百思图鞋业有限公司负担5800元。

【评析】

对于遍布满街的印有LV、 GG图案的挎包、手提袋、钱包等的商标侵权产品的现状而言,本案无疑是一个具有相当重大的宣示意义的案件。之所以这样说,在于本案的裁判对于扭转普通民众对服装、饰品等领域内的商标保护的心理认知起到了积极的指导作用。虽然在本案的判决中涉及到了多个法律问题,但是,与其他直接使用GG图形侵犯注册商标专用权的案件相比,本案最值得法律职业群体和社会公众关注的却是以下这样几个问题:(1) LV、 GG等商品上大面积、重复性、连接使用注册商标图形的行为是否构成商标法意义上的商标使用,其图形是否还是商标法意义上的商标?(2)以商品包装、装演方式使用与他人注册商标图形相近似的标识,是否构成商标法意义上的商标使用,是否构成对他人注册商标专用权的侵犯?(3)使用从市场上购买的带有他人商标图案的布料进行生产,是否应当承担商标侵权的替代责任?而本案的裁判结果恰恰回答了这几个问题。

首先,对于商标的使用而言,必须始终明确的一点是,作为知识产权重要组成部分的商标权具有私权属性,民法当中有关私权行使的“法不禁止即可为”的基本原理同样适用于商标权。虽然商标法及其实施条例设有“商标使用的管理”专章,但是,这主要是从行政管理和维护消费者合法权益的角度加以规定的,也就是说,只要不是法律、条例禁止的范围之内的商标使用行为,如何使用商标就是商标权人自己的权利,都是受到法律保护的。故有学者指出,“商标系以文字、图形、记号或其联合式所构成之图样而具有显著性,以表彰自己之商品以与他人商品相甄别。”①因此,虽然像LV、 GG这样,商标使用行为会在标示商品来源的功能之外,产生美术作品、商品装潢等附加效果,但是,这也完全是在当事人意思自治的范围之内的事情,法律所能做的就是尊重当事人的这种选择。其次,意图以非商标形式使用与他人商标图案相近似的标识,仍然可以构成对他人商标权利的侵犯。这是从另一个角度对商标权进行保护的一种方式。当一种图案或标识与他人的商标十分近似,足以达到混淆产品来源的效果时,作为专有权利的商标权的排他属性就体现出来了。通说认为,“商标专用权虽以请准注册之商标及所指定之商品为限,然则,专用权人却具有排除他人使用或申请注册相同或近似于其注册商标于同一商品或类似商品之权利。”①即商标权的权能包括商标专用权和商标禁用权两部分,②前者是指商标权人可以独占性地使用其商标;后者则是指未经商标权人许可,他人不得使用其商标或与其商标相近似的标识。说到底,商标的作用最根本地就是要区分商品的不同来源。如果某一行为使商标区分商品来源的功能受到威胁,这种行为就会受到法律的禁止。而且,此时法律强调的是一种客观结果。对于某一具体标识的使用行为而言,行为人虽不欲实现商标法意义上的使用,但是如果其行为的客观结果导致了不同产品之间来源的混淆,法律就会将其行为视为商标法意义上的商标使用行为而加以调整规范,本案即是典型一例。

对于使用从市场上购买的带有他人商标图案的布料进行生产,是否应当承担商标侵权责任的问题,还是应当从替代责任(vacarious liability)的责任承担机制谈起。替代责任是一个源自英美法的概念,在知识产权法领域最为著名的有关替代责任的案例是美国的Fonovisa, Inc. v. Charry Auction, Inc.案(76F. 3d259),它强调如果(1)被告有权并有能力监控侵权行为,并且(2)在这种行为中有直接的经济利益,被告就要承担替代责任。美国法上的这一原则与我国法律的基本精神是完全一致的,如我国的《消费者权益保护法》第三十八条规定:“消费者在展销会、租赁柜台购买或者服务,其合法权益受到损害的,可以向销售者或者服务者要求赔偿。展销会结束或者柜台租赁期满后,也可以向展销会的举办者、柜台的出租者要求赔偿。展销会的举办者、柜台的出租者赔偿后,有权向销售者或者服务者追偿。”在本案中,虽然被告上海百思图公司主张其使用的布料是从市场上购买的,但是,由于作为专业厂商的被告完全有能力知道或者应当知道该布料上的GG图案侵犯了他人的商标权,完全可以避免该侵权行为的发生和扩大,能够对被控侵权产品的生产与否起到决定性作用,但其仍旧使用该种布料生产被控侵权产品,从而使其与侵权布料的销售者之间建立了特殊的连带关系;而从另一个方面看,被告上海百思图公司也因其销售被控侵权产品的行为获得了经济上的利益,存在承担替代责任的经济基础。因此,在未经许可的情形下,使用从市场上购买的带有他人商标图案的布料进行生产,完全可以构成侵犯商标权的行为。

正是基于上述认识,法院才做出了认定侵权行为成立的判决。而法院的分析说理过程也逻辑缜密、环环入扣,得到了当事人的信赖与尊重。本案一审宣判后,双方当事人不但没有上诉,而且还积极主动地履行了判决所确定的内容。对于今后类似案件的裁判,本案也具有指导意义。如在上海市浦东新区人民法院2008年4月7日做出的原告古乔古希股份公司诉被告江苏森达集团有限公司、上海第一八佰伴有限公司侵犯商标专用权纠纷案的判决中,法院显然也借鉴了本案的观点。①可以说,本案的裁判是一个社会效果与法律效果双丰收的成功典范。

【编后补评】

本案需要回答的问题是,在商品上大面积、重复性、接连使用注册商标标志的方式是否构成商标法意义上的商标使用?在这里,首先需要区分一下商标标志与商标标识。我国《商标法》第八、十、十一条规定了可以作为商标申请注册的标志、不得作为商标使用的标志和不得作为商标注册的标志,可见,标志是商标的表现,商标本身就是一种标志。我国《商标法》第五十二条将伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的行为作为一项侵犯注册商标专用权的行为,这里的商标标识是指带有商标但独立于被标志商品或者服务的物品,如带有商标的包装物、标签、封签、说明书、合格证等,日常生活中比较常见的有自行车的标牌、酒瓶上的贴纸、香烟的盒皮等。因此,本案所涉及的是注册商标标志的使用方式,实际上也就是商标的使用方式。

对于商标的使用方式,我国商标法实施条例做出了一些具体规定。该条例第三条规定“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”第三十七条规定:“使用注册商标,可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明‘注册商标’或者注册标记。注册标记包括(注外加0)和(R外加0)。使用注册标记,应当标注在商标的右上角或者右下角。”《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(2006年3月7日)也对商标的使用方式做出了解答,即,“在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。除商标法实施条例第三条所列举的商标使用方式外,在音像、电子媒体、网络等平面或立体媒介上使用商标标识,使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的,都是商标的使用。”(在这里,北京市高级人民法院使用商标标识一词不够准确,应使用商标标志)。上述规定均是从正面列举了可以允许的商标使用方式,可以看出,商标的使用方式也是随着经济生活的变化和科学技术的进步在不断发展。立法不可能尽数规定商标的种种使用方式,判断是否属于商标使用的基本标准就是其使用能够使相关公众对不同企业的商品或服务、同一企业的不同商品或者服务有所认识和区分。根据上述规定和上述判断标准,我们不能得出在商品上大面积、重复性、接连使用注册商标标志的方式不属于商标法意义上的商标使用。

从商标的最初使用来看,商标权人一般都是将商标标志单独使用,甚至单独印制成商标标识,然后再贴加在商品上或者直接作为商品的包装。随着科学技术的发展,越来越多的商标标志被直接印制(包括编织在布上、以化学方式刻蚀在金属材料上)在商品上,如服装、家用电器等商品对商标的使用。近年来,也有商标权人将其商标标志重复地、大面积地、接连使用在商品的包装上,商品的广告宣传活动背景、材料中,甚至使用在商品本身上,如,王力宏所做的麦当劳广告,麦当劳的商标标志就重复地、大面积地、接连地被使用在广告背景板上;还有的鞋类商品的包装盒中有一页印满了其商标标志的包装纸。这种使用也确实起到了区分商品来源、加深消费者对该商品印象的作用。因此,将商标标志重复地、接连地、大面积地使用在商品或者商品的包装上应当构成商标法意义上的商标使用。这种使用形式虽然特殊,但能够起到区分商品来源作用,且不为我国商标立法所禁止。从国际公约来看,《与贸易有关的知识产权协议》( Trips协议)甚至明文规定不得对商标的使用提出特殊要求,即该协议第20条的规定:“商标在贸易中的使用不得被不合理的特殊要求所干扰,诸如要求与其他商标共同使用、以特殊形式使用或以不利于商标将一企业的商品或服务与其他企业区分开的方式使用。”根据该规定,将印制的单独商标标识贴加在商品上,将单独的商标标志直接印制在商品上或者商品的包装上,都属于商标的使用,而将商标标志重复地、接连地印制在商品上或者商品的包装上,这种使用方式也不应受到禁止。

(一审合议庭成员:刘海旗 佟妹 唐晓君

编写人:北京市第一中级人民法院 周波

责任编辑:郎贵梅)

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