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修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害
添加时间:2013-6-10 12:40:42     浏览次数:1418

作者:李扬    

来源:华中大法律网    

内容摘要:对专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用是否构成专利权侵害,必须以专利权利要求保护的范围作为最基本的判断标准;即使对专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用构成再造,也并不必然侵害专利权;在处理对专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用是否专利权侵害的问题时,关键是处理好以生产经营为目的提供零部件的行为是否构成专利权间接侵害。

关键词:修理 更换 回收利用 专利权利用尽 间接侵害

Abstract:It’s determined by the claim whether repairing patented product, replacing spares and parts of patented

 product and reusing patented product infringe patent right or not; Even ifreparing patented product,

 replacing spares and parts of patented product and reusing patented product result in rebuilding, 

rebuilding doesn’t necessarily infringe patent right; when to settle the problem whether repairing patented product,

 replacing spares and parts of patented product and reusing patented product infringe patent right

 or not, the key is to solve the problem whether to providing spares and parts infringes patent

 right or not for production or business purposes.

Key words: Repair Replace Reuse exhaustion of atentRight indirect infringe

一、引言

专利产品经过使用会发生磨损、损坏(比如,钻探机的钻头经过使用会变钝或者彻底无法使用)从而丧失部分或者全部功能,为了恢复专利产品的功能以达到正常使用的目的,可以对专利产品进行修理或者进行零部件更换。这种情况下对专利产品所进行的修理或者零部件更换是否构成专利权侵害?另一种情况是,专利产品经过使用后,仍然保持原有的几乎所有正常功能,只要经过简单处理就可以达到回收利用的目的(比如,具有外观设计专利权的酒瓶只要对开启过的瓶盖进行简单处理就可以进行回收利用)。这种情况下对专利产品所进行的回收利用是否构成专利权侵害?

从国外情况看,早在1850年由美国联邦最高法院判决的Wilson v.Simpson[1]侵害刨床专利产品一案就涉及上述问题。因此,上述问题在外国并不是什么新的问题。从国内所能查找到的资料情况看,只有两个案例涉及上述问题。一个是2000年由山东省高级人民法院判决的“鞠某与古贝春公司酒瓶专利纠纷案”。[1]另一个是2007年由黑龙江省高级人民法院调解结案的“邹某诉雪乡酒业公司侵害外观设计专利酒瓶案”。[2]可见,在国内,上述问题还算是一个新的问题。

不管是新问题还是老问题,上述问题却都是一个复杂的问题。这种复杂性主要表现在两个方面。一是从国内外已有的司法判例来看,案情大致相同的案件却出现了截然相反的判决结论。比如,在美国自1850年到2002年期间11个具有代表性的案例中,就出现了三种判决结论。第一类案件认定修理、更换或者回收利用构成“再造”,构成专利权侵害。第二类案件认定修理、更换或者回收利用就是“修理”行为,不构成专利权侵害。第三类案件认定修理、更换或者回收利用构成“类似修理”行为,不构成专利权侵害。[3](P385-401)。在我国出现的上述两个案情相同的案件中,山东省判决被告回收利用原告拥有外观设计专利权酒瓶的行为不构成专利权侵害。黑龙江省高级人民法院虽以调解方式结案,但原审法院却判决被告行为构成专利权侵害。[4](P116-118)。日本也出现类似的情况。比如,东京地方裁判所在2004年的“液体收纳容器”一案中,就做出了不侵害专利权的判决,[5](P254-255)而东京地方裁判所在2000年的“一次性相机”一案中,就做出了侵害专利权的判决。[6](P150-152)。二是学者们将上述问题与专利权用尽问题、专利权默示许可使用问题、资源的最大化利用问题、环境保护问题以及零部件市场的反限制竞争问题纠结在一起,出现了各种各样的观点,从而使得问题更加复杂化。[2]

为了使得上述问题的解决有一个清晰的思路,从而正确处理专利产品修理、更换和回收利用过程中的不同利益关系,本文拟结合国内外相关案例对上述问题进行探讨,以提供一个深入讨论的平台。

二、专利权利用尽范围内的修理、更换、回收利用与专利权侵权的判断

从现有的国内外文献看,在讨论修理、更换和回收利用是否构成专利权侵害时,几乎无一例外都把着眼点放在修理、更换和回收利用是否构成专利产品的“再造”上面。[3] 但是,基于以下两个原因,孤立地去谈论修理、更换和回收利用是否构成专利产品的“再造” 是没有任何意义的。

第一个原因是,按照专利权利用尽原则,专利权人自己生产或者经过专利权人许可生产的专利产品首次合法投放市场后,任何人进行再销售和使用该专利产品,[4]专利权人再也没有权利控制。这一方面是基于专利产品所有权人的所有权对专利权人专利权的限制,另一方面是为了确保商品的自由流通和交易安全,还有一个原因是为了避免发生专利权人多重收费的不合理现象。[5] 这样,专利产品的所有权人为了利用其所有物而进行的修理或者零部件更换,不管该所有权人利用其所有物从事何种生产经营活动,其对专利产品进行的修理或者零部件更换行为,都不会构成专利权侵害。在这种情况下,即使专利产品的所有权人为了利用其所有物而进行的修理或者零部件更换已经达到了制造一个新的专利产品的程度,情况也是如此。理由在于,专利权人权利所能控制的制造行为,只是那种出于生产经营目的并且以专利产品为对象的制造行为。这种制造行为之所以必须受专利权人权利控制,是因为该种行为会对专利权人造成实质性损害。

第二个原因是,即使修理、零部件更换和回收利用构成了专利产品的“再造”,此种“再造”行为也不必然构成专利权侵害。如果存在专利法规定的特定豁免事由,[6]即使修理、零部件更换和回收利用构成了专利产品的“再造”,行为人的行为也不视为专利权侵害。从立法论的角度看,即使现行专利法没有规定,也有一些因素有必要考虑为豁免事由。比如,专为获得和提供医疗器械的行政审批所需要的信息而制造专利医疗器械的行为,以及为其制造专利医疗器械的行为,为了公共健康的需要,就有必要规定为豁免事由。在这种情况下,如果对专利医疗器械的修理、零部件更换或者回收利用行为构成了“再造”,也不能视为专利权侵害行为。此外,也有论者认为,资源的最大化利用和环境保护的需要、反垄断法上竞争利益的考量、默示许可[7](P46-51)[8](P124-125)也有必要考虑为侵害专利权行为豁免的依据。

通过以上的分析可以得出一个结论,在研究修理、零部件更换和回收利用是否构成专利权侵害时,不能孤立地看这种修理、零部件更换和回收利用是否构成了“再造”。首先必须肯定的是,在专利权利用尽范围内,专利产品的所有权人为了利用其所有物而进行的修理或者零部件更换,不管该所有权人利用其所有物从事何种生产经营活动,其对专利产品进行的修理或者零部件更换行为,即使达到了“再造”一个专利产品的程度,也不会构成专利权侵害。而在专利权利用尽范围之外,以专利产品为对象出于生产经营目的的修理、零部件更换和回收利用是否构成专利权侵害,必须进行法政策的综合考量。

一个备受争议的问题是,对于已经使用过的专利产品进行回收利用是否属于专利权利用尽范围内的行为?这方面最典型的案例就是已经发生多次的所谓“酒瓶装新酒”案。原告邹某是牡丹江酒厂的董事长,享有ZL03346884.2号酒瓶外观设计专利权。邹某所在的牡丹江酒厂使用邹某的外观设计酒瓶生产、销售牡丹江特酿。被告雪乡酒业公司自2004年至2006年一直回收涉案的外观设计专利酒瓶,并包装自己生产的雪乡情白酒进行销售。邹某在和被告协商未果的情况下以侵害外观设计专利权为由向法院起诉。一审法院认为被告具有恶意,其行为不属于专利权利用尽范围内的行为,构成侵权。被告不服提出上诉。理由是,被告使用的是收购的旧酒瓶,原专利权已经用尽,无论旧酒瓶是否与外观设计专利相同或者近似,都不构成侵权。二审诉讼中黑龙江省高级人民法院通过调解解决了此案。[2]

那么被告回收利用废旧的外观设计专利酒瓶的行为是否属于专利权利用尽范围内的行为呢?如上所述,专利权利用尽是指专利产品首次合法投放市场后,任何人进行再销售或者使用,无需再经过专利权人同意,且不视为侵害专利权行为。可见,专利权利用尽原则的适用必须具备以下几个严格要件:一是用尽的时间是专利产品首次投放市场后,二是用尽的领域只限于专利产品流通领域,而非生产领域,三是适用的对象只限于合法投放市场的专利产品,侵权的专利产品、非凡投放市场的专利产品不适用权利用尽原则,四是专利权人丧失的仅仅是再销售权利和使用权利,专利权人仍然拥有制造、进口等权利,五是他人对专利产品的再销售和使用性质上属于法律拟制的不侵权。上述案件中的被告回收利用废旧外观设计专利酒瓶的行为虽然发生在外观设计专利酒瓶首次合法投放市场之后,表面上似乎符合专利权利用尽原则的适用要件,却已经超出了使用领域的限制,不再仅仅属于流通领域中的使用行为。酒瓶经过最终用户开启并喝完其中的酒之后,其在流通领域的任务就告完成,应当作为退出了流通领域的废旧产品处理。当它再次作为酒的包装进入流通领域,必然经过清洗、消毒或者对瓶盖等破损部位进行简单处理等程序。只是经过清洗、消毒的酒瓶或者仅仅是对瓶盖等破损部分进行简单修补的酒瓶,毫无疑问会落入外观设计专利酒瓶的保护范围之内,也就是说会构成受外观设计专利权控制的制造行为。这种制造行为由于没有经过专利权人的同意,因此利用这种经过清洗、消毒或者其他简单处理的酒瓶包装自己生产的酒进行销售时,理所当然不能适用专利权利用尽原则,构成侵权行为。

特别要指出的是,即使是专利产品的合法所有权人对经过使用的专利产品进行回收利用,不管这种专利产品属于一次性使用的产品,还是属于可以多次循环利用的产品(比如享有外观设计专利权的塑料桶),情况也是如此,除非专利法以资源的最大化利用、环境保护等为由对回收利用者的行为作为特别豁免规定。

上述解释应当说是比较符合专利法授予专利权人排他性独占权的趣旨的。专利法授予专利权人排他性的制造、使用、销售、许诺销售、进口等独占性权利,直接目的在于确保专利产品的制造等行为都能受专利权人的控制,以保证其利益还流的机会。合法专利产品首次投放市场后,专利法之所以规定专利产品的再销售和使用权专利权人不能再控制,是因为专利产品首次投放市场时,专利权人已经收取了专利权使用费,利益已经得到了保证,他人进行再销售和使用不会给其利益造成损害。对于废旧专利产品进行回收利用的行为之所以应当受专利权人控制,是因为对本应当退出流通领域的废旧专利产品的回收利用行为剥夺了专利权人本应当获取利益的机会,给专利权人利益造成了实质性损害。一个很显然的事实是,如果没有回收利用行为,行为人就必须直接向专利权人购买专利产品,或者向专利权人的被许可人等购买专利产品,专利权人的利益因此而可以得到保证。如果允许回收利用行为的存在,行为人本应当付出的专利使用费代价就可以节省,本应当属于专利权人的这部分利益却无法得到保证。

总之,对废旧专利产品进行简单清洗、消毒或者其他简单处理而加以回收利用的行为不属于专利权利用尽范围内的行为,构成专利权侵害。

三、专利权利用尽范围外的修理、更换、回收利用与专利权侵权的判断

上述部分已经解决了专利权利用尽范围内的修理、零部件更换是否侵害专利权的问题,以及回收利用是否落入专利权利用尽范围内、是否构成专利权侵害的问题。这个部分要解决以下两个重要问题。一是以生产经营为目的、以专利产品为对象的修理、零部件更换或者回收利用是否构成专利权侵害?如果构成专利权侵害,究竟以什么作为判别标准?二是为了修理、零部件更换的需要而生产、销售零部件的行为是否构成专利权侵害? 由于第二个问题的重要性和复杂性,放在下一部分讨论,本部分只讨论第一个问题。

以生产经营为目的、以专利产品为对象的修理、零部件更换或者回收利用是否构成侵害专利权的实施行为,私见认为,关键还是要看修理、零部件更换或者回收利用后的专利产品是否仍然落入专利权利要求的范围内。众所周知,专利权的保护范围以权利要求的内容为准,说明书及其附图可以用于解释权利要求。当然,在解释权利要求书时,既不能以权利要求书的字面含义为限,也不能仅仅将权利要求作为一个总的原则,而应当将保护扩大到所属技术领域的普通技术人员阅读说明书以及附图后无需创造性劳动就可以看出属于专利权人要求保护的范围,以兼顾专利权人利益和社会公共利益。这就是大多数国家认可或者采用的字面侵权+等同侵权专利权利要求折衷解释原则。所谓等同原则,是指与专利权利要求记载的必要技术特征相比,如果属于采用基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的,则该技术特征属于等同特征,构成专利权侵害。

在解释专利权利要求时,除了坚持上述原则外,还必须坚持以下三个原则:

一是禁止反悔原则。禁止反悔原则是指专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中,为满足专利法和专利法实施细则关于授予专利权的实质性要件的要求,在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等,对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述,对权利人具有约束作用,专利权人在专利侵权诉讼中不得反悔。二是多余指定原则。是指在判断专利侵权时,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,应将记载在专利福利权利要求中的明显附加技术特征省略,而只以专利独立权利要求中的必要技术特征确定专利权保护范围,从而判断被控侵权物是否覆盖专利权保护范围。三是全部技术特征原则。是指被控侵权物如果包含了专利权利要求记载的全部特征,或者虽然被控侵权物中个别或者某些技术特征与专利权利要求记载的相应技术特征不同,但属于等同技术特征的,应当认定被控侵权物落入专利权利要求保护范围,构成侵权。相反,如果被控侵权物缺少专利权利要求记载的一项或者几项技术特征,或者被控侵权物的技术特征与专利权利要求记载的对应技术特征相比,有一项或者多项技术特征既不相同也不等同的,则应当认定被控侵权物没有落入专利权保护范围,不构成侵权。此外,虽然被控侵权物增加了技术特征,但如果被控侵权物包含了专利权利要求的全部技术特征或者等同特征的,不论增加的技术特征本身或者与其他技术特征结合产生了怎样的功能或者效果,仍然应当认定为侵权。[9](P27)

上面讲的是发明和实用新型专利权的保护范围以及解释原则。外观设计专利权的保护范围与发明或者实用新型专利权的保护范围不同,以表示在图片或者照片中的外观设计专利产品为准。在判断是否构成外观设计专利权侵害时,应当坚持相同或者近似产品的相同或者近似外观设计原则。也就是说,只有在产品相同、外观设计相同,产品近似、外观设计相同,产品相同、外观设计近似,产品近似、外观设计近似等四种情况下,被控侵权外观设计才构成侵权。

当然,按照世界各国专利法的规定,即使被控侵权物落入专利权利要求的范围内,也不必然构成专利权侵害。为了兼顾专利权人利益与社会公共利益,世界各国专利法大多规定了不同种类的侵权抗辩事由。比如公知技术或者公知设计抗辩,专利权用尽抗辩,临时过境抗辩,先用权抗辩,科研实验抗辩,等等。因而在存在这些抗辩事由时,被告的行为仍然不构成侵权。

按照上述原则,如果修理、更换或者回收利用后的被控侵权产品仍然落入了专利权利要求的保护范围内,又不存在侵权抗辩的事由,则以生产经营为目的,修理、更换或者回收利用磨损、损坏或者废旧专利产品的行为构成制造行为,在没有经过专利权人同意的情况下,构成专利权侵害。在此前提下,销售、许诺销售、使用、进口等后续行为同样构成专利权侵害。

长期以来,国外有许多学者认为,如果修理或者更换的属于专利产品的“主要部分”、“实质部分”、“主要零部件”,则构成专利权利用尽范围外的专利权侵害行为。[7]在美国,也有判例认为,在判断修理、更换是否构成专利权侵害时,应当考虑更换部件寿命与整个专利产品寿命的关系,更换的部件对于发明的重要性,更换部件的价值与整个产品价值的关系,专利权人和顾客对于易损部件的通常认识和意图,等等。[10]这样的观点是很难说服人的。究竟什么是专利产品的“主要部分”、“实质部分”、“主要零部件”,到底是指占住专利产品具体物理空间的“主要部分”、“实质部分”、“主要零部件”呢?还是指相对于专利权利要求的抽象范围来说的“主要部分”、“实质部分”、“主要零部件”呢?本身就存在很大争议。假设这里的“主要部分”是指占住专利产品具体物理空间的“主要部分”,但对该部分进行修理或者零部件更换后的产品根本就不在专利权利要求的范围内,以修理、更换的是专利产品的“主要部分”因而认为构成专利权侵害的观点显然就站不住脚了。假如修理或者更换的是占住专利产品具体物理空间的“非主要部分”,但修理或者更换后的产品却落入专利权利要求的范围内,在不存在专利法规定的抗辩事由的情况下,则会构成侵权。可见,相反的假设也可以说明以修理、更换的是专利产品的“主要部分”因而认为构成专利权侵害的观点是站不住脚的。

在判断修理、更换是否构成专利权侵害时,应当考虑更换部件寿命与整个专利产品寿命的关系的判例法观点是否站得住脚呢?比如,更换的部件寿命非常短(比如切割机的刀片),而专利产品的其他部件使用寿命非常长,此时,更换新刀片的行为是否构成专利权侵权行为呢?根据本文第二部分的观点,如果属于专利产品所有权人为了自己正常使用专利产品而更换刀片,则其行为属于用尽范围内的行为,不构成侵权。而根据本文本部分的上述观点,如果为了生产经营目的,将更换刀片后的切割机加以销售,只要更换刀片后的切割机落入专利权利要求保护的范围内,则毫无疑问,更换刀片的行为以及后续的销售等行为都构成专利权侵害行为。可见,更换部件的寿命与整个专利产品寿命的关系对于判断修理、更换是否构成专利权侵害时,根本不产生任何影响。

抛开专利权利要求保护的范围,而在此之外寻求判断以生产经营为目的进行的修理、零部件更换或者回收利用是否构成专利权侵害的要素的观点,已经背离了专利法的基本原理,是并不可取的。

那么,在专利权利用尽范围之外,资源的最大化利用和环境保护的需要、反垄断法上竞争利益的考量、默示许可果真能够成为侵害专利权行为豁免的依据吗?如本文第二部分所述,有论者认为,为了最大化利用资源和保护环境,应当允许对废旧专利产品进行回收利用,对磨损、损坏的专利产品进行修理、更换。确实,专利权的授予和行使应当考虑资源的节省和环境保护的需要,对那种过度浪费资源或者损害环境的发明创造不应当授予专利权,或者虽然可以授予专利权,但应当严格限制该种专利权的使用条件和范围。但是,资源的节省和环境的保护有许多方式。拿废旧专利产品来说,为了最大化利用资源和环境保护的需要,当然应当允许进行回收利用。但是,从法律的角度讲,回收利用废旧专利产品有侵害专利权和不侵害专利权等多种方式。在可以利用不侵害专利权的方式回收利用废旧专利产品的情况下,就没有必要牺牲专利权人的利益。在上述废旧外观设计专利权酒瓶案件中,将废旧的酒瓶回收后,可以进行再处理,加工成其他形状的酒瓶,也可以加工成其他产品,比如玻璃、陶瓷,等等。这不是同样可以达到最大化利用废旧专利产品和环境保护的目的的吗?当然,有人会说,将废旧酒瓶加工成其他式样的瓶子或者产品是要付出成本的,而直接回收利用却可以节省这些成本。这只是表面现象。由于卫生、物理上破坏等原因,对废旧专利产品真正进行直接回收利用的情况是不存在的,最起码也得经过清洗、消毒,或者其他简单处理(比如修补瓶盖)。这同样需要付出成本。此外,由于直接回收利用往往引发诉讼,因而当事人又要付出诉讼成本,司法机关也得付出司法成本。可见,认为对废旧专利产品直接进行回收利用可以节省成本因而应当享受侵权豁免的观点是很难说服人的。

默示许可理论认为,对于使用寿命短、又不存在物理障碍(所谓物理障碍,是指专利产品的物理结构明确表明专利权人不允许进行修理或者更换的情形。比如一次性相机就属于这种情况)的消耗品应当推定专利权人允许他人进行修理或者更换。但正如有的学者指出的那样,默示许可法理至少存在两个问题。一是在在专利权人行使了明确的反对意思表示的情况下,默示法理就无法适用,行为人的行为将构成专利权侵害。[11](P78)[12](P361)[13](P161)二是在默示许可情况下,行为人作为抗辩的实施权不像正常许可情况下的实施权,没有进行登记,这样,在专利权进行了转让的情况下,行为人拥有的实施权将无法对抗新的专利权人,因而一旦继续实施,其行为也将构成专利权侵害。[12](P361)可见,默示许可法理也难以成为专利权利用尽范围外的修理、更换行为不侵害专利权的抗辩理由。

那么,反垄断法上竞争利益的考量是否可能成为专利权利用尽范围外的修理、更换和回收利用不侵害专利权的抗辩理由呢?这个问题涉及到专利权人是否垄断零部件市场、提供修理、更换用的零部件是否构成专利权侵权的问题,本文下一部分就讨论这个问题。

四、为了修理、零部件更换的需要而生产、销售、进口零部件的行为是否构成专利权侵害?

正如有些学者所言,“制止再造行为的真实目的并不在于限制专利产品的合法拥有者修理、维护其专利产品的行为,而在于限制为修理、维护专利产品而提供其零部件的公司企业的行为。”[14](P136)确实,在专利产品为耐用品的情况下,提供零部件所能获得的经济利益甚至会大大超过生产、销售专利产品本身所能够获得的利益。在专利产品的修理、零部件更换形成稳定的市场之后,就必然产生为修理或者零部件更换业务提供零部件的业务,从而形成和专利权人相互竞争的局面。专利权人从维护自己独占权利的角度出发,当然不愿意看到这种局面的发生。

然而,专利权人能否阻止他人生产、销售或者进口零部件的行为,并不是一个简单的问题。即使不从法政策上进行任何考量,假设专利权人能够阻止他人生产、销售或者进口零部件的行为,专利权人要想真正实现这个目的也并非易事。根据专利权利要求解释的全面技术特征原则,被控侵权物只有饱含了专利权利要求记载的全部技术特征或者等同技术特征的,才构成专利权侵害,因此组成专利产品的零部件往往不在专利权利要求保护的范围内,专利权人难以指控零部件的生产、销售或者进口者直接侵害了其专利权。由此,专利权人要想阻止零部件的生产、销售或者进口,只有想方设法通过指控零部件的生产、销售或者进口者构成间接侵权才有可能。也许,专利权人可以利用现有的共同侵权行为理论来指控零部件的生产、销售或者进口者构成帮助性的间接侵权。但是,按照现有的共同侵权行为一般理论,构成共同侵权一般需要具备两个最基本的要件,即行为人主观上存在意思联络,客观上存在共同侵权行为,因而在行为人之间主观上缺少意思联络、客观上缺乏共同侵权行为的情况下,共同侵权行为将难以成立。从实际情况来看,零部件的生产、销售或者进口者与零部件的直接利用者(用户)之间往往不存在意思联络,而且零部件的直接利用者中很大一部分属于专利产品的合法拥有者为了维护其所有物的正常利用而修理专利产品或者更换专利产品的零部件,或者为了其他专利法上豁免的行为(比如科学实验、先使用、临时过境,等等)而直接使用零部件,行为并不构成侵权,所以专利权人利用帮助性的间接侵权来阻止零部件的生产、销售或者进口的希望往往会落空。

如果进行法政策的考量,在解决专利权人能否阻止、在多大程度上能够阻止他人生产、销售或者进口零部件的问题时,就必须兼顾专利权人的利益和专利权人以外的各种利益,主要包括社会公共利益和其他私人利益。如果不问任何事由,赋予专利权人阻止他人生产、销售或者进口零部件的绝对权利,必然形成专利权人对零部件市场的垄断,减杀零部件市场的竞争,剥夺他人生产、销售和进口零部件的营业自由。我国专利法尚未规定专利权间接侵害,实践中对零部件的生产、销售或者进口者多以民法中的帮助性共同侵权追究其责任,因而看不出立法者对专利权人能否阻止、在多大程度上能够阻止他人生产、销售或者进口零部件的行为的态度。但国外已经存在具体而明确的立法例。

日本鉴于民法典第719条规定的教唆行为、帮助行为以及第709条规定的不法行为处理专利权间接侵害行为的不足,在其特许法第101条中明确规定了专利权间接侵害行为。根据日本特许法第101条的规定,日本学者将间接侵害分为作用惟一型的间接侵害(客观的间接侵害)和多机能型的间接侵害(主观的间接侵害)两种基本类型。2002年之前,日本的特许法只规定了作用惟一型的间接侵害,2004年之后,日本为了进一步强化特许权的保护,又增加规定了多机能型的间接侵害,从而使间接侵权行为的范围大为拓宽。为了提供参考,下面分别对两种间接侵害行为加以论述。

作用惟一型的间接侵害(にのみ型间接侵害)。又被日本学者称之为客观的间接侵害。是指日本特许法第101条第1项和第3项规定的间接侵害。第101条第1项规定,如果特许发明是物的发明,则以营业为目的生产、转让、输入、输出(2006年,日本修改了特许法、实用新案法和意匠法,将侵害物品的输出行为也规定为侵权行为。关于这个内容的修正案于2007年1月1日起施行)、许诺转让仅仅用于制造该特许发明的物的行为,视为侵害特许权或者专用实施权的行为。第101条第3项则规定,如果该特许发明是方法发明,则以营业为目的生产、转让、输入、输出、许诺转让专门用于使用该方法发明的物的行为,视为侵害特许权或者专用实施权的行为。可见,构成作用惟一型的间接侵害行为需要具备以下两个要件:

第一,用于生产特许发明或者使用特许方法的物的作用是惟一的,属于实施

特许发明或者特许方法的专用品。也就是说,相关的物除了用来实施特许发明或者使用特许方法之外,没有其他用途。比如,A物质和B物质混合生产出C物质的物质发明,如果A、B两种物质除了用于生产C物质外,没有其他任何用途,则生产、转让、输入、输出、许诺销售、展出A或者B物质的行为都将构成间接侵害。又比如,使用D物质生产杀虫剂的方法发明,如果D物质除了用于生产杀虫剂的方法发明外,没有其他任何用途,则D物质的生产、转让、输入、展出等行为都将构成间接侵权。

如何判断某物的作用是惟一的?日本学者和裁判例认为,即使相关的物理论上具有其他用途,但如果从经济、商业、实用的角度来看,没有什么实质性作用,[15](P233-234)[16](P151)则属于作用惟一的物。比如在大阪地方裁判所1979年判决的“装饰化妆板”一案中,虽然用来实施“装饰化妆板的墙壁粘合施工法”特许发明的某种特殊图钉可以用来进行室内装潢等使用,但是存在很大危险,因此裁判所认为该钉子的生产、转让等行为构成对特许权的间接侵权。[17]

关于相关物的作用发生的时点以及相应的救济,日本学界一般认为,如果该物在口头辩论结束时产生了从经济、商业、实用的角度看其他的实质性用途,则特许权人的差止请求应当被驳回。但是损害赔偿并不因此而受影响。也就是说,只要在侵害行为发生时没有其他用途,则不管在口头辩论结束时是否产生其他用途,侵权行为依旧成立,行为人必须对已经发生的侵权行为负担损害赔偿责任。

第二,以营业为目的。如果没有营业目的,比如在家庭内部的相关行为,即

使具有上述惟一的作用,也不会构成间接侵害行为。

至于行为人主观上是否知道,即故意或者过失并不是认定这种间接侵害行为的要件。此外,从举证责任上看,特许权人负有举证证明行为人的产品具有惟一实施特许发明的作用的责任。

多机能型的间接侵害。又被日本学者称为主观型的间接侵害,是日本在2004年修改特许法时新增加的两种间接侵害行为。也就是日本特许法第101条第2项和第4项所规定的两种间接侵害行为。这两种间接侵害行为所要解决是在相关的物既可以用来侵犯特许权,也具有其他经济的和实用的用途的情况下,如何判断该物的生产等行为是否构成间接侵害的问题。

按照日本特许法第101条第2项的规定,在特许发明是物的发明的情况下,如果用来生产该特许发明的物属于解决发明课题不可欠缺的物,而且行为人主观上知道该发明属于特许发明、该物属于用来实施该特许发明的物,却仍然以营业为目的生产、转让、输入、输出、许诺转让或者为了转让等目的而进行展出的,视为间接侵害,但是在日本国内已经广泛地一般地流通的物除外。

按照第101条第4项的规定,在特许发明是方法发明的情况下,如果用来使用该特许方法的物属于解决发明课题不可欠缺的物,而且行为人主观上知道该发明属于特许方法发明、该物属于用来实施该特许方法发明的物,却仍然以营业为目的生产、转让、输入、输出、许诺转让或者为了转让等目的而进行展出的行为,视为间接侵害,但是在日本国内已经广泛地一般地流通的物除外。

据此,构成多机能型的或者主观的间接侵害需要具备如下严格要件:

第一、相关的物应当是可以用来生产物的特许发明或者使用方法特许发明的物。和第101条第1号、第3号的规定相比,第2号和第4号规定的物去掉了“惟一”二字,因此规制的范围相比第1号和第3号要宽泛得多,那些既有实施特许发明作用、又有其他经济上、商业上、实用上的用途的物的生产、销售等行为,只要符合第2号和第4号规定的其他要件,就有可能构成间接侵权。

第二、相关的物必须属于解决特许发明课题不可欠缺的物。解决特许发明课

题不可欠缺的物,究竟是什么样的物,非常含混不清,在日本学者和裁判例之间存在很大争论,有很多学者和法官对此持严厉的批评态度。[8]

按照日本特许厅的解释,所谓“解决发明课题不可欠缺的物”,和权利要求记载的发明的要素并不完全一致,即使是发明要素以外的物,比如用来进行物的生产或者方法使用的工具、原材料,也应当包括在内。相反,即使是权利要求记载的发明要素,但如果和发明所要解决的课题没有任何关系,虽然从一开始就属于生产发明所需要的物,但也不属于解决发明课题不可欠缺的物。而其开始使用就属于解决发明课题必须加以解决的零部件、工具、原料等,则属于解决发明课题不可欠缺的物。比如,使用橡皮擦灭字迹的圆珠笔发明,用于墨水中的特殊颜料等就属于解决该发明课题不可欠缺的物,而一般的圆珠笔都要使用的圆心管和圆珠笔帽盖等,虽然属于该圆珠笔生产本身不可缺少的物,但是不属于解决该发明课题(用橡皮擦灭圆珠笔写的字迹)不可欠缺的物。[18](P18)

虽然日本特许厅的本意在于将解决发明课题不可欠缺的物限定在实施发明的重要零部件,但由于立法语言本身的不确切,加上日本特许厅的解释模糊不清,因此根本就不属于权利要求记载范围内的物的生产和方法的使用,都可能面临间接侵权的危险。这种大幅度扩张间接侵害的做法使产业界面临巨大的风险,其合理性有待于进一步研究。

第三,行为人主观上具有恶意,明知并且以营业为目的。明知的内容包括两

个方面:一是明知特许发明的存在,二是明知某物可以用来生产、销售、输入、输出、展出特许发明。而且明知应当为事实上知道,应当知道的不在禁止之列。除了事实上明知外,行为人还必须具有营业目的。行为人主观上是否明知,是否具有营业目的,特许权人负有举证证明的义务。[9]

第四,不属于日本国内已经广泛地、一般地流通的物,即不属于通用产品。

如果是规格品或者通用品,即使可以用来实施特许发明,也不会构成间接侵害,否则将会极大地危害公共利益。

日本特许法虽然试图通过作用惟一型的间接侵害和多机能型的间接侵害划定专利权人可以阻止他人生产、销售、进口的零部件的范围,但由于对多机能型的间接侵害的规定含混不清,可操作性不强,因而除了作用惟一型的间接侵害得以在司法实践中得以应用以外,在日本司法实践中还几乎没有见到将零部件的生产、销售或者进口行为判决为多机能型的间接侵害的案例。

在探讨零部件的生产、销售、进口行为是否构成专利权间接侵害时,还有一

个非常重要的问题值得重视,即关于专利权间接侵害的性质问题,如何看待专利权间接侵害的性质,直接关系到零部件的生产、销售、进口行为是否构成专利权间接侵害的问题。关于专利权间接侵害的性质,日本自1959年制定现行特许法以来,学说和判例上[10]就长期存在两种根本对立的观点。即独立说和从属说。

独立说认为,日本特许法第101条规定的间接侵害独立于直接侵害行为而存在,是一种法律拟制的直接侵害。据此,即使直接侵害行为没有发生,只要行为人的行为符合第101条规定的要件,其行为也构成间接侵害。比如,按照独立说,为了家庭烧烤提供某种专门用于实施方法特许发明“鱿鱼烧烤方法”的烧烤器的行为,虽然在家庭内使用特许发明方法“鱿鱼烧烤方法”的行为不是侵犯特许发明的直接侵权行为,但是为此种非侵权行为提供专门的烧烤器的行为则构成间接侵害行为。

相反,从属说则认为,间接侵害行为的成立必须以直接侵权行为的成立为前提和基础,在没有直接侵权行为的情况下,间接侵权行为也就不成立。比如,按照从属说,为科学试验和研究而使用特许发明的行为属于合法行为,因此为此等行为提供器具或者方法的行为也不构成间接侵权。

除了独立说和从属说之外,近来还出现了折衷说。折衷说认为,在实践中到底坚持独立说还是从属说不能一概而论,而必须看具体情况。比如,为了家庭烧烤提供某种专门用于实施方法特许发明“鱿鱼烧烤方法”的烧烤器的行为,虽然在家庭内使用特许发明方法“鱿鱼烧烤方法”的行为不是侵犯特许发明的直接侵权行为,但是这种行为的大量存在将剥夺特许权人特许产品的市场,因此为此种非侵权行为提供专门的烧烤器的行为作为间接侵害行为处理比较合适。而在科学试验和研究的情况下,如果缺少行为人提供的器具科学试验和研究不可能进行,则为科学试验和研究提供器具的行为作为非间接侵害行为处理比较合适。而在特许实施许可的情况下,为了避免特许权人垄断性地提供零部件的阻碍竞争等行为,将为实施权人提供零部件的行为作为非间接侵权行为处理比较合适。[15](P231-233)

私见认为,从属说没有跳出帮助性共同侵权的传统思路,在很多情况下,不管是对作用惟一型的零部件的生产、销售、进口行为还是对多机能型的零部件的生产、销售、进口行为,都无法起到规制作用,因而不可取。而折衷说则过于活泛,将导致相同性质的案件出现不同判决结论的可能,也无法给行为人提供稳定的行为预期,对于产业的发展弊多利少,因而也不可取。比较而言,独立说考虑了专利权作为一种最基本的智慧财产权的对世性和绝对性,并且跳出了传统的帮助性共同侵权的老路子,因而相对可取。

但是,独立说由于不再考虑直接利用专利产品的行为是否构成专利权侵害,结果将导致间接生产、销售、进口零部件的产业随时面临被指控间接侵害专利权的危险。为了兼顾专利权人的垄断性利益和零部件市场中的产业利益,在垄断和竞争之间求得动态平衡,独立说的坚持宜以作用惟一型的间接侵害为前提。也就是说,只有在零部件的惟一作用是用来实施专利发明的前提下,专利权人才有权利阻止他人生产、销售、进口零部件,才能指控行为人的行为构成间接侵害。在零部件具有多重作用的情况下,除非专利权人能够证明零部件的生产、销售或者进口者存在帮助性的共同侵权,否则无权阻止他人生产、销售、进口可用于修理专利产品的零部件。

五、结论以及相关问题的讨论

这部分要解决以下三个方面的问题:首先是总结文章的结论,其次是根据文章的结论对美国司法判例进行评析,最后是在评析最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》(会议讨论稿)的基础上提出我国就修理、更换或者回收利用应当采取的态度。

(一)本文的结论。总结本文第二、第三、第四部分的讨论,可以得出如下几点结论:

第一,专利产品的合法所有权人为了正常使用专利产品,而对磨损、损坏的专利产品进行修理或者零部件更换,不管使用专利产品本身的行为是否具有生产经营目的,也不管修理或者零部件更换本身是否已经落入专利权利要求的范围内,都属于专利权利用尽范围内的行为,不构成侵权。

第二,以生产经营为目的、以专利产品为实施对象,而对磨损、损坏的专利产品进行修理、零部件更换或者回收利用(专利权利用尽范围外的行为),是否构成专利产品的生产,不应当以修理或者更换的属于专利产品的“主要部分”或者“实质部分”作为判断标准,也不应当以专利产品的使用寿命与修理、更换的部分的使用寿命的关系作为判断标准,而应当以修理、更换零部件或者回收利用后的产品是否落入专利权利要求的保护范围作为判断标准。

第三,即使根据修理、更换零部件或者回收利用后的产品落入专利权利要求的保护范围因而构成专利产品的生产,在存在专利法规定的抗辩事由时,也不视为专利权侵害行为。但是,默示许可、资源的最大化利用或者环境保护的需要没有足够的理由成为不侵害专利权的抗辩事由。

第四,修理、零部件更换是否构成专利权侵害,真正的问题在于为了修理、零部件更换而生产、销售、进口零部件的行为是否构成专利权侵害。在考虑这个问题时,应当兼顾专利权人的垄断利益和零部件市场中的产业利益,在专利权人对零部件市场的适度垄断和他人在零部件市场中的适度竞争保护动态平衡。由此,专利法只能将那种从商业的角度看具有惟一作用的零部件的生产、销售、进口行为确定为专利权间接侵害行为。

(二)对美国典型案例的评析

从1850年的刨床案开始至今,出现过许多涉及修理、零部件更换是否侵害专利权的案例。本文只选择有代表性的两个案例进行评述。

第一个案例是美国最高法院于1961年作出的帆布车顶案(Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co.)[10]。该案中的专利产品为一个帆布车顶,由帆布、支架和帆布与车体间的密封装置等组成,各组成部分都没有单独申请专利。该帆布车顶中的帆布在使用三年后就会因风吹雨打而无法使用,而其他部分完好无损。被告见有利可图,便生产、销售专用于该车顶的帆布。原告诉诸法院,指控被告行为构成专利权侵害。一审和二审法院都以更换帆布不只是对车顶的简单修理为由判决被告构成侵权。美国最高法院则认定被告的行为构成不构成侵权。主要理由是车主更换帆布的行为不构成直接侵权,而车主的行为之所以不构成直接侵权,主要理由是其更换帆布的行为构成修理而不是再造。为什么车主更换帆布的行为不是再造而是修理呢?两位法官从不同角度表达了自己的意见。Whittaker法官认为,专利法确定的原则是,对于组合专利只保护其权利要求书中各技术特征组成的整体,而各组成部件并不单独受保护。一个组合专利中的部件,如果没有单独享有专利权,不管它对专利多么重要,也不管这一部件的更换多么昂贵,多么困难,也不能受专利权的独占保护。再造只限于在专利产品作为一个整体报废以后,实质上制造一个新产品的重新制造。只是一次更换一个部件,不管重复更换同一部件还是连续更换不同部件,只是财产所有权人修理财产的合法权利。因此车主更换帆布的行为构成修理而不是再造。Brennan法官则认为,区分修理与再造,需要考虑多种因素,比如更换部件的寿命与整个产品寿命的关系,更换的部件对于发明的重要性,更换部件的价值与整个产品价值的关系,专利权人和顾客对于易损部件的通常认识和意图,购买的部件是更换损坏的部件还是用于其他目的,等等。本案中帆布的使用寿命是三年,而其他部件的寿命几倍于帆布,更换帆布的价格为30—70美元,而其他部件的总价值大约为400美元。考虑到这些因素,更换是对破损部件的更换而不是 对专利产品的再造。因此,就帆布的作品和整个发明来说,只是修理。[11]

显然,本案中美国最高法院的两个法官坚持的是专利权间接侵害的从属说,因而得出了车主更换帆布的行为属于修理行为因而不构成直接侵权进而生产专用于实施专利权的帆布的行为也不构成专利权侵害的结论。而在考虑车主更换帆布的行为属于修理而不属于再造行为时,主要考虑的因素是专利产品中的零部件不享有专利权、更换部件的寿命与整个专利产品使用寿命的关系、更换部件的价值与整个专利产品价值的关系等因素。然而,根据本文的上述第一点结论,本案中根本就没有必要去考查车主更换帆布的行为是否属于再造行为。理由是,作为车顶帆布的合法所有人,为了维持车顶帆布的正常使用,完全有权更换损坏的帆布。这本来就属于专利权利用尽范围内的行为。但是,车主更换帆布的不侵权行为并不是生产、销售专门用于车顶帆布行为不侵权的依据。生产、销售专门用于车顶帆布的行为,对专利权人的利益将造成过大危害,因此应当认定为作用惟一型的间接侵害行为。[12]美国最高法院在本案中的推理以及结论都是值得商榷的。

第二个案例是1997年由美国联邦巡回上诉法院作出的钻头案(Sandvik Aktiebolag v.E.J.Co.)[19]该案涉及一项有关钻孔机的专利,该钻孔机包括一套手柄结构和一个用硬质合金制成的、具有特定形状的切削刀刃的特殊钻头,但是钻头本身并没有获得专利权保护。该钻头虽然具有特殊形状,但在钻透1000英寸厚的物体后会变钝,需要打磨。专利权人虽在出售专利钻孔机的使用说明书上写明了如何打磨钻头,从而使其切削刀刃重新锋利的方法,但没有制造、出售备用钻头,也没有为用户提供钻头打磨服务。该案中的被告为使用专利权人产品的客户提供了钻头维修服务,包括打磨和更换钻头。专利权人指控被告更换钻头的行为构成对专利钻头的再造。被告认为更换钻头属于对已经售出的专利产品的正常维修,而不是专利产品的再造,因此不构成侵权。一审法院支持了被告的主张。原告不服,上诉到美国联邦巡回上诉法院。美国联邦上诉法院认为,在认定被告是否再造一个新产品时,应当考虑被告行为的性质、更换的零部件的性质和它是如何设计的(零部件的使用寿命与整个专利产品使用寿命的关系)、针对该零部件进行制造和服务的市场是否形成、专利权人的意图等许多因素。在本案中,被告不只是以一个新的零部件替换就的零部件,而是通过几个步骤完成对钻头的更换、定型和整合(具体方法是用华氏1300度的高温把钻头卸下,再焊接上一个长方体碳化物,待该碳化物冷却后再加工成专利产品中钻头的形状),因而实质是在专利产品报废后进行重新制造。此外,美国联邦巡回上诉法院还注意到并没有证据表明存在一个为更换钻头提供服务的市场,专利权人专利产品中钻头部分修理的难度也表明专利权人并不存在“更换钻头是修理”的主张。根据上诉诸种理由,美国联邦巡回上诉法院认为被告更换钻头的行为属于再造而不是修理,因而构成专利权侵害。

在该案中,美国联邦巡回上诉法院虽然颇费心思地考查了被告行为的性质、更换的零部件的性质和它是如何设计的(零部件的使用寿命与整个专利产品使用寿命的关系)、针对该零部件进行制造和服务的市场是否形成、专利权人的意图等许多因素,却放弃了判断是否构成专利权侵害的最基本的标准,即修理或者更换后的产品是否落入专利权利要求保护的范围内。按照修理或者更换后的产品是否落入专利权利要求保护的范围内这个基本标准,如果被告更换钻头后的钻孔机仍然落入专利权利要求保护的技术特征或者等同特征范围内,则以生产经营为目的更换钻头的行为构成专利权侵害。相反,如果被告更换钻头后的钻孔机已经不在专利权利要求保护的技术特征或者等同特征范围内,则即使具有生产经营目的,被告更换钻头的行为也不构成专利权侵害。美国联邦巡回上诉法院根本没有按照这样的思路去考查被告的行为,其判决结论的可靠性是值得怀疑的。

(三)我国应采取的态度

虽然我国还只见到为数不多的涉及专利产品的修理、零部件更换与回收利用是否构成专利权侵害的案件,但随着零部件市场的发达以及为大企业的专利产品提供配套服务的企业的增多,该类案件必然会越来越多,因而有必要引起立法者和司法者的高度重视。

美国的司法判例在判断修理、零部件更换是否构成专利权侵害时,虽然考虑了很多因素,却没有考虑判断是否构成专利权侵害行为最基本的标准——专利权利要求保护的范围,因此并不像有些论者所认为的那样,具有多么重要的参考价值。[13]要解决好对专利产品的修理、零部件更换或者回收利用是否构成专利权侵害,必须寻找新的出路。按照本文的见解,牢牢把握以下两点是问题的关键:

1、坚持将专利权利要求保护的内容作为判断修理、更换或者回收利用后的产品是否构成专利侵权的最基本标准。抛弃了这个最基本的标准,考虑再多的因素所得出的结论也是存在问题的。

2、处理好生产、销售或者进口零部件的行为是否构成专利权间接侵害的问题。如上所述,涉及专利产品的修理、零部件更换是否构成专利权侵害的案件中,专利权人真正试图阻止的就是用于专利产品修理、更换的零部件的生产、销售或者进口行为,因此,解决好了生产、销售、进口零部件的行为是否构成专利权间接侵害的问题,涉及专利产品的修理、零部件更换是否构成专利权侵害的问题也就基本上可以迎刃而解了。

参考文献

[1]山东省高级人民法院(2000)鲁民终字第339号。

[2]黑龙江省高级人民法院(2007)黑知终字第3号。

[3]闫文军.从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分[J],专利法研究.2004.

[4]孙天文.浅析对专利权保护的限制与再限制——由一起回收利用专利酒瓶纠纷引起的法律思考[J].知识产权专刊.2007,(1).

[5][日]玉井克哉.专利权日本国内消尽[A].牧野利秋、饭村敏明.知识产权关系诉讼法(新裁判实务大全4[M],青林书院.2001.

[6][日]横山久芳.“消尽的方法”和“生产的方法”的区别[J],《法学》.2001,(1201).

[7][日]田村善之.修理、零部件的更换与专利侵权的判断[A].李扬.吴汉东.知识产权年刊(2006).北京:北京大学出版社,2006.

[8][日]清濑一郎.专利法原理[M].严松堂书店,1936.

[9]郃中林.专利侵权判定原则和方法》[J],知识产权专刊.2007,(1).

[10] Aro Manufacturing Co.v.Convertible Top Replacement Co, 365 U.S.336 (1961).

[11][日]角田芳正.关于无形财产权的属地主义和用尽理论[J].国士馆法学.1985,(18).

[12][日]中山信弘.工业所有权法(上)(M).弘文堂.2000.

[13][日]仙元隆一郎.专利法讲义(M).悠悠社.2003.

[14]尹新天.专利权的保护(M).北京:知识产权出版社.2005.

[15][日]田村善之.知识产权法(M)(第3版).有斐阁.2004.

[16]高林龙[日].标准特许法(M)(第2版).有斐阁.2005.

[17]大阪地判昭54・2・16无体集第11卷第1号第48页“装饰化妆板案”.

[18]日本特许厅总务部总务科制度改正审议室.平成16年改正产业财产权法解说(M),発明協会.2002.

[19] 43 USPQ 2d 1620(1997).

注释:

[1] 该案涉及一个受专利权保护的刨床,但组成刨床的齿轮、轴、刀片等不受专利权保护,其中刀片使用几个月就不能再用了。被告在刀片变钝后,从第三人处购买这种刀片更换用旧了的刀片。原告认为被告更换刀片相当于制造了整个专利产品,遂诉至法院。美国最高法院认为,更换刀片只是修理,而不构成再造,因此最后判决被告不侵权。参见Wilson v.Simpson,50 U.S.109(1850).

[2] 相关日文文献可参见:【日】浅井孝夫:《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》,专修课程研究年报1999年度版(2000年);【日】玉井克在哉:《美国专利法上的权利用尽理论1-2》专利54卷10号-11号(2001年);特许第2委员会第5小委员会《再利用产品和专利权的关系的检讨》,《知识财产管理》第52卷9号1288-1290页、10号第1489-1492页(2002年);【日】田中成志:《修理和再造》,载《知识产权的现代课题》(信山设1995年);【日】角田芳正:《再利用和知识产权》,日本工业所有权法学会年报第22号84-85页;【日】布井要太郎:“评论”,载《判例知识产权侵害论》第265-269页,信山社2000年。

[3]相关文献可以参见闫文军:《从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分》,载2004年《专利法研究》第385-401页。孙天文:《浅析对专利权保护的限制与再限制——由一起回收利用专利酒瓶纠纷引起的法律思考》,载《知识产权专刊》2007年第1期,第116—118页。【日】玉井克哉:《专利权日本国内消尽》,载牧野利秋、饭村敏明主编《知识产权关系诉讼法》(新裁判实务大全4,青林书院2001年,第254-255页)。【日】横山久芳:《“消尽的方法”和“生产的方法”的区别》,载《法学》1201号第150-152页(2001年)。【日】浅井孝夫:《专利产品的修理是否侵害专利权的判断基准考察》,专修课程研究年报1999年度版(2000年);【日】玉井克在哉:《美国专利法上的权利用尽理论1-2》专利54卷10号-11号(2001年);特许第2委员会第5小委员会《再利用产品和专利权的关系的检讨》,《知识财产管理》第52卷9号1288-1290页、10号第1489-1492页(2002年);【日】田中成志:《修理和再造》,载《知识产权的现代课题》(信山设1995年);【日】角田芳正:《再利用和知识产权》,日本工业所有权法学会年报第22号84-85页;【日】布井要太郎:“评论”,载《判例知识产权侵害论》第265-269页,信山社2000年。

[4] 这里没有考虑我国专利法立法上的缺陷。按照我国专利法第十一条的规定,发明和实用新型专利权人拥有制造、使用、许诺销售、销售、进口等五项权利,而外观设计专利权人只拥有制造、销售、进口等三项权利,而不拥有使用权和许诺销售权。这样,对于外观设计专利产品而言,在其首次合法投放市场后,他人进行使用就是合法行为,而无需通过权利用尽原则进行解释。

[5] 在国外,也有论者通过默示许可理论或者是通过权利滥用法理来解释专利权利用尽存在的合理性。分别参见【日】清濑一郎《专利法原理》(第4版),严松堂书店,1936年,第124-125页。【日】辰巳直彦:《商品流通和知识产权法的构成》,载《专利研究》21号(1996年)。【日】田村善之:《修理、零部件的更换与专利侵权的判断》,李扬译,载吴汉东主编:《知识产权年刊》(2006年号),第36-52页。

[6] 比如,我国专利法第六十三第一款规定,有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:(一)专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品的;(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的。

[7]相关文献可以参见【日】清濑一郎:《专利法原理》,严松堂书店1936年版,第121页;【日】中山信弘:《专利法注释(上)》(第三版),青林书院2000年版,第34页。【日】纹谷畅男:《专利法注释》,有斐阁1986年版,第12页。【日】松浘和子:《间接侵害》(1),载【日】牧野秋利主编:《工业所有权法》,青林书院1985年版,第262页。【日】繩井朋子:《评论》,载《判例时报》1731号,第196—197页(2001年)。

[8] 比如日本东京知识产权高等裁判所的著名法官三村量一先生。在2006年8月5日在北海道大学演讲时,三村量一法官对日本特许厅导入含混不清的多机能型的间接侵害提出了强烈批评。著名特许法专家竹田和彦也认为,“解决发明课题不可欠缺的物”究竟是指什么非常令人费解。参见竹田和彦:《特许知识》(第8版),ダイヤモンド社,第377-378页。

[9] 实践中,特许权人要做出这种证明是非常困难的。而且日本特许法第103条规定的过失推定并不包括故意在内。有学者建议,为了证明主观间接侵害的故意,在起诉之前可以由特许权人先向行为人发出警告,告知行为人的行为已经属于特许法第101条第2或者第4项的情况。行为人在接到警告后不停止行为的话,再证明其主观故意就容易了。高林龙:《标准特许法》(第2版),有斐阁2005年,第154页。

[10] 比如在1978年日本东京地方裁判所判决的“反光式照相机”一案中,裁判所就根据独立说判决被告的行为构成间接侵权。(东京地判昭56・2・25无体裁集13・1・139)。而在1988年大阪地方裁判所判决的“制砂机榔头”一案中,裁判所则根据从属说判决被告的行为不构成间接侵害。(大阪地判平元・4・24无体裁判集21・1・279)。

[11]亦可参见闫文军:《从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分》,载2004年《专利法研究》第387-388页。

[12] 当然,在这种情况下,有人可能会担心,车主再无法购买到专用于车顶的帆布了。这种担心是没有道理的。因为一方面,专利权人可以生产、销售该种专用帆布,另一方面,其他人也可以生产非专用但也可以用于车顶的帆布。

[13]认为美国相关判例具有重要参考价值的观点可以参见闫文军:《从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分》,载2004年《专利法研究》第401页。

注:本文已发表于《法律科学》08年第6期,人大民商法学09年第2期全文转载,《知识产权法政策学论丛》2009年卷全文转载

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