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从Madey诉杜克大学案谈实验使用抗辩原则的适用—兼论我国大学知识产权政策的调整
添加时间:2013-6-10 11:00:45     浏览次数:1879

作者:郑友德  金明浩    

来源:《知识产权》2006年第二期    

【摘要】2002年美国巡回上诉法院对Madey诉杜克大学案的判决使得专利法中“实验使用抗辩原则”的适用缩小到一个十分“狭窄”的范围,以至于大学几乎难以再用“实验使用”对专利侵权请求进行抗辩。同美国一样,世界各国的专利法中都存在着实验使用抗辩原则,因而对于Madey一案的争辩可能会对世界范围内大学与产业之间的合作关系产生微妙的影响,同时将增加大学知识产权办公室的重要性。本文从Madey诉杜克大学一案的法院判决及其影响出发,通过实验使用抗辩原则的国际制度比较,解析了适用实验使用抗辩原则的动因与困境。文章最后指出了Macley一案对中国大学知识产权政策的启示:我国专利法相关规定应作适当修改;大学必须重视技术转移工作;大学应制定灵活务实的知识产权政策。

专利法规定了专利侵权的例外制度,即在某些特定的情况下,未经专利权人许可而实施其专利,实施行为不视为侵犯专利权。实验使用抗辩原则(the doctrine of experimental use defense)[1]就是专利侵权例外制度中的一种,亦即他人为实验而使用有关专利的,不构成侵权。在此情形下如果实验人遭到专利侵权诉讼,可以以实验使用进行抗辩.

在人们传统的视野中,大学是学术的“象牙塔”,其根本使命在于知识创新、知识传播和培养人才。无疑,教学和科研是大学的基本职能,作为一种非赢利性的教育组织,大学在其科学研究和实验活动中利用别人的已获专利的产品和技术通常被视作属于实验使用抗辩的情形。正因为如此,长期以来,大学一直理所当然地将这一免责规定视为其科学研究免于专利侵权诉讼的“安全港”。然而,在美国发生的Madley诉杜克大学一案却粉碎了大学永久免于实验使用侵权的“特权”。

一、问题的提出:MADEY案及其影响

1.Madey案[2]简介

20世纪80年代中期,Madey是斯坦福大学的一名聘用教授。他在该校全面负责一项有关激光研究的项目。1988年,Madey离开了斯坦福大学,成为杜克大学物理系的一名教授。Madey把他在斯坦福大学的自由电子激光器(FEL)实验室也搬到杜克大学,该实验室中包括不少由他发明并拥有专利的设备。作为FEL实验室主任,Madey在杜克大学工作了将近10年。在此期间,Madey的实验室取得了科学上的突破,并且帮助杜克大学获得了研究基金。但是在1997年,Madey在与杜克大学发生争执后,被免去FEL实验室主任的职位,1998年,Madey辞去了在杜克大学的工作,不顾Madey的离职,杜克大学在没有经过Madley授权的情况下继续使用了实验室里的设备(包括那些由。Madey拥有专利的设备)进行科研活动。于是,Madey对杜克大学提起了专利侵权诉讼。

在着重分析了杜克大学的非赢利性地位后,地区法院驳回了Madey仅仅出于一种推测的关于商业性使用的证据,认为Madey没有创造一个关于实质性事实的真正的争议点。判决是依照杜克大学的专利政策作出的,该政策表明杜克大学“致力于教学、研究和知识的增长……并不承担主要以开发专利和商业应用为目的的研发工作。”地区法院据此认为杜克大学与为商业应用而发展技术的活动没有什么关系,紧接下来,Madey向联邦巡回上诉法院提起了上诉。

联邦巡回上诉法院认为,实验使用抗辩是“非常狭窄和严格限制的”。应当被限制在“为娱乐,满足无聊的好奇,或者为严格意义上的哲学探究”(for amusement,to satisfy idle curiosity,or for strictly philosophical inquiry)[3]的使用上。而且只要使用是“明确的、可以辨识的并且实质上是出于商业目的”(definite.cognizable.and not insubstantial commercial purposes),那么实验使用抗辩就不再适用,因此地区法院适用了一种“过于宽泛”的实验使用抗辩的概念。联邦巡回上诉法院还认为,任何与被指控的侵权者的合法商业行为相一致的行为,不管其商业含义是什么,都不被豁免于专利侵权诉讼。联邦上诉巡回法院对此阐述道,“举个例子来说,较大的研究性大学,例如杜克大学,经常批准和资助可证明无论如何不具有商业应用性的研究项目。然而,这些项目勿庸置疑地促进了研究机构的合法商业目的,包括教育和启发参与项目的学生和教职工。这些项目服务于例如如何提高研究机构的地位、吸引研究资助、学生和教职工……使用者的赢利或非赢利地位并不是决定性的”。[4]由此,联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决。

2.Madey案的影响

联邦巡回上诉法院对Madey一案的判决一经作出,立即在高等教育学术界掀起了轩然大波,遭到了来自美国乃至国际范围内学术界的广泛批评。美国医药大学协会、美国教育委员会以及众多的私立大学、药学院和许多其他的学术组织在“法庭之友”(Amicus curiae)意见书中提出,“判决对大学科学的影响是破坏性的,会对学术科学研究,特别是生物技术和生物医药的研究,产生“令人心寒”(chilling effect)的结果。”[5]

这些教育组织和机构在“法庭之友”意见书中支持杜克大学。他们认为,由于没有研究机构能够证明其对专利的实验使用不会不促进研究机构的合法商业目的,判决实际上有效地排除了对研究机构的实验使用例外。由此,判决破坏了促进创新的需求和对发明自身是必要的模仿和改良的认可之间的平衡,从而延缓和妨碍了研究。

人们的这种担心不无道理。因为,近年来,随着科学技术的发展和知识经济的崛起,大学与社会的联系与合作越来越密切和广泛。大学,特别是研究型大学,已经迅猛地卷入到技术转移(即将大学的科研成果转化为市场上的商品的过程)的漩涡中。大学成为社会经济发展的“发动机”,大学正在“以微妙、细微而复杂的方式扎根于这个以知识为基础的资本主义体制。”[6]大学与产业界的密切联系使得大学科研非赢利与赢利性质的界限越来越模糊。

在这一背景下,一方面大学大部分的研究项目即使没有任何商业含义,都或多或少地促进了大学的合法商业目的,尤其是把教育和启发学生和教职工也看作是促进合法商业目的话。另一方面,现在很少有大学教师认为他们的研究工作仅仅是为了满足娱乐、无聊的好奇或者为严格意义上的哲学探究。“随着在商业化活动中大学角色的变化,纯学术研究探索和商业驱动研究之间的差别已经被‘玷污’。科学研究仅仅是为‘严格的哲学探究’的时代一去不复返。没有不受现实影响诉求的研究,比如癌症或艾滋病的治愈方法,科学家们正承受着为研究寻找资金的压力。”[7]

联邦巡回上诉法院的判决事实上将实验使用抗辩原理的适用缩小到很窄的范围,以至于它在实际生活中的适用性可能非常小。这同时也引起了人们对美国大学社会角色的广泛关注。因为出于当前大学研究人员的一般理解,当进行没有直接商业目的的“纯理论”研究时,是可以援引实验使用抗辩来保护大学免于任何专利侵权诉讼的。但是,Madey一案可能预示着实验使用例外的终结。

从Madey一案,大学学术界可以清楚地看到,即使是为非商业性目的而进行的科学研究也存在着侵权的危险。许多的大学已经认识到科研活动的免责只是相对的,实验使用抗辩的范围实际上并没有他们所想象的那样宽泛和可靠。大学开始比以往任何时候都注重“大学技术转移办公室”的工作。现在,对这一案例的争辩也已经从美国传播到了世界各国的学术界,这势必会对全球范围内的大学与产业间的合作互动产生一定的影响。

二、他山之石:实验使用抗辩原则的比较法考察

“从比较资料明智的评价中涌现出来的被看作是解决具体问题的最好解决办法”。[8]通过国际比较法的考察,可以获得一种普遍性解释的启示。对此,我们考察一下德国、英国、日本对实验使用抗辩原则的规定。

1.德国法

1981年德国专利法第2节第11条规定:专利授予的权利不应当延及到涉及专利发明主题的实验使用行为。

另外,根据德国联邦法院的解释,如果行为的实施是为了实验的目的,则不再论及该实验是否仅仅用于测试专利中所做的陈述,还是要获得进一步的研究结果,或是用作更广泛的目的如商业目的,其中包括发现新的指针、新的配置和剂型以及应用结果的许可或商业开发。[9]

2.英国法

英国1977年专利法第60条第5款规定:行为是出于私人或非商业目的不属于侵权行为;出于实验目的,而以使用专利物质为条件进行的行为不是侵权行为。

对此,英国法院的司法解释阐释道:承担非商业性目的的研究最终有商业目标。在符合某种要求下,实验性研究可以是商业性的实验研究。[10]

3.日本法

日本专利法第69条第1款规定:专利权的效力不及于为试验或者研究而实施专利发明。

另外,日本法院实际上起着释法和造法的作用。1998年日本最高法院在Otsuka制药公司诉Towa制药公司的裁决中维持了高等法院有关仿制药制造商为了获得主管机构批准的目的可以进行测试和实验的判决。同年,东京高等法院在Kobayashi Kako v.WellcomeFoundation Ltd.一案的判决中,引用专利法第69条第1款,认为该条规定,作为促进行业发展的必要手段,实验性研究可以免受专利侵权指控。[11]

从以上各国对实验使用抗辩原则的规定,我们可以看出,不论是作为大陆法系国家的德国和日本,还是作为普通法系国家的英国,实验使用抗辩的内涵都要比美国宽泛。德国、英国、日本都没有将商业性的实验使用排除在外。

由此,我们可以结合Madey诉杜克大学一案的情况对实验使用抗辩原则的范围作如下分析:

第一,实验使用抗辩原则的适用与一个单位的性质无关。实验单位的非赢利性地位不能作为其免责的理由。如大学不能因为其作为一个教育机构的地位而免除侵权责任,否则可能导致专利排他性的不确定性(研究机构自身拥有的专利可能失去排他性)。反过来会打击投资者的积极性,这样从总体上非赢利性研究机构的情况可能会更糟糕。同样,一个生产性的营利机构也可以适用实验使用抗辩原则。如商业公司不能因其赢利性的地位而排除对实验使用抗辩的适用,否则会阻碍科学技术的进步与发展和社会公共利益。

第二,实验项目的商业和非商业目的不能作为划分是否适用实验使用抗辩原则的标准或尺度。正如前面所论述的,这一划分办法在现实环境中已没有意义,因为几乎很少有研究不带有商业目的或最终含有商业目的。如果像Madey案中美国联邦巡回上诉法院的判决一样把大学教育和启发学生和教职工也算商业目的的话,这一情况更是如此。事实上,许多国家都没有将实验是否有商业目的作为判断免责的标准。

第三,从比较法的视角可以看出,实验使用是否“涉及专利发明主题”(relating to the subject matter of the patented invention)可以作为一个判断是否免责的标准。如英国法的规定(出于实验目的,而以使用专利物质为条件进行的行为),德国法的规定(专利授予的权利不应当延及到涉及专利发明主题的实验使用行为)等。在这些国家,实验使用之所以能被免责是因为它与“专利发明主题”相关。由此,我们可以从“涉及专利发明主题”这一角度对实验使用抗辩的范围进行类型化处理。那么,可以适用实验使用抗辩原则的情况主要有:

(1)旨在理解专利本身的技术特性或技术效果的实验;

(2)对发明专利技术本身进行改进的实验;

(3)为寻找外围专利或达到相同目的的替代方法而利用专利技术本身的实验。

第四,出于社会效益或公共利益的考虑,当使用他人的专利并不涉及“专利主题”时,似乎还可以将以下情况纳入到实验使用抗辩中去:

(1)使用人只是无关紧要地使用了他人专利发明的实验。这就是专利法上的“反等同原则”(reverse doctrine of equivalents)。

(2)仿制药品的临床实验,这一实验的目的旨在减轻或者治疗疾病,具有社会公益性。

(3)国家财政资助的基础科研项目的实验。

三、对我国的法律和大学知识产权政策的启示

尽管有人认为Madey一案的影响不会超出美国的疆界,因为从比较法的视角看,“这种狭窄的普通法上的实验使用例外在美国是独一无二的。”[12]但是,Madey 一案及其背后的争辩还是给我们带来了丰富的启示,特别是在我国专利法的修改和大学知识产权政策调整方面。

第一,我国专利法的相关规定应作适当修改。关于实验使用抗辩原则,我国《专利法》第63条第4款规定为:专为科学研究和实验而使用有关专利的。这一表述几乎是照搬了日本专利法第69条第1款的规定,只是文字语法顺序上有点差异而已。这是一个比美国法宽泛得多的表述。笔者认为,采用德国法、英国法的规定更为合适,即以实验使用是否涉及“专利主题”为判断标准来适用实验使用抗辩原则。也就是说我国《专利法》第63条第4款应修改为:为涉及专利主题的科学研究和实验而使用有关专利的。然后在《专利法》、《专利法实施细则》中或者通过司法解释对“涉及专利主题”作具体的规定或解释。

第二,大学必须重视技术转移工作。Madey一案之所以广受关注离不开一个社会背景:大学的社会角色发生变化,大学技术转移成为一种世界潮流。

1980年,美国国会通过拜杜(Bayh—Dole)法案,该法案允许大学拥有自己通过政府资助的研究项目所获得的知识产权,被誉为“大学技术转让的大宪章”。与此同时,在生物技术方面研究的突增使得大学学术界在商业化方面的利益高涨。大学迅速地卷入到研究成果的商业化过程中,大学与企业间的合作越来越密切。人们心目中大学的角色有了很大的变化,从单纯的教学、科研机构变成了一个兼俱社会服务性质的机构。大学担负起社会经济发动引擎的角色,技术转移成为大学一项举足轻重的工作。目前,几乎所有的在世界上有名望的大学都设立了专门的技术转移办公室。

Madey一案使得大学技术转移办公室的地位越来越重要。商业化浪潮下,大学技术转移办公室必须找到一种平衡的途径,在促使大学为国家经济和社会福利作出贡献的同时,建立一套知识产权的经营与运行机制以使自身合法利益得到保护。大学技术转移办公室可以说是重担在肩。但是,我国在这一方面的工作还不尽如人意,如基本上没有大学有独立的技术转移办公室、“转让”技术较多而“转移”技术过少、专利检索意识不强、专利检索机制不健全等。因此,大学应当适应全球化竞争和社会经济发展所带来的角色的变化,高度重视大学的技术转移工作,完善知识产权经营机制。

第三,大学应制定灵活务实的知识产权政策。由于制度背景和社会文化的差异,很难说Madey一案会对我国的立法和现有的大学政策带来多大的影响。但Madey案给我们发出了一个信号:大学不能因为其是非营利性的教育机构而免除对专利侵权的责任。虽然到目前为止我国还没有大学因此而遭受诉讼的案例,然而可以肯定的是,在大学服务社会职能越来越加强的今天,大学不再能继续高枕无忧。我国大学必须主动回应社会环境的变化,调整自己的知识产权政策。其主要方面有:

1.完善大学知识产权侵权预防机制

目前,我国大学科研人员尊重他人知识产权的意识比较薄弱,比如,在科研项目开题前专利文献检索不系统,在阅读文献时只阅读技术内容而不了解专利文献的权利要求部分,实验路线设计覆盖他人专利过多等。这些都可能对科研成果的商业化埋下专利侵权的隐患。因此,大学应当制定专利文献检索导则,指导科研工作者做好专利文献检索工作以避免专利侵权。

2.健全大学知识产权归属制度

Madey一案的不寻常之处在于,原告不是利益诉求最大的产业界而是原来大学的教职工。根据通常做法,利用了学校资金和设备的发明要转让给大学,一般不给发明者个人。而Madey拥有的专利大部分都来自大学的研究,利用了大学的科研资金和设备。大学应当从中汲取教训,明确职务发明与非职务发明之间的界限,与教师签订有关知识产权的协议,不可随意将知识产权让给科研人员。另外,大学与产业间签署的技术合同也一定要明确知识产权归属问题,最好由大学保留知识产权。一个好的知识产权归属制度不仅可以防止大学知识产权的流失,还可以避免大学事后陷入纠纷。

3.协调与产业间的知识产权利益冲突

自从大学不可避免地卷入到商业化进程中之后,大学与产业间就一直处于一种紧张的状态。大学必须与产业建立一种知识产权利益协调规则,以防止为经济利益而抛弃了大学的本质目标。

首先,大学技术转移办公室应当是一个半自治性机构,要起到大学与产业之间“隔离墙”的作用。大学技术转移办公室时常要考虑的问题是:科研与开发如何保持距离?在开发事业独立于大学前,大学在技术开发中应卷入多深才适宜,如何有效地保证研究人员的利益并保护大学免于法律诉讼,如何有效地进行专利许可活动以获取最大的利益。

其次,大学应当加强与企业间的协作。目前,在现实生活中大学科研人员未经专利权人许可而使用企业专利的情况很普遍,企业之所以对这种行为能够容忍,主要出于自己和大学合作中的利益、在产业界和公众中的声誉以及诉讼成本等方面的考虑,一直在理性地克制自己。因此,加强与企业间的合作,形成良好的互动,有助于大学减少侵权诉讼的危险。

再次,处理好成果发表和申请专利之间的矛盾。在现今学术界,评估大学和大学教师主要凭借其发表的研究成果,“发表或毁灭”(publish or perish)的制度下,大学教师面临着大量发表论文的压力,他们通常会迫不及待地将科研中的成果以论文的形式发表。然而,从技术秘密和专利的角度看,论文发表会破坏技术秘密的秘密性和专利申请的新颖性。一旦公开研究成果,不但专利保护不可能,商业或技术秘密保护也成为不可能。所以,无论在大学内部,还是在校企合作过程中,论文发表和申请专利之间都存在着一种紧张的关系。在校企合作中,公司关注的是保护信息不为竞争者所知,或通过申请专利维护自己的市场地位,他们往往会要求研究成果最好不要发表。大学应当处理好成果发表和申请专利之间的矛盾,如规定在申请专利之后才可以公开,或者在公开前必须经过相关企业负责人的签字同意,以防止知识产权的不当流失。

作者单位:均为华中科技大学法学院

【注释】[1]实验使用抗辩中的“抗辩(defense)”,一词经常与“例外(exception)”、“免责(exemption)”交换使用,有时也被称为“研究免责(research exempdon)”。

[2]Madey v Duke university,307 F 3d 1351,1362.(Fed.cir 2002)

[3]Madey v Duke university,307 F.3d 1362.(Fed.Cir.2002)

[4]Madey v Duke university,307 F.3d 1362.(Fed.Cir.2002)

[5]Cristina Weschler,“The Informal Experimental Use Exception:University Research After Madey v Duke university”,New York University Law Review,2004,Number4,P 1537.

[6](美)刘易斯•布兰斯科姆、(日)儿玉文雄、(美)理查德•佛罗里达主编,尹宏毅、苏竣译:《知识产业化》,新华出版社2003年版,第599页。

[7]Michelle Cai,'Madey V Duke university:shattering the myth of university'experimental use defense’,Berkeley Technology Law Journal”,2004,Numberl,P 190.

[8](德)K•茨威格特、H•克茨著,潘汉典、米键、高鸿钧、贺卫方译:《比较法总论》,北京:法律出版社2003年版,第11页。

[9](印)甘古力著,宋建华、姜丹明、张永华译:《知识产权:释放知识经济的能量》,北京:知识产权出版社2004年版,286页。

[10]Mark Van Hoorebeek,Are the economic hounds at the gates of use the ivory towers:The experimental use defence and Madey V Duke university,Indusry & Higher Education,June.2004,at148.

[11](印)甘古力著,宋建华、姜丹明、张永华译:《知识产权:释放知识经济的能量》,北京:知识产权出版社2004年版,283、287~288页。

[12]Madey一案的“独一无二”反映在以下两个方面:首先,杜克大学是一所私立大学。在美国公立大学并不需要实验使用抗辩的保护,因为他们可以被美国《主权豁免第11修正案》免责。其次,Madey一案并没有产生大部分学者所担忧的情况,因为并没有迹象表明专利持有者挟持自重地提起诉讼,用挑衅性的手段迫使大学就范。参见Mark Van Hoorebeek,’Are the economic hounds at the gates of use the ivory towers:The experimental use defence and Madey v Duke univemity’,Indusry & Higher Education,June..2004,p147.

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