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商标抢注行为的概念界定及其矫正
添加时间:2013-6-10 10:58:14     浏览次数:1478

作者:滕锐    

来源:《重庆社会科学》   

内容提要:商标抢注行为对原权利人造成困扰,给市场公平竞争带来不良影响的同时,也给商标审查机构带来巨大压力。厘清商标抢注的概念、分类和性质是解决这个问题的前提。商标抢注行为之所以产生的原因主要包括商标制度的漏洞存在、对商标权保护不力以及行为人的利益驱使和心理依赖等几个方面。为避免商标抢注行为的发生,应增强商标法律意识,实行防御性注册的保护策略;改进制度设计,提高商标抢注的成本;完善商标立法,对商标抢注的法律界限重新划定;完善商标立法,对商标抢注的法律界限重新划定等。

关键词:商标抢注 商标立法 知识产权

近年来,商标抢注行为层出不穷,关于商标抢注的争论也是此起彼伏。争论声中国商标抢注行为不仅没有收敛反而越抢越激烈。商标抢注已催生一条产业利益链:抢注、胁迫赎回或者转卖。围绕着商标抢注,一方面有专门的商标咨询公司打着向企业透露信息的旗号,意在向企业提供有偿追回商标的服务以牟利;一方面又有专门负责商标转卖炒作的商标事务所。[1]商标抢注对原权利人造成困扰,给市场公平竞争带来不良影响的同时,也给商标审查机构带来巨大压力。

一、商标抢注行为概念的界定

从法律的角度而言,并没有商标抢注行为的概念。实践中,所谓的商标抢注行为有广义和狭义之分。广义的商标抢注行为是指为获取经济利益,商标注册申请人将他人已经依法取得或者依法享有并受法律保护的权利作为商标申请注册的行为。这些权利除商标权外,通常还包括著作权、外观设计权、姓名权、肖像权、商号权等权利。我国《商标法》第三十一条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”就是指商标权与上述除商标权外的其他权利[2]相冲突时,在法律上应当维护合法的、确实存在并有效的在先权利。商标权作为一种排他性权利,应当建立在正当性的基础上,否则将会损害他人的合法利益,产生不公平的现象。因此,“保护在先权利原则”是民法公平原则、诚实信用原则在《商标法》中的具体体现。狭义的商标抢注行为是指为获取经济利益,将他人已经使用但未注册的商标申请注册的行为。既包括将与使用人相同或者近似的商标在同一种或类似的商品或服务上申请注册的行为,也包括将与使用人已为公众熟知的相同或者近似的商标在非类似商品或服务上申请注册的行为。[3]虽然对商标抢注的界定有着不同的看法,但是目前比较有代表性、与实践联系得比较紧密的是以张跃为代表的观点。他认为,商标抢注行为,就是自然人、法人或者其他组织将他人已经使用并具有一定知名度的标记作为商标,抢先向商标局提出商标注册申请并希望被核准注册的行为。[4]被抢注的标记既包括他人的未注册商标与注册商标,也包括他人的姓名、字号、商号或者其他独创标记、短语、词汇等。

商标抢注行为主要有以下几类:一是对他人已在使用但未注册的商标予以抢注,包括对他人已在使用但未注册的一般商标,在同种或类似商品或服务项目上申请注册和对他人已在使用但未注册的、已为公众熟知的商标在已使用的同种或类似商品或服务项目及以外的不同种或类似商品或服务项目上申请注册。二是对他人已经注册的商标予以抢注,即将他人已注册商标在该注册商标没有核定使用的商品或服务项目类别上申请注册。包括对一般商标的抢注和对驰名商标的抢注。三是将他人的其他在先权利包括创新设计,外观设计专利,企业名称等作为商标申请注册。

二、商标抢注行为的原因分析

(一)商标制度漏洞的存在为商标抢注大开方便之门

商标分类注册的规定,为抢注人将他人已注册商标抢注在其他类别的商品和服务上提供了机会。我国《商标法》第二十条规定:“商标注册申请人在不同类别的商品上申请注册同一商标的,应当按商品分类表提出注册申请。”根据此规定,商标注册申请人可在不同类别的商品和服务上申请注册相同的商标。按照商标注册分类尼斯协定规定,商品和服务共划分为45类,其中商品被分为38个类别,服务有7个类别。对一个商标专用权人而言,除非在45个类别的商品和服务上分别一一注册相同的商标,否则任何人都有可能将已经注册的商标抢注在不同类别的商品和服务上。商标保护的地域性特点,使商标跨国抢注成为必然。商标申请人在注册国所在地拥有商标专用权,在注册国以外的其他地域该商标专用权不复存在,任何人都有机会将同样的商标在注册国以外的地域进行抢注。目前跨国抢注行为主要有三种情况:一是同行通过抢注商标抢占市场;二是代理商通过抢注商标获得独家代理权,从而获取更大利润;三是通过转让商标来获取利益。对商标抢注者而言,商标注册申请前期投入资金需求不大,预期的法律风险也不是很高,抢注最坏的结果就是被撤销,若侥幸抢注成功,许可使用费或者转让费便是一笔丰厚的回报。虽然《商标法》规定:“因注册人的恶意,造成他人损失的,应予赔偿,其赔偿额为侵权人在侵权期间所获得的利润或被侵权人在被侵权期间所受到的损失。”事实上,大多数被抢注者都以要回商标专用权为目的,通过商标复审甚至行政诉讼能要回商标已属不易。很少有被抢注人在要回商标专用权后,愿意为恶意抢注造成的损失再启动民事诉讼程序,以求赔偿。除非该恶意抢注严重毁损了其产品形象及市场声誉。被抢注人息事宁人的态度,使抢注者无须为其恶意抢注付出承重代价。[5]另外还有一部分被抢注者想要回商标专用权,却不能忍受商标复审或诉讼的漫长过程,心甘情愿接受抢注者的勒索,高价赎回属于自己的商标。抢注成本的低廉以及抢注成功后的丰厚回报,加剧了抢注者的投机心理。

(二)对商标权保护不力使得商标抢注大行其道

在商标权取得方式上,法律实践中通常有“注册在先原则”和“使用在先原则”两种。目前大多数国家都采用注册原则取得和确认商标专用权,只有美国等少数国家采用使用原则。所谓“注册在先原则”,就是按申请商标注册的先后来确定商标权的归属,只要申请在先,便可以得到商标的专用权,是否已经使用,是否驰名都一概不问,注册在先是取得商标专用权唯一依据,未注册的商标自然就不能得到法律的保护。[6]实行这个原则,的确比较容易确认商标权利的存在与归属,能明晰商标权利人,能确保公众查阅的方便,对确保商标权的公信力,维护交易安全有很大的积极作用。但是,这种原则的缺点也是非常明显的,大多数的抢注现象都发生在实行这种原则的区域,抢注人正是利用了这种原则的漏洞而谋求不法利益。所谓“使用在先原则”,就是按商标使用的先后来确定商标的归属,只要使用在先,就可以得到商标的专用权,商标的在先注册不是其必要要件。与“注册在先原则”相对,“使用在先原则”从保护在先使用人的权利出发,一定程度上可以防止商标抢注,体现了公平。但是,这种原则也有很大的不足,就是运行起来在在先使用的焦点问题上难以举证,从而会使诉讼成本过高,不利于提高诉讼效率。根据我国《商标法》的规定,注册是取得商标权的唯一方式,而且商标注册不需要以商标的实际使用为前提,注册在先是取得商标权的唯一合法途径,由此可见,我国采取的是商标“注册在先原则”。在先申请人可以依照法律的规定排斥后申请人而取得商标专用权,而且,在注册程序方面,先申请原则只是适用于商标注册的程序性原则,它并未明确指出商标局对申请人申请注册的动机的审查,商标局也就无需关心申请商标用来干什么。这样一来,商标的在先抢注者便畅通无阻地将他人已使用但未注册的商标抢先申请注册,或将他人已拥有在先权利的文字、图案等抢先注册为商标,获得专用权。不难发现,如果单纯采用注册在先原则而其他防护措施缺失的话,在市场经济的战场上,追逐利益最大化的驱使下,商标抢注现象将会越演越烈。根据我国《商标法》第四条第一款和第二款的规定,自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请服务商标注册。由此可见,目前法律对申请商标注册的主体形式并未进行限制,唯一的条件是申请人必须是由于“生产、制造、加工、拣选、经销商品或者提供服务项目”而需要取得商标专用权。简而言之,要取得商标权必须具备的资格是从事生产经营活动。商标法并没有对申请人的业务范围与所申请注册商标之间需要存在某种联系做任何更加深入的规定,所以并不能拒绝申请人在其经营范围外申请与其经营范围毫无关系的商品商标或服务商标。[7]有些抢注行为并没有违反商标注册的程序、没有侵犯他人的权利,同时抢注人申请注册的商标也具有显著区别性,其申请也往往能够获得成功。这样,便为商标抢注的问题留下祸根,抢注者根本不用考虑商标与其所标示之商品及服务项目有无联系,会产生一种“有商标,先抢注”的心理[8],从而导致注册商标权利的滥用,这与商标权保护的初衷是相违背的。

(三)行为人利益驱使和心理依赖是商标抢注的诱因所在

抢注者之说以抢注,就在于其看重了被抢注商标的“知名度”。将他人已经使用并具有一定知名度的标记抢注为商标,运用于抢注者生产经营的商品或者提供的服务上,抢注者不必花费太多的广告宣传费,就可以使抢注商标快速成为驰名商标、著名商标或者知名商标,抢占市场份额,获得可观的利润。另一方面,即使抢注者自己不使用抢注商标,也可以向被抢注者高价转让,取得一笔可观的转让费。例如,著名景区名称“香格里拉”遭抢注后,抢注者向被抢注者开价200万的转让费。[9]另一方面,商标抢注者通过抢注竞争对手已经使用并具有一定知名度的标记作为商标,将竞争对手排挤出相关市场,达到利己目的。抢注者既没有使用该商标的意图,也没有向被抢注者出售的打算,其主要目的就是为了阻止被抢注者继续使用该标记。商标在形式上表现为一种简易符号,被市场经营者粘附于某种商品或者连接于某种服务时,以达到指示商品或者服务的来源、区别其经营者或者提供者的目的。商标所具有的这种区别作用,被学者称为商标的核心作用。[10]从心理与行为学角度讲,商标价值体现在消费者根据其对特定商标的认知和偏爱程度而对与商标所连接的商品或者服务进行选择,实际上就是消费者赋予特定商标以超越与商标相连接的商品功能价值之外的形象价值,从而形成对特定商标的心理依赖。具有影响力的商标,不仅能够满足消费者对商品的功能性需求,更重要的是能够满足消费者对商品的精神性或者心理性需求,成为消费者的心理依赖。消费者对知名商标的心理依赖性,主要是指消费者在购买商品或者接受服务时过分喜好选择粘附有知名商标的商品;其实际表现为以能够获得粘附有知名商标的商品而感到愉悦或满足,否则,便会产生沮丧甚至抵制的情绪。消费者对知名标记的心理依赖,是商标抢注者将他人已经使用并具有一定知名度的标记抢注为商标的精神动因。经营者使用商标的原初目的,在于使自己经营的商品或者提供的服务与其他经营者的相区别。但是,消费者对知名商标的心理依赖性,使之成长为特殊价值符号,进而衍生出傍名牌、搭便车以及商标抢注行为,以便模糊其界限混淆其来源,连接其关系,造成消费者的误认,达到获得不法利益或者淡化、贬损被傍靠者或者被假冒者商誉的目的。[11]试想,那些搭便车者或者抢注者为什么特别青睐知名商标,而不是普通商标,更不是自己独立设计符合自己个性的商标呢?产生这种现象的缘由就是因为商标并不只是一种区别商品或者服务来源的简单标记,而是已经跃升为商品经营者或者服务提供者的商誉载体,甚至相当于市场经营者形象的无声代言人,更是商品购买者、服务接受者或者消费者的心理依赖。

三、商标抢注行为问题的应对可从以下几个方面来应对商标抢注行为问题

(一)增强商标法律意识,实行防御性注册的保护策略

商标的注册应从被动变为主动,企业在实施市场战略之前应当将商标战略前置,并将其放在不可或缺的位置。在商标设计的同时,部署该商标的使用范围并做好相关注册准备。与此同时,商标设计过程中的保密工作也尤为重要,相差一天的商标申请,足以致使企业市场的功亏一篑。通过商标抢注的典型案例,企业应当主动学习,并吸取教训,从而达到提高商标意识的目的。为避免自己的商标被人抢注,最好的办法就是进行及时注册和防御性注册,以取得法律的保护。[12]同时我国已加入《马德里协定》,成为了其成员国,企业可以通过代理组织进行国际注册,可以向国际局提出领土延伸申请,把该项注册扩大到其他尚未取得保护的马德里协定成员国,视同在有关马德里协定成员国的直接注册。

(二)改进制度设计,提高商标抢注的成本

商标专用权的取得以先注册为原则,意味着一个企业通过注册即可获得商标的专用权而无须使用该商标,在注册成本较低且持有商标成本也比较低的情况下,没有真实使用意图,只是想通过抢注商标牟利的人就可能把数量可观的资源投资于似乎有价值的新品牌名称上,甚至会将一些驰名商标注册在原始商标人已不再生产或还未生产的那些产品上,期待在未来再转售或再许可给原始商标人。在这种情况下,抢注人手中往往会有若干个商标等待出售,如果加大商标持有成本,就会加重抢注人囤积商标的经济风险。具体而言,已经注册的商标,如果从注册之日起从来没有被使用过,应该逐月收取商标闲置费,收取的比例应逐月成倍提高,到3年期满,还未使用过,便可直接撤销。为了防范商标抢注人规避法律,商标法应该对商标使用的含义作明确界定。我国《商标法实施条例》第三条规定:“商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”根据该条规定,商标只需要被用于广告宣传,即构成使用。这种使用标准明显过低,造成商标抢注人只需很少的代价就能维持其注册商标。鉴于我国商标抢注实际情况,为保护商标资源不至于被过快地消耗,我国商标法应该采取严格的使用标准。[13]即要求该商标的注册人必须真实地在自己生产经营的产品和服务上使用核定的商标,且达到一定的使用期限。

(三)完善商标立法,对商标抢注的法律界限重新划定

删除《商标法》第三十一条后半句规定。由于第三十一条后半句引入了主观恶意因素,相应地降低了在先使用商标的知名度要求,因此大大拓宽了能够阻止他人申请商标注册的在先使用商标范围,这将使在先使用的未注册商标事实上获得与注册商标一样的效力,从而极大地冲击了商标权注册制度的功能,妨碍他人选择和使用商标的自由,并且导致未注册商标使用者和商标抢注者的滥用,在具体案件中呈现出处理结果极不公平的现象。

在保留《商标法》第十三条第一款的基础上,借鉴相关国家的立法经验,赋予未注册商标在先使用者抗辩权,同时规定其应当负担附加区别性标记防止混淆的义务,从而平衡商标抢注者与未注册商标在先使用者之间的利益关系。[14]需要指出的是,最高人民法院已经意识到了《商标法》第十三条第一款未赋予在先未注册驰名商标使用者抗辩权的缺陷,通过司法解释的方式对其进行了补充和完善,赋予了未注册驰名商标使用者抗辩权。这体现在 2009 年最高人民法院发布的《审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定当中。按照该条规定,原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼,被告以原告的注册商标复制、模仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的,应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。该条虽然表面上规定的是在先未注册驰名商标使用者对其在先未注册商标驰名事实应当负担的举证责任,实质上却间接赋予了在先未注册驰名商标使用者抗辩权。

(四)完善商标立法,对商标抢注的法律界限重新划定

应按照抢注商标所处的行政程序不同阶段,确立起司法规制商标抢注行为的介入点,由此能够有效避免司法权与行政权在规制商标抢注行为时发生冲突和矛盾。对于抢注商标虽然还处于初审公告期间,但利害关系人尚未提出异议而直接向人民法院提起民事诉讼的情况,虽然〔2005〕民三监字2号函中没有明确规定。但该函也倾向于“应通过商标法规定的异议等救济程序解决”,因此人民法院仍然不能受理。这是因为,在商标授权程序中,商标局核准注册的行为是需依申请作出的具体行政行为,而申请人提出注册申请是行政程序的组成部分。根据完整性原则,由于利害关系人向法院起诉的对象是行政授权程序的一部分,若将尚处于授权程序中的商标申请行为作为民事审判的对象,那么将破坏行政程序的完整性,有悖法律设置行政程序的目的。对于抢注商标已经核准注册的,在商标注册核准之后所发生的民事争议,已经不再属于行政授权程序内的范畴,司法权应可以进行规制。即使某些民事争议的解决可能取决于行政行为自身的合法性,行政争议也只是作为附属问题而出现的,这些附属问题不是民事诉讼所要解决的主要问题,只不过解决民事争议的后果可能决定或者影响着行政争议的解决和处理。[15]也就是说,对于抢注商标所产生的民事争议,应由人民法院通过民事程序对当事人的权利义务进行确认,而对于抢注商标专用权的有效性,则可以在民事程序结束后,根据人民法院的生效判决文书通过行政复议或者行政诉讼程序来解决。在具体实务中可分以下三种情况分别处理:

第一,自抢注商标注册之日起5年内,利害关系人已经向商标评审委员会提出撤销抢注商标申请,又向人民法院提起民事诉讼的,人民法院应当受理。但根据先决性原则,应在受理案件后中止审理,避免司法程序与行政程序在结果上出现冲突,等待商标评审委会裁定后继续审理民事诉讼,并且根据商标评审委员会的裁定结果作出相一致的裁判。

第二,自抢注商标注册之日起5年内,利害关系人未向商标评审委员会申请撤销抢注商标而直接向人民法院起诉的,人民法院可以根据具体案情进行审理,在判断构成商标抢注行为的基础上作出侵权判决。如果当事人判后向商标评审委员会提起商标异议,则商标评审委员会也应根据先决性原则,作出与司法结果相符的裁定。[16]

第三,自抢注商标注册之日起超过5年,利害关系人没有提起撤销商标申请的,从实体正义方面考虑,由于此时已无法通过行政程序进行救济,因此人民法院也应在民事诉讼时效内追究商标抢注人的民事侵权责任。

参考文献:

[1][5][13]刘燕:《商标抢注行为浅析与防范》,《政法论坛》2010年第5期。

[2]国家工商行政管理总局商标局:《〈中华人民共和国商标法〉释义》,中国工商出版社,2003年,第134页。

[3]宋林莉:《解决商标抢注问题的法律分析 》,《中华商标》2009年第11期。

[4]张跃:《浅析我国商标被国外企业抢注现象》,《中国工商报》2010年4月8日。

[6]贡振羽:《由商标抢注现象引起的法律思考》,《科学之友》2007年第1期。

[7]郑向东:《论商标抢注的制度原因及法律制度的完善》,《经济师》2007年第3期。

[8]李蕻:《浅论我国商标抢注的法律缺陷》,《商品与质量》2010年第5期。

[9]《著名景区商标遭抢注 “香格里拉 ” 转让费200万》,《南方日报》2008年3月19日。

[10]冯晓青、刘友华:《〈商标法〉第三次修改重大问题研究》,载中国社会科学院知识产权中心、中国知识产权培训中心:《专利法、商标法修改专题研究》,知识产权出版社,2009 年,第147页。

[11]曹新明:《商标抢注之正当性研究——以“樊记”商标抢注为例》,《法治研究》2011年第9期。

[12]吴桐:《浅析商标抢注行为的现象及对策》,《法制与社会》2008年第9期。

[14]李扬:《我国商标抢注法律界限之重新划定》,《法商研究》2012年第3期。

[15]蒋志培、孔祥俊、夏君丽:《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定的理解与适用》,《人民司法•应用》2008年第7期。

[16]曹柯:《商标抢注及其规制程序》,《人民司法》2011年第5期。

(本文原载于《重庆社会科学》2013年第1期)

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