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商标构成连续三年停止使用是否具有正当理由的理解—国泰金融控股股份有限公司不服国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审行政纠纷案
添加时间:2013-5-16 21:30:47     浏览次数:2645

一、案件索引

(一)案号

一审案号:北京市第一中级人民法院(2012)一中知行初字第684号(2012年7月23日审结)

二审案号:北京市高级人民法院(2012)高行终字第1513号(2012年12月11日审结)。

(二)当事人

原告(上诉人):国泰金融控股股份有限公司(简称国泰金融公司)

被告(被上诉人):国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)

二、案情简介

1995年6月26日,国泰人寿保险股份有限公司向国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出第963862号“國泰人壽”文字商标(简称复审商标)的注册申请,其注册日为1997年3月14日,核定使用于国际分类第36类的下列服务项目上:人银行、信托基金、金融、估价(保险,银行,房地产)、信托、海上火灾保险、海运保险、抵押银行、储蓄银行、保险经纪、人寿保险、保险咨询、金融信息、保险信息、不动产出租、不动产代理行、不动产经纪。2002年,复审商标经商标局核准转让给国泰金融公司,经续展后专用权期限至2017年3月13日。

2004年1月2日,商标局受理了李柱成以复审商标在2001年1月2日至2004年1月1日期间连续三年停止使用为由提出的撤销申请。经审查,商标局于2005年3月21日作出“关于第963862号‘國泰人壽’注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定”(简称撤销决定),内容如下:撤销复审商标在“不动产出租、不动产代理行、不动产经纪人”服务上的注册;原第963862号《商标注册证》作废,由商标局重新核发《商标注册证》,并予公告。其主要理由为:国泰金融公司提供的商标使用证据无效,李柱成的撤销理由成立。

国泰金融公司对撤销决定不服,于2005年4月8日向商标评审委员会申请复审,而且向商标评审委员会提交了证据1(即:台湾地区行业标准分类复印件)、证据2(即:台湾地区当局有条件地允许台商来大陆投资一部分不动产业务的新闻稿复印件)及证据3(即:《外国保险机构驻华代表机构管理办法》复印件)。

2011年8月8日,商标评审委员会作出商评字[2011]第16562号关于第963862号“國泰人壽”商标撤销复审决定(简称被诉决定)认定:

国泰金融公司提交的证据1和证据2为台湾地区对从事房地产开发业的台商来大陆投资房地产业所做的限制,该限制自复审商标申请注册时即已存在。台湾地区所做出的投资限制并不能成为复审商标在中国大陆地区不能进行使用的当然依据。证据3为我国对外国保险机构驻华代表机构的管理办法,该份证据发布于2004年1月15日,晚于2004年1月1日,且该份证据内容仅能说明代表机构不能进行经营性活动,并不必然表明国泰金融公司不可以使用复审商标。综上,国泰金融公司提交的证据不足以证明复审商标在2001年1月2日至2004年1月1日期间在指定服务上未使用复审商标具有正当理由。

因此,商标评审委员会依据《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第四十四条、第四十九条的规定决定:复审商标在不动产出租、不动产代理行、不动产经纪服务上的注册予以撤销。

国泰金融公司不服商标评审委员会作出的被诉决定,于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,表示其在2001年1月2日至2004年1月1日期间内在“不动产出租、不动产代理行、不动产经纪”服务上也无法使用复审商标,根据《中华人民共和国商标法实施条例》(简称《商标法实施条例》)第三十九条之规定,国泰金融公司在前述期间内未使用复审商标构成正当理由,复审商标在上述服务项目上的注册依法应予维持。因此,请求法院判决:请求法院撤销被诉决定,并判令被告重新作出复审决定。

一审法院认为,《商标法》第四十四条第(四)项规定,注册商标连续三年停止使用的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。本案中,国泰金融公司明确认可其在复审期间内没有使用复审商标,但认为原因在于其公司的营业范围因法律规定受到限制,并在行政阶段与诉讼阶段提交了相应的法律依据。对此 法院认为:首先,我国大陆地区与台湾地区分属不同的法域,台湾地区关于投资限制方面的法律规定不能成为复审商标在我国大陆地区不能进行使用的当然依据与正当理由。其次,《商标法》第四十四条第(四)项规定的商标使用指的是商标的商业使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。即,商标的使用方式有多种,且与公司的营业范围并无必然联系。因此,我国大陆地区对于原告类公司经营范围的限制不能成为复审商标不能使用的正当理由。

一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定,判决如下:维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2011]第16562号关于第963862号“國泰人壽”商标撤销复审决定。

国泰金融公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院认为,《商标法》第四十四条第(四)项规定,注册商标连续三年停止使用的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。我国大陆地区与台湾地区分属不同的法域,台湾地区关于投资限制方面的法律规定不构成复审商标在我国大陆地区不能进行使用的正当理由。《商标法实施条例》第三条规定:“商标法和本条例所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”在商业活动中,使用商标标识标明商品的来源,使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式,均为商标的使用方式。因此,商标法意义上的使用与公司经营范围无直接关系,故原审法院认定《保险法》对公司经营范围的限制不能成为复审商标不能使用的正当理由是恰当的。国泰金融公司的上诉理由缺乏依据,法院不予支持。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。

三、案件评析

本案的焦点问题在于:如何理解与认定注册商标构成连续三年停止使用是否具有正当理由。《商标法》第四十四条第(四)项规定,使用注册商标,连续三年停止使用的,由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。根据《商标法实施条例》第三十九条第二款的规定,构成《商标法》第四十四条第(四)项规定的情形,但是如果有正当理由的,可以不予撤销该注册商标。

(一)不同的法域之间各自适用各自的法律,这是每个国家和地区法律适用的基本原则之一。

我国大陆地区与台湾地区分属不同的法域,台湾地区的法律规定应仅对台湾地区具有约束力,而对于大陆地区并不产生约束力,进入大陆地区的台湾企业,应当严格遵守大陆地区法律的规定。本案中,原告投资范围、从业方面的限制系源自台湾地区法律的规定,其在我国大陆地区并不具有约束力,其也当然不能构成原告的商标不能在大陆地区使用的正当事由。

(二)关于构成连续三年停止使用正当理由的理解。

《商标审理标准》将未使用的正当理由界定为“不可抗力;因政府政策性限制停止使用的;因破产清算停止使用的;其他不可归责于商标注册人的正当事由。”最高人民法院2010年印发的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(简称《若干意见》)第20条规定:“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由,未能实际使用注册商标或者停止使用,或者商标权人有真实使用商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的,均可认定有正当理由。”由此可见,《若干意见》增加了“未能实际使用”、“尚未实际使用”的情形,且考虑到了商标权人的真实使用意图因素,立法层面与司法层面上均更为有利于保障商标权人的利益。对于不可抗力、破产清算,大家都容易理解,而政策性限制的问题,我们认为,其主要是指对某项行业采取准入原则而致使商标权人需要等待审批手续等情形。

具体到本案而言,国泰金融公司依法不能在大陆从事“经营性活动”,使得其本身无法具备“不动产出租、不动产代理行、不动产经纪人”服务项目上使用复审商标的前提条件。也正是基于法律明确禁止此一同样原因,国泰金融公司无法在前述服务项目上使用复审商标也不属于需要等待相关行政审批的政策性限制情形,其本身也无法具备《若干意见》中所指的使用意图的条件。而且,《商标法实施条例》第三条及《若干意见》第20条对于商标的使用形式作出了多种规定,而且均未限定商标权人的使用方构成商标的使用。因此,法院认定国泰金融公司关于其未在“不动产出租、不动产代理行、不动产经纪人”服务项目上使用复审商标具有正当理由的抗辩不成立是正确的。

(三)商标的注册与使用与商标权人的经营范围并无必然关系。

首先,《企业经营范围登记管理规定》(国家工商行政管理总局令第12号)第十五条规定,企业未经批准、登记,或者违反本规定第十四条规定,从事许可经营项目经营的,企业登记机关应当依据《无照经营查处取缔办法》予以查处。由此可以解读出,我国大陆地区对于企业超范围经营的情形并非一律按照按无照经营查处,对于企业超范围经营的惩处力度降低。其次,《商标法》、《商标法实施细则》及相关法律法规或者规章中并未规定企业申请注册商标应当与其经营范围保持一致。申言之,如果要求企业申请注册商标与其经营范围保持一致时,则企业注册的防御性质的商标将无法存立与发展。

但是,商标的使用的任何一种形式均要符合“合法”使用的要求。“合法”使用一般是指不得违反关于商标制度规范方面的法律或者其他法律关于企业经营行为等方面的规定。本案中,原告无法从事复审商标指定使用的服务是法律基于其本身性质而作出的专门性规定,而对于违反法律规定的行为是无法构成商标停止使用的政策性限制的情形的,当然也不属于正当理由。

撰稿:司品华

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