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判断专利抄袭应当以接触可能性和不具有实质性特点为要件—雷光、李乃强诉黄力等六被告及第三人山东瀚霖生物技术有限公司发明创造发明人署名权纠纷案
添加时间:2013-5-16 21:26:42     浏览次数:2732

作者:蒋利玮

【本案要旨】

1、发明人署名权与专利权或专利申请权系两个不同性质的独立权利,前者属于人身权,后者属于财产权,相互之前并无从属关系或者依附关系。

2、判断是否构成专利抄袭,应当考虑被控侵权人是否有可能接触被抄袭的技术方案,以及双方技术方案对比是否具备实质性特点。

3、共同侵犯发明人署名权包括共同抄袭、挂名人与抄袭者存在共同故意、挂名人与抄袭者构成无意思联络的共同侵权三种情形。

【案情简介】

原告:雷光、李乃强

被告:黄力、刘双江、陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲

第三人:山东瀚霖生物技术有限公司(以下简称瀚霖公司)

案由:发明创造发明人署名权纠纷

案号:一审:(2012)一中民初字第1284号

二审:(2012)高民终字第3975号

案情:

雷光自2001年9月1日至2008年9月1日在山东凯赛生物科技材料有限公司(以下简称山东凯赛公司)生物工程岗位工作。李乃强自2001年至今在上海凯赛生物技术研发中心有限公司(以下简称上海凯赛公司)研发人员岗位工作。王志洲自2001年7月1日起在山东凯赛公司的生产管理岗位任生产技术经理,合同有效期至2008年9月1日。葛明华自2002年8月2日起在山东凯赛公司先后在生物工程、技术质量部岗位工作,合同有效期至2011年8月31日。2002年7月31日,葛明华签订保密及不竞争承诺书,向公司作出保密和不竞争承诺,承诺书中所指‘公司’除山东凯赛里能生物高科技有限责任公司外,还包括上海凯赛生物技术研发中心有限公司、上海凯赛生物材料有限公司,及其子公司和控股公司,参股公司,分公司及下属科研机构。”

2008年7月,王志洲从山东凯赛公司离职。随后,葛明华从山东凯赛公司离职。2008年4月14日,曹务波个人出资10万元设立瀚霖公司,经营范围为有机化学原料的生产与销售项目的筹建。2008年8月20日,该公司的注册资本增至1亿6千万,其中,王志洲出资80万元。2008年12月23日,该公司的经营范围变更为长链二元酸及系列产品的研发、生产与销售及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。2009年6月16日,陈远童成为该公司股东。2010年6月4日,瀚霖公司的股东为曹务波、陈远童、李惠先、王志洲。2009年10月22日,王志洲系该公司副总经理;2010年,王志洲系该公司总工程师;2010年4月15日,葛明华系该公司技术质量部部长。

2010年4月30日,瀚霖公司申请第20101060266.4号“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”发明专利(以下简称本专利),公开日期为2011年3月16日,发明人为本案七名被告,其公开的权利要求书为:

“1.生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺,其特征在于:精制工艺步骤包括:(1)脱色、过滤;(2)一次结晶、分离;(3)高温水结晶、分离;(4)干燥。

2.根据权利要求1所述的生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺,其特征在于:所述步骤(1)脱色过滤:把二元酸粗品放入脱色罐内,含水量为5~12wt%,加入0.05~0.2wt%的活性炭,换算成含量为100%的溶剂与二元酸的质量比为3.0~2.0:1,在温度为85~100℃下,脱色20~90min后经板框压滤机过滤后得二元酸清液。

3.根据权利要求2所述的生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺,其特征在于:所述溶剂为含量为90%以上的醋酸溶液。

4.根据权利要求1所述的生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺,其特征在于:所述步骤(2)一次结晶、分离:将步骤(1)得到的二元酸清液放入一次结晶罐内,降温至75~85℃,保温1-2小时后,再降温至25~35℃,物料完全结晶后,将结晶物料用离心机分离。

5.根据权利要求1所述的生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺,其特征在于:所述步骤(3)高温水结晶、分离:将步骤(2)得到的结晶物料放入高温水结晶罐内,控制温度70~100℃,保温时间120min,再降温至30~50℃,物料完全结晶后,将结晶物料用离心机分离得二元酸湿品。

6. 根据权利要求1所述的生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺,其特征在于:所述步骤(4)干燥:将步骤(3)得到的二元酸湿品在闪蒸干燥器内干燥得到的长碳链二元酸精品。”

2011年2月14日,国家知识产权局发出手续合格通知书,准予本专利申请发明人变更为曹务波、王志洲、葛明华、陈远童、傅深展。

为证明其为本专利申请的发明人,雷光、李乃强提交了以下证据:

1、2006年8月7日,上海凯赛公司、上海凯赛控股有限公司申请了第200610029784.6号“一种以脂肪酸或其衍生物为原料制备得到的长碳链二元酸及其制备方法”专利(简称在先专利),公开日为2008年2月13日,授权日为2011年3月9日。在先专利公开了一种以脂肪酸酯或脂肪酸的盐为原料制备长碳链二元酸的方法,包括以下步骤:用有机溶剂溶液溶解长碳链二元酸粗品,待二元酸充分溶解后,加入不超过溶液总体积5%含量的活性炭并加热至60~100℃进行脱色10-180分钟,待脱色结束后趁热过滤,清液冷却至10~40℃使长碳链二元酸结晶析出,离心或用板框过滤收集产品,用蒸馏水多次洗涤后,干燥得到成品。其中所述有机溶剂可以为乙酸(参见在先专利授权公告文本权利要求1、4、6)。2011年12月12日,国家知识产权局发出手续合格通知书,准予在先专利发明人变更为李乃强、雷光。同时该手续合格通知书记载专利权人为上海凯赛公司、上海凯赛生物科技有限公司、山东凯赛公司。

2、2003年10月3日拟稿的5份SOP(标准化操作程序)复印件(简称2003年SOP),其左上角均标注有“凯赛控股及图”,其右上角均标注“机密”,均由雷光拟稿:

(1)调浆操作SOP,其中记载:2.1本规程规定了6#溶剂工序调浆的操作方法及注意事项;4.2.2按规定量向调浆罐加溶剂,溶剂量为:物料:溶剂=1:2~3(重量比);4.2.6向其中一个调浆罐加12~25Kg活性炭;4.2.7待物料与溶剂混合调浆时间大于0.5小时后,准备出料。

(2)过滤操作SOP,其中记载:2.1本规程规定了6#溶剂工序过滤的操作方法及注意事项;4.2.1脱色罐加热至85~98℃;4.4.1热溶剂板框过滤预热结束后应立即过滤物料。

(3)一次结晶操作SOP,其中记载:2.1本规程规定了6#溶剂工序一次结晶的操作方法及注意事项;4.2进料结晶;4.2.1物料全部进完,开始结晶操作;4.2.2 温度82~95℃时,稍开一点冷却水,使温度缓慢的降至80度以下,要求时间为1~2.5小时;4.2.3 75~80℃时,关闭冷却水,保温1.2~2.5小时,期间温度应为自然下降;4.2.5 至50℃后,冷却水逐渐加大,最终降至28~34℃出料,低于30℃时可关闭冷却水;4.3出料;4.3.1联系离心岗位,并检查中转罐是否正常。

(4)离心操作SOP,其中记载:2.1本规程规定了6#溶剂工序离心的操作方法及注意事项;4.1离心前检查;4.2进料离心。

(5)高温水结晶操作SOP,其中记载:2.1本规程规定了6#溶剂工序高温水结晶的操作方法及注意事项;4.2.1进料结束后开始升温,终点温度90~100℃;4.2.2稍开冷却水,然后关闭,保温1.5~2.5小时,终点温度80~90℃;4.2.3稍开冷却水,使温度缓慢的降至45~55度,时间1.2~2.5小时,冷却水逐渐加大,最终降至26~35℃出料,时间1.2~2.5小时,低于30℃时可关闭冷却水;4.3.1联系离心岗位,打开出料阀开始出料。

3、李乃强的2004年至2005年的试验记录,其中记载有:“试验方案:确定#6含水量与自然起晶温度的对应曲线,确定溶剂含水量并以便在生产中可以方便地确定加晶种温度,避免加晶种过早而使晶种溶解或加得过晚起不到作用。结论:随含水量增大,起晶温度明显升高,晶粒变小。建议生产控制#6含水量不高于10%。”

4、山东凯赛公司与上海凯赛公司于2011年6月10日出具证明,称雷光、李乃强为本专利申请所涉及技术成果的发明人。

为证明2003年SOP的真实性,雷光、李乃强提交了下列证据:

1、山东凯赛公司于2002年至2003年签订的设备购买合同及合同签发单,其中包括厢式压滤机购销合同(对应过滤操作SOP中的板框过滤)、搪瓷反应罐定作合同(对应过滤、调浆操作SOP中的脱色罐2台、热溶剂罐1台、调浆罐1台)、搪玻璃反应罐工矿产品购销合同(对应过滤操作SOP中的结晶罐)、立式刮刀离心机买卖合同(对应离心操作SOP中的离心机)、半开式搪玻璃反应罐产品订作合同(对应高温水结晶SOP中的结晶罐)、闪蒸干燥机买卖合同。

2、广东中鉴认证有限责任公司山东分公司于2011年11月5日出具的证明,称于2004年3月1-4日按照ISO9001标准对山东凯赛公司的质量管理体系进行了现场审核,期间审阅了该公司于2003年10月15日发放并实施的《101车间工艺SOP及设备操作规程》(具体见附件目录共32条)并按照其规程对现场操作控制进行了现场审核。其中附件目录32条SOP包括上述雷光拟稿的2003年SOP。

3、上海市东方公证处(2011)沪东证经字第11338号公证书,其中记载公证员与上海凯赛公司的代理人邵鸣于2011年11月10日至上海市第二中级人民法院取回邵鸣于2010年12月14日向该院提交证据,公证员对上海市第二中级人民法院对邵鸣制作的谈话笔录、证据目录进行了拍照,并对证据进行了封存。其中,2010年12月14日提交的证据包括雷光拟稿的2003年SOP。

4、2006年10月5-6日6#溶剂一次调浆、过滤、结晶操作记录、离心机操作记录、高温水结晶罐操作记录、离心机操作记录、闪蒸干燥操作记录(简称2006年操作记录),及相关操作人员与山东凯赛公司签订的劳动合同。其中,2006年10月6日6#溶剂一次调浆、过滤、结晶操作记录中载明:蒸汽预热时间至过滤时间为12:30-1:40,即70分钟;活性炭25Kg,重量2200Kg,溶剂量5900L。

5、2009年9月21日拟稿的调浆脱色过滤岗位操作SOP、一次结晶岗位操作SOP、一次离心岗位操作SOP、二次调浆岗位操作SOP、高温水结晶岗位操作SOP、成品干燥岗位操作SOP(简称2009年SOP),及相关拟稿人员与山东凯赛公司签订的劳动合同。

【当事人诉辩主张】

原告雷光、李乃强诉称:雷光、李乃强二人参与了长链二元酸生物生产技术工艺标准化操作程序的制定以及后续优化试验工作,是相关技术方案的发明人。本专利申请与山东凯赛公司使用的标准化操作程序长链二元酸生物生产技术工艺标准化操作程序相同,核心工艺参数与上海凯赛公司已经授权的第200610029784.6号专利相同。雷光、李乃强对上述技术方案作出了实质性贡献,是本专利申请的发明人,享有署名权。王志洲等七名被告未作出实质性贡献,无权署名,其冒名剽窃行为,侵犯了雷光、李乃强的署名权。综上,请求法院判决:一、确认本专利申请的发明人为雷光、李乃强;二、确认被告黄力、刘双江、陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲侵犯原告雷光、李乃强对本专利申请的发明人署名权;三、判决被告黄力、刘双江、陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲在《科技日报》上向原告雷光、李乃强赔礼道歉,消除影响。

被告黄力、刘双江、陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲辩称:本专利申请文件依法系由申请人完成,并非由发明人完成,即便存在侵犯署名权的行为,亦应当由申请人即瀚霖公司承担责任。同时,黄力、刘双江现不是本案专利申请的发明人,更与本案无关。因此,本案被告主体不适格,应当裁定驳回原告起诉。本专利申请系职务发明创造,但雷光、李乃强与瀚霖公司并无任何关系,从未参与瀚霖公司的研发活动,其主张在瀚霖公司申请的专利上署名没有任何法律依据,应予以裁定驳回。在对瀚霖公司享有本专利申请的申请权无争议的情形下,雷光、李乃强要求将本专利申请与山东凯赛公司的技术成果进行对比没有必要,超出了本案审理范围。

3、第三人瀚霖公司述称:同意七被告的答辩意见。

【审理结果】

北京市第一中级人民法院经审理认为:

一、关于程序问题。

发明人的署名权是人身权、绝对权,其来源于发明人对专利作出的创造性贡献,不受专利权或专利申请权权属的约束,也不随着专利权或专利申请权的转移而有所变化。无论是否职务发明创造,专利发明人署名均应当取决于其是否对专利的实质性特点作出了创造性贡献,而并非取决于其是否得到专利权人或专利申请权人的认可。七名被告在本专利申请文件中的署名是其主观上行使专利署名权的体现,并非第三人意志的体现。黄力、刘双江虽现已不再是本专利申请的发明人,但并不能排除其在本专利申请提出时的署名行为有可能构成侵权,事后变更署名仅是其被控侵权行为的终止。原告虽与第三人之间无合同关系,但专利署名权系依据是否作出创造性贡献确定,而并非依据专利申请权权属确定。因此,原告起诉被告主张专利署名权,符合人民法院受理民事案件的条件。被告及第三人主张本案应当裁定驳回起诉,无事实和法律依据,不予支持。

二、2003年SOP及试验记录的真实性。

原告提交的试验记录为书证原件,在被告及第三人未提供相反证据的情形下,本院对其真实性予以确认。原告提交的2003年SOP虽是复印件,但是根据(2011)沪东证经字第11338号公证书,2003年SOP在本专利申请公开日2011年3月16日之前的2010年12月14日已经向上海市第二中级人民法院提交,证明2003年SOP不可能是根据本专利申请公开文本进行伪造而来;广东中鉴认证有限责任公司山东分公司证明其在2004年3月已经对2003年SOP进行审核;原告还提交了2002-2003年山东凯赛公司的相关设备购买合同、2006年操作记录及相关操作人员的劳动合同用于佐证2003年SOP的真实性;2003年SOP结合在先专利、2009年SOP可以说明原告所在的山东凯赛公司、上海凯赛公司在该技术领域内对相关技术不断研发和改进的过程。被告与第三人虽对2003年SOP的真实性不予认可,但并未提交任何相反证据,亦未对提交任何针对本专利申请的技术图纸、实验数据等。综合考虑以上情形,对2003年SOP的真实性予以认可。

三、被告是否抄袭了原告的技术方案,侵犯原告的署名权。

发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。被告是否抄袭原告的技术方案应当考虑被告是否接触原告的技术方案,被告署名的本专利申请与原告的技术方案对比是否具有实质性特点。在被告接触原告的技术方案的前提下,如果本专利申请与原告的技术方案相比不具有实质性特点,则应当认定被告未对本专利申请作出创造性贡献,抄袭了原告的技术方案;反之,如果本专利申请与原告的技术方案相比具有实质性特点,则应当认定被告对体现实质性特点的技术特征作出了创造性贡献,但本专利申请与原告的技术方案对比,其相同的部分仍有可能构成对原告的抄袭;当然,相同的部分属于现有技术的除外。

将本专利申请与原告的技术方案对比:

1、权利要求1与在先专利对比,其区别在于步骤(3)高温水结晶、分离。但雷光已于2003年完成了高温水结晶操作SOP。

2、权利要求2与在先专利对比,区别在于:(1)二元酸粗品含水量为5~12wt%;(2)前者为0.05~0.2wt%的活性炭,后者为不超过溶液总体积5%的活性炭;(3)溶剂与二元酸的质量比为3.0~2.0:1;(4)前者脱色温度为85~100℃,后者脱色温度为60℃~100℃;(5)前者脱色时间为20~90min,后者脱色时间为10-180分钟。

对于区别特征(1),本专利申请的发明目的应为对二元酸粗品的精制,对作为原料的二元酸粗品本身的限定应不属于本专利申请的创新点。

对于区别特征(2),雷光拟稿的2003年调浆操作SOP要求加入12~25Kg活性炭,根据该SOP的2006年操作记录显示,二元酸粗品的重量为2200Kg,溶剂量为5900L,换算活性炭的重量比约为0.14~0.3wt%。

对于区别特征(3),雷光拟稿的2003年调浆操作SOP载明:物料:溶剂=1:2~3(重量比)。

对于区别特征(4),雷光拟稿的2003年过滤操作SOP载明:脱色罐加热至85~98℃。

对于区别特征(5),根据雷光拟稿的2003年过滤操作SOP的2006年操作记录载明,脱色时间为70分钟。

3、权利要求3与在先专利对比,区别在于限定溶剂浓度为90%。但李乃强2004年试验记录已经载明建议溶剂含水量不高于10%。

4、权利要求4与在先专利对比,区别在于:(1)限定降温至75~85℃时,保温1-2小时;(2)前者限定再降温至25~35℃时,物料结晶,后者为冷却至10~40℃结晶析出。

对于区别特征(1),雷光拟稿的2003年一次结晶操作SOP载明:当温度降低为75~85℃时,保温1.2-2.5小时。

对于区别特征(2),雷光拟稿的2003年一次结晶操作SOP载明:温度最终降低至28~34℃出料。

5、权利要求5与雷光拟稿的2003年高温水结晶操作SOP对比,其区别在于前者控制温度70~100℃,保温时间120min,再降温至30~50℃,物料结晶;后者在80~100℃保温1.5~2.5小时,26~35℃出料。

6、权利要求6与在先专利对比,其区别在于限定干燥步骤采用闪蒸干燥器。但根据山东凯赛公司的闪蒸干燥机购买合同,干燥步骤采用闪蒸干燥是本领域常规技术选择。

综合以上对比情形,本专利申请与原告在先的技术方案在技术构成上或者完全相同;或者在数值选择区间上有重合之处,且本专利申请亦未明确其数值范围选择有意料不到的技术效果;或者其区别系本领域常规技术选择。因此,本专利申请与原告在先的技术方案相比,不具有实质性特点。即,根据原告在先的技术方案,无需付出创造性劳动,无需作出创造性贡献,即可得到本专利申请。

王志洲与葛明华均曾与雷光任职于山东凯赛公司,王志洲曾任生产技术经理,葛明华曾与雷光同时在生物工程岗位工作;葛明华签订的保密与不竞争承诺书,明确其对上海凯赛公司承担保密与不竞争义务,证明其有可能接触到上海凯赛公司李乃强的试验记录。在先专利申请日为2006年8月7日,李乃强的试验记录完成于2005年,与雷光拟稿的2003年SOP均早于王志洲、葛明华从山东凯赛公司离职的时间。因此,王志洲、葛明华能够接触原告的技术方案,包括在先专利、雷光拟稿的2003年SOP和李乃强的试验记录。鉴于本专利申请与原告的技术方案相比不具有实质性特点,王志洲、葛明华有可能接触原告的技术方案,且其未提交任何证据证明其独立研发了本专利申请,本院认定本专利申请的发明人为原告;王志洲、葛明华未对本专利申请作出创造性贡献,抄袭了原告的技术方案,其在本专利申请上署名的行为侵犯了原告的署名权。

本专利申请与原告的技术方案实质性相比不具有实质性特点,黄力、刘双江、陈远童、傅深展、曹务波亦未提交任何证据证明其对本专利申请独立进行了研发。因此,本院认定上述五被告在本专利申请上署名的行为属于在他人智力劳动成果上署名,不具有正当性,应当承担相应的法律后果。目前虽无证据证明上述五被告明知王志洲、葛明华抄袭原告的技术方案,进而构成共同抄袭,但是上述五被告未作出创造性贡献仍然在本专利申请上署名,主观上存在过错,其行为与王志洲、葛明华的抄袭原告技术方案的行为构成共同侵权,侵犯了原告对本专利申请的署名权。

被告共同侵犯原告署名权的行为致使原告为相关技术方案付出了创造性劳动而不能表明发明人身份,影响原告获得正面的社会评价和声誉,造成原告的精神损害,应当承担停止侵权、赔礼道歉,消除影响的侵权责任。考虑到黄力、刘双江已于2011年2月14日终止了侵权行为,本院不再判令其承担相应的侵权责任。

第三人瀚霖公司与本案有事实上的利害关系,为查明案件事实的需要,本院依法追加其为第三人。因原告未向第三人提出诉讼主张,为此,本案中第三人不再承担法律责任。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第(九)、(十)项、《中华人民共和国专利法》第十七条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十条第(一)项、第七十二条第一款之规定,于2012年7月16日判决:一、确认第201010160266.4号“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”专利申请的发明人为原告雷光、李乃强;二、确认被告黄力、刘双江、陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲侵犯原告雷光、李乃强对第201010160266.4号“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”专利申请的署名权;三、被告陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲在本判决生效后十五日内在《科技日报》上就侵犯署名权刊登声明,向原告雷光、李乃强赔礼道歉,消除影响(声明内容须经法院审核,逾期不履行,除依法承担拒不履行生效判决的法律责任外,法院还将依原告雷光、李乃强申请,公布判决主要内容,费用由被告陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲承担);四、驳回原告雷光、李乃强的其他诉讼请求。

一审宣判后,被告黄力、刘双江、陈远童、傅深展、曹务波、葛明华、王志洲、一审第三人瀚霖公司不服原审判决,向北京市高级人民法院上诉。

黄力、刘双江的上诉称:雷光、李乃强不是涉案专利申请的发明人,无权就涉案专利的署名权提起侵权之诉;黄力、刘双江对涉案专利的署名情况事先毫不知情,瀚霖公司擅自在涉案专利文件上为二人署名,一审法院在没有任何事实依据的情况下认定该二人存在主观过错违背了基本的公平合理原则;瀚霖公司为该二人署名是其对发明人法律概念存在错误认识所造成的,故黄力、刘双江在本案纠纷产生之前就要求瀚霖公司纠正了不当署名的行为,在主观上没有任何过错,不构成侵权行为。请求撤销一审判决,驳回雷光、李乃强的起诉。

王志洲、葛明华、陈远童、傅深展、曹务波的上诉称:职务发明人的专利署名权必须依附于“本单位”专利申请,发明人脱离与“本单位”之间的职务发明法律关系,向“本单位”以外的其他人主张自己是他人专利申请的发明人并要求在他人专利申请中署名是没有法律依据的。因此,雷光、李乃强要求在瀚霖公司的专利文件中署名没有法律依据。而且,是否写明正确的发明人是专利申请人的责任,作为发明人本身并没有在专利文件中写明他人是发明人的权利。涉案专利申请是由陈远童为代表的发明人完成的,雷光、李乃强不是涉案专利申请的发明人。根据雷光、李乃强提供的在先专利、雷光拟稿的SOP文件、李乃强的实验记录等证据,均不能证明雷光、李乃强为涉案专利申请的发明人,2011年12月12日在先专利的发明人才变更为李乃强、雷光,不能以此认定雷光参与完成了该专利的发明创造;2003年SOP文件是复印件,而且雷光仅仅是撰稿人之一,不能以此认定雷光完成了文件中技术方案的发明;李乃强的实验记录不能证明其是涉案专利申请的发明人。雷光、李乃强没有证据能够证明王志洲、葛明华接触并掌握了与涉案专利相关的技术,已有证据中也并没有记载任何二元酸精制的完整技术方案,本领域技术人员即使接触了该证据也无法得知涉案专利的发明内容。由于不存在侵权行为,雷光、李乃强从未就影响正面的社会评价和声誉、造成精神损害举证,故原审判决赔礼道歉、消除影响无事实和法律依据。综上,请求撤销一审判决,驳回雷光、李乃强的起诉。

瀚霖公司上诉称:一审法院诉讼程序违法,故意遗漏凯赛公司等单位作为本案诉讼当事人,亦未依职权向瀚霖公司送达第三人参加诉讼通知书。雷光、李乃强在与凯赛公司的职务发明法律关系中已经享有了发明人的资格和权利,非法对瀚霖公司专利申请主张署名权毫无根据。一审法院对雷光、李乃强主张的专有技术不做任何法律审查,把大量公开公知的技术也认定为雷光、李乃强发明的专有技术成果。综上,请求撤销一审判决,驳回雷光、李乃强的起诉。

雷光、李乃强服从一审判决。

北京市高级人民法院经审理认为:根据2008年修正的《专利法》第十七条第一款规定,发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。专利权属于一种财产权,而发明人的身份属于人身权,专利权人、专利申请权人与发明人主体上不一定具有同一性,无论专利权人、专利申请权人是谁,发明人均有权在专利文件中表明发明人的身份,即发明人有要求在专利文件中署名的独立诉讼权利。黄力等七人及瀚霖公司关于雷光、李乃强不符合起诉条件的上诉主张不能成立。

本案仅仅涉及雷光、李乃强关于确认涉案专利申请发明人身份的诉讼请求,并不涉及涉案专利申请权权属的问题,因此,本案与雷光、李乃强任职的山东凯赛公司、上海凯赛公司无法律上的关联性;瀚霖公司作为涉案专利的申请人,其专利申请文件中列明了黄力等七人为发明人,与本案具有利害关系,一审法院于2012年1月29日依法向瀚霖公司送达了《民事第三人参诉通知书》,瀚霖公司也参加了一审诉讼,故一审法院追加瀚霖公司为本案第三人,同时未追加山东凯赛公司、上海凯赛公司为本案第三人,程序上并无违法之处。

2012年修订的《专利法实施细则》第十三条规定,专利法所称发明人或者设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。“实质性特点”的认定应当与《专利法》第二十二条第三款中的“实质性特点”具有同样的含义。

凯赛公司的在先专利已于2008年2月13日公开,属于涉案专利申请的现有技术,任何人在现有技术的基础上都可以进行改进。因此,雷光、李乃强如果主张是涉案专利申请的发明人,应当举证证明其在现有技术的基础上对涉案专利申请作出了创造性贡献。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十条第(一)项规定,一方当事人提出的书证原件,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,人民法院应当确认其证明力。该司法解释第七十二条第一款规定,一方当事人提出的证据,另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的,人民法院可以确认其证明力。雷光、李乃强向一审法院提供了2003年SOP复印件,其左上角均标注有“凯赛控股及图”,其右上角均标注“机密”,均由雷光拟稿;以及李乃强的2004年至2005年的试验记录。2003年SOP虽然是复印件,但是根据(2011)沪东证经字第11338号公证书,2003年SOP在涉案专利申请公开日2011年3月16日之前的2010年12月14日已经向上海市第二中级人民法院提交,证明2003年SOP不可能是根据涉案专利申请公开文本进行伪造而来;同时广东中鉴认证有限责任公司山东分公司证明其在2004年3月已经对2003年SOP进行审核;雷光、李乃强还提交了2002-2003年山东凯赛公司的相关设备购买合同、2006年操作记录及相关操作人员的劳动合同用于佐证2003年SOP的真实性,在有以上证据佐证的情况下,黄力等上诉人及瀚霖公司亦未提供相反证据,一审法院对2003年SOP的真实性予以确认符合法律规定。

雷光、李乃强为在先专利的发明人,一审法院将涉案专利申请与雷光、李乃强的技术方案进行了对比,并给予了黄力等七人及瀚霖公司发表意见的机会,而黄力等七人及瀚霖公司未发表意见,亦未提供证据证明黄力等七人对涉案专利申请作出了实质性贡献。在此基础上本院对于一审法院的以下认定予以确认:涉案专利申请与雷光、李乃强在先的技术方案在技术构成上或者完全相同;或者在数值选择区间上有重合之处,且涉案专利申请亦未明确其数值范围选择有意料不到的技术效果;或者其区别系本领域常规技术选择。涉案专利申请与雷光、李乃强在先的技术方案相比,不具有实质性特点。

根据各方当事人确认的事实,王志洲与葛明华均曾与雷光任职于山东凯赛公司,王志洲曾任生产技术经理,葛明华曾与雷光同时在生物工程岗位工作;葛明华签订的保密与不竞争承诺书,明确其对上海凯赛公司承担保密与不竞争义务,证明其有可能接触到上海凯赛公司李乃强的试验记录。在先专利申请日为2006年8月7日,李乃强的试验记录完成于2005年,与雷光拟稿的2003年SOP均早于王志洲、葛明华从山东凯赛公司离职的时间。故一审法院认定王志洲、葛明华能够接触雷光、李乃强的技术方案,包括在先专利、雷光拟稿的2003年SOP和李乃强的试验记录有事实依据,本院予以确认。由于王志洲、葛明华有可能接触雷光、李乃强的技术方案,且其未提交任何证据证明其独立研发了涉案专利申请,因此,王志洲、葛明华未对涉案专利申请作出创造性贡献,王志洲、葛明华不是涉案专利申请的发明人,抄袭了雷光、李乃强的技术方案,其在涉案专利申请上署名的行为侵犯了雷光、李乃强的署名权。

二审期间,虽然黄力等七人及瀚霖公司提交了中科院微生物所陈远童等研发相关技术的有关材料,但是这些材料均不属于最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条第一款规定的“新证据”,根据该司法解释第四十三条的规定,本院不予采纳。故本院无法认定陈远童、傅深展、曹务波对涉案专利申请作出了实质性的贡献,上述三人在涉案专利申请文件中署名为发明人的行为,侵犯了雷光、李乃强作为发明人的署名权。

由于王志洲、葛明华、陈远童、傅深展、曹务波共同侵犯了雷光、李乃强作为涉案专利申请发明人的署名权,使得雷光、李乃强作为发明人不能表明身份,影响了其获得正面的社会评价和声誉,造成雷光、李乃强的精神损害,一审法院判决王志洲、葛明华、陈远童、傅深展、曹务波承担赔礼道歉、消除影响的民事责任有事实和法律依据,予以支持。

黄力、刘双江认可其不是涉案专利申请的发明人,由于其在涉案专利申请文件中署名为发明人,故侵犯了雷光、李乃强作为发明人的署名权。鉴于黄力、刘双江已经撤销了署名,一审法院未判决二人承担民事责任,处理适当,予以维持。

综上,北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决:驳回上诉,维持原判。

【评析】

本案曾经被世界科技领域最具权威的《自然》杂志专文介绍,被《人民法院报》等媒体称为中国专利署名第一案。

本案主要涉及以下问题:

一、发明人署名权诉讼与专利权属诉讼之间的关系

本案被告的主要抗辩理由在于专利发明人的署名系由专利申请人或专利权人在专利申请文件中填写,因此专利署名权依附于专利权或者专利申请权。但是,根据《专利法》第十七条第一款和《专利法实施细则》第十三条的规定,发明人署名权与专利权或专利申请权系两个不同性质的独立权利:前者属于人身权,后者属于财产权,相互之前并无从属关系或者依附关系。专利署名权并非来源于专利权人的认可,而是来源于发明人对发明创造的实质性特点作出创造性贡献。就本案而言,发明人署名权纠纷和专利申请权权属纠纷犹如一个硬币的两面,相互独立而又相互影响。原告方既可以提起发明人署名权纠纷,也可以由山东凯赛公司、上海凯赛公司向瀚霖公司主张专利申请权权属,甚至还可以由山东凯赛公司、上海凯赛公司向葛明华、王志洲主张侵犯商业秘密。但双方争议的实质内容是同一的,均在于被告葛明华与王志洲是否将山东凯赛公司、上海凯赛公司的技术秘密以瀚霖公司的名义申请为专利技术。

二、如何判定专利抄袭

判断是否构成专利抄袭,应当考虑被控侵权人是否有可能接触被抄袭的技术方案,以及双方技术方案对比是否具备实质性特点。在被控侵权人接触被抄袭的技术方案的前提下,如果被控抄袭专利与原告技术方案对比不具有实质性特点,则应当认定被控侵权人未对被控抄袭专利作出创造性贡献,构成了专利抄袭,反之,如果被控抄袭专利与原告技术方案对比具备实质性特点,则应当认定被控侵权人对于体现实质性特点的技术特征作出了创造性贡献,但是两者相同的部分仍然有可能构成对原告的抄袭;当然,相同的部分属于现有技术的除外。

本案中,经过对比,本专利申请与原告在先的技术方案在技术构成上或者完全相同;或者在数值选择区间上有重合之处,且本专利申请亦未明确其数值范围选择有意料不到的技术效果;或者其区别系本领域常规技术选择。因此,本专利申请与原告在先的技术方案相比,不具有实质性特点。即,根据原告在先的技术方案,无需付出创造性劳动,无需作出创造性贡献,即可得到本专利申请。考虑到王志洲、葛明华有可能接触原告的技术方案,且其未提交任何证据证明其独立研发了本专利申请,因此,法院认定王志洲、葛明华未对本专利申请作出创造性贡献,抄袭了原告的技术方案,其在本专利申请上署名的行为侵犯了原告的署名权。

三、如何判定共同侵犯发明人署名权

共同侵犯发明人署名权存在以下情形:

(1)共同抄袭。例如本案中葛明华、王志洲均接触了原告在先技术方案,略加改动后申请专利,二人即构成共同抄袭;

(2)明知专利系抄袭的技术方案,未作出实质性贡献仍在专利文件中挂名为发明人的,与抄袭者存在共同故意,也属于共同抄袭。

(3)不知晓专利为抄袭的技术方案,未作出实质性贡献仍在专利文件中挂名为发明人的,主观上存在过错,与抄袭者构成无意思联络的共同侵权。本案中,黄力、刘双江等五名被告即属于此种情形。没有证据证明黄力、刘双江等人明知本专利申请系抄袭的技术方案,但其在未作出贡献的专利文件中署名,主观上存在过错,与葛明华、王志洲构成无意思联络的共同侵权。如果黄力、刘双江等人能够证明其作出了创造性贡献,则其不构成侵权。黄力和刘双江虽然事后放弃了署名,但在专利申请文件中署名的同时已经构成侵权,事后放弃署名仅能免除其民事责任。

最后需要注意的是,确认原告是某专利的发明人与确认某专利的发明人是原告在法律效果上存在差异,前者只是确认原告的发明人身份,并未否认其他人的发明人身份,后者则直接的排除了其他人的发明人身份。此外,根据《民事诉讼法》第五十六条第二款规定,人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人的诉讼权利义务。本案翰霖公司在一审判决中并未承担民事责任,依法无权提起上诉,一审判决中亦仅明确了原告和被告的上诉权,二审法院受理一审第三人的上诉似有不妥。

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