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诺瓦提斯公司(Novartis AG)诉重庆新原兴药业有限公司专利侵权案(间接侵权)
添加时间:2013-4-17 8:09:44     浏览次数:1670

(一)首部

1.判决书字号

一审判决书:重庆市第一中级人民法院(2008)渝一中民初字第133号民事判决书。

二审判决书:重庆市高级人民法院(2008)渝高法民终字第230号民事判决书。

2.案由:专利侵权纠纷。

3.诉讼双方

原告(被上诉人):诺瓦提斯公司(Novartis AG)。

共同授权代表:Peter de Weerd和Morri Clive。

委托代理人(一、二审):陈文平,北京市金杜律师事务所律师。

委托代理人(一、二审):丛莉,北京市金杜律师事务所工作人员。

被告(上诉人):重庆新原兴药业有限公司。

法定代表人:张恩甫,该公司董事长。

委托代理人(一、二审):袁国印,重庆法霖律师事务所律师。

委托代理人(一、二审):张坪,该公司副总经理。

4.审级:二审。

5.审判机关和审判组织

一审法院:重庆市第一中级人民法院。

合议庭组成人员:审判长:赵志强;代理审判员:钟拯、谭颖。

二审法院:重庆市高级人民法院。

合议庭组成人员:审判长:李佳;代理审判员:肖艳、李剑。

6.审结时间

一审审结时间:2008年8月4日。

二审审结时间:2008年12月19日。

(二)一审诉辩主张

原告诉称:原告是93103566.X号发明专利(申请日为1993年4月2日,公告授权日为 1999年6月2日,发明名称为“嘧啶衍生物及其制备方法和用途”)的专利权人。被告在其网站(www.cqpharm.cn)的产品介绍中列明出售甲磺酸伊马替尼及其中间体吡啶胺、硝胍苯CAS:152460—08—07、哌嗪苯甲酸CAS:106261—49—8、硝基物CAS:152460—09— 8、氢化物CAS:152460—10—1和伊马替尼CAS:152459—95—5。被告还在2007年11月 6日向调查人员出售了甲磺酸伊马替尼和其中间体哌嗪苯甲酸、氢化物(氨基物)。原告认为,被告未经原告许可生产、销售和许诺销售的甲磺酸伊马替尼和伊马替尼产品落入了原告专利的权利要求1—3、5和27中,构成对原告专利权的直接侵权。被告制造、销售和许诺销售的哌嗪苯甲酸(CAS:106261—49—8)、硝基物(CAS:152460—09—8)和氢化物 (CAS:152460—10—1)是制造专利产品甲磺酸伊马替尼和伊马替尼的关键部件,而且没有其他商业用途。被告明确作为“伊马替尼中间体”提供这些中间体,明显具有教唆和诱导第三人使用这些中间体制造专利产品伊马替尼/甲磺酸伊马替尼的故意,因而构成间接侵权。原告请求判令被告:(1)立即停止侵权行为;(2)赔偿原告经济损失50万元人民币;(3)赔偿原告为此诉讼所支出的其他一切费用(包含但不限于律师费)并承担本案的诉讼费。

被告辩称:(1)涉案的相关产品系被告为实验而在实验室所生产,被告没有生产经营目的;(2)涉案的相关中间体具有其他商业用途,故不是侵权产品;(3)被告已经删除了企业网站中的有关甲磺酸伊马替尼及其中间体的产品介绍。

(三)一审事实和证据

重庆市第一中级人民法院经公开审理查明:原告是93103566.X号发明专利(申请日为 1993年4月2日,公告授权日为1999年6月2日,发明名称为“嘧啶衍生物及其制备方法和用途”)的专利权人。该专利至今合法有效。其专利权利要求1、2、3、5和27的内容如下:

1.一种式I的N—苯基—2—嘧啶胺衍生物,

(图已省略)

其中,R(1下标)是以环碳原子相连的且氮原子未被氧取代或被氧取代的吡啶基;R2(下标),R3(下标)和 R8(下标)均为氢;R7(下标)为硝基、氟取代的低级烷氧基或结构式Ⅱ所示的基团:

—N(R9(下标))—C(=X)—(Y)n(下标)—R10(下标)(Ⅱ)

其中,R9(下标)是氢或C1(下标)—C4(下标)烷基;X是氧;Y是氧或NH基团;n是0或1;和R10(下标)是一种至少有5—10个碳原子的脂肪族基团、C5(下标)—C6(下标)环烷基、吡啶基、噻吩基、萘基或是未取代或被下列基团取代的苯基:氰基、C1(下标)—C4(下标)烷基、(4—甲基-哌嗪基)-C1(下标)—C4(下标)烷基、C1(下标)—C4(下标)烷氧基、卤素、或羧基;和R4(下标),R5(下标)和R6(下标)各自独立地为氢、C1(下标)—C4(下标)烷基或三氟甲基。

或有至少一个成盐基团的此种化合物的一种盐。

2.根据权利要求1的式I的一种化合物,

其中,R1(下标)以环碳原子相连的且氮原子未被氧取代或被氧取代的吡啶基;R2(下标)和R3(下标)均为氢;R4(下标)为氢或C1(下标)—C4(下标)烷基;R5(下标)是氢、C1(下标)—C4(下标)烷基或三氟甲基;R6(下标)是氢;R7(下标)为硝基、氟取代低级烷氧基或结构式Ⅱ的基团;其中R9(下标)为氢,X是氧,n是0;R10(下标)是有5—10个碳原子的脂肪族基团、未被取代或被下列基团取代的苯基:氰基、C1(下标)—C4(下标),烷基、(4—甲基—哌嗪基)— C1(下标)—C4(下标)烷基、C1(下标)—C4(下标)烷氧基、卤素或羧基、C5(下标)-C6(下标)环烷基、吡啶基、噻吩基或萘基;和R8(下标)为氢。

或有至少一个成盐基团的此种化合物的一种药物可接受的盐。

3.根据权利要求1的式I的一种化合物,

其中,R1(下标)吡啶基或N—氧化吡啶基,每一个均以碳原子相连;R2(下标)和R3(下标)均为氢;R4(下标)是氢或C1(下标)—C4(下标)烷基;R5(下标)是氢、C1(下标)—C4(下标)烷基或三氟甲基;R6(下标)为氢;R7(下标)为硝基、氟取代低级烷氧基或结构式Ⅱ的基团,其中R9(下标)为氢,X是氧,n是0;

R10(下标)是以碳原子相连的吡啶基、未被取代或被下列基团取代的苯基:卤素、氰基、C1(下标)— C4(下标)烷氧基、羧基、C1(下标)—C4(下标)烷基或4—甲基-哌嗪基—甲基,或C5(下标)—C7(下标)烷基、噻吩基、2—萘基或环己基,和R8(下标)是氢。

或有至少一个成盐基团的此种化合物的一种药物可接受的盐。

5.根据权利要求1—3任一项的式I化合物,其中R4(下标)为C1(下标)—C4(下标)烷基,或有至少一个成盐基团的此类化合物的一种药理上可接受的盐。

27.根据权利要求1的N—{5—[4—(4—甲基哌嗪基甲基)苯甲酰胺基]—2—甲基苯基}—4— (3-P比啶基)—2—嘧啶胺或它的一种药理上可接受的盐。

重庆市公证处对下列事实进行了公证:

1.2006年12月22日,被告网页(http://www.cqphann.cn)的“最新产品”栏中有甲磺酸伊马替尼的介绍,具体内容为:甲磺酸伊马替尼(新);结构式:

(图已略)

用途:用于治疗慢性粒细胞白血病及胃肠道间质瘤;包装规格:100g/袋、500g/袋;价格面议。

2.2006年12月22日,被告工作人员在被告办公场所向原告取证人员表示该公司研发了甲磺酸伊马替尼并做成原料药,该药在瑞士诺华公司有专利,要到2013年才过专利保护期。并表示要买1公斤以上的货才能买样品,同时展示了小袋装白色粉末状物品,介绍说是甲磺酸伊马替尼的样品。被告产品介绍资料载明了相关产品的化学名及结构式,相关产品名称是,①甲磺酸伊马替尼;②甲磺酸伊马替尼中间体硝基物[化学名:N—(2—甲基-5-硝基苯基)—4—(3—吡啶基)—2—嘧啶氨]③甲磺酸伊马替尼中间体氢化物(化学名:N—(2—甲基— 5—氨基苯基)—4—(3-P比啶基)—2—嘧啶氨);④甲磺酸伊马替尼中间体伊马替尼(化学名:4— [(4—甲基—1—哌嗪)甲基]—N—{4—甲基—3—[[4—(3—吡啶)—2—嘧啶]氨基]苯基}—苯胺)

3.2007年11月5日,被告网页(http://www.cqpharm.cn)的“最新产品”栏中有伊马替尼中间体(Imatinib Intermediates)的介绍,具体内容为:(1)吡啶胺;(2)硝胍苯 CAS:152460-08-07:(3)哌嗪苯甲酸CAS:106261-49-8;(4)硝基物CAS:152460-09-8; (5)氢化物CAS:152460-10-1;(6)伊马替尼CAS:152459-95-5。用途:治疗慢性粒细胞白血病及胃肠道间质瘤药物伊马替尼的中间体;包装规格:1OOg/袋、500g/袋、20kg/桶;价格面议。

4.2007年11月6日,原告取证人员在被告“供销科”办公室购买了“氢化物(氨基物)”、“哌嗪苯甲酸”、“甲磺酸伊马替尼”的样品各一包(每包20克),并取得金额为3600元的收据一张。被告出具的氨基物、哌嗪苯甲酸《检验证书》显示:氨基物,批数量10kg,检验日期2007年11月1日;哌嗪苯甲酸,批数量30kg,检验日期2007年10月27日。

庭审中,被告承认,其提供的氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸、甲磺酸伊马替尼的结构式与其在网页和宣传资料中宣称的结构式相符。

上述事实有下列证据证明:

1.中华人民共和国国家知识产权局《发明专利说明书》,说明书载明;专利号 93103566.X,发明名称为“嘧啶衍生物及其制备方法和用途”,专利权人诺瓦提斯公司,申请日1993年4月2日,优先权日1992年4月3日,颁证日1999年3月18日,授权公告日 1999年6月2日。

2.《专利登记簿副本》两份,载明:涉案专利有效。

3.中华人民共和国重庆市公证处(2006)渝证字第27442、27443号, (2007)渝证字第26865、26875号《公证书》4份及涉案产品实物3份,前述4份公证书记载被告实施了相关涉案行为。

(四)一审判案理由

重庆市第一中级人民法院根据上述事实和证据认为:

1.被告是否实际实施了原告所指控的行为?原告指控,被告实施了生产、销售和许诺销售甲磺酸伊马替尼及相关中间体。被告对生产、销售和许诺销售甲磺酸伊马替尼及中间体氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸无异议,对许诺销售中间体硝基物无异议,但否认生产、销售了伊马替尼和硝基物。本院认为,硝基物、伊马替尼是生产甲磺酸伊马替尼的必备中间体,被告生产了甲磺酸伊马替尼,又未说明其中间体的来源,且被告在其网站上明确表示出售该中间体,故本院认定被告生产了该中间体。至于被告是否实际销售了硝基物和伊马替尼的问题,原告并未就该事实举证而被告予以否认,根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果”的规定,本院无法认定被告已经实际销售了硝基物和伊马替尼。综上,本院认定被告实际实施的相关行为为:生产、销售和许诺销售甲磺酸伊马替尼及其中间体氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸;生产、许诺销售中间体硝基物和伊马替尼。

2.被告生产的伊马替尼、甲磺酸伊马替尼是否落入原告专利的保护范围?根据原告专利权利要求书及说明书,原告专利的独立权利要求有多项。本案中,原告据以提出专利侵权诉讼请求的是原告专利权利要求1、2、3、5、27。其中,权利要求1为独立权利要求,权利要求2、3、5、27为该独立权利要求的从属权利要求。显然,相对于权利要求2、3、5、 27,权利要求1的保护范围最大。原告请求以前述从属权利要求确定保护范围,本院予以准允。现就被告产品与原告相关权利要求中的技术特征比对如下:

(图已略)

┌─────┬───────────────┬────────────────┬────┐

│基团代号 │  权利要求         │  伊马替尼          │  结论│

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│     │权利要求1           │                │    │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│     │以环碳原子相连的且氮原子未被氧│以环碳原子相连的且氮原子未被氧 │    │

│  R1  │               │                │一致  │

│     │取代或被氧限代的吡啶基    │取代的吡啶基          │    │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R2  │氢              │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R3  │氢              │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R8  │氢              │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│     │硝基、氟取代的低级烷氧基或结构│                │    │

│     │式Ⅱ所示的基团:       │结构式Ⅱ所示的基团:      │    │

│  R7  │               │—N(R9)—C(=X)—(Y)n—R10    │一致  │

│     │—N(R9)—C(=X)—(Y)n—R10  │                │    │

│     │(Ⅱ)             │(Ⅱ)              │    │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R9  │氢或C1—C4烷基        │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  X   │氧              │氧               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│ (Y)n  │Y是氧或NH基团,n是0或1    │n为0              │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│     │一种至少有5—10个碳原子的脂肪 │                │    │

│     │族基团、C5—C6环烷基、吡啶基、│                │    │

│     │噻吩基、萘基或是未取代或被下列│被下列基团限代的苯基:(4—甲基—│    │

│  R10  │               │哌嗪基)—甲基          │一致  │

│     │基团限代的苯基:氰基、C1424烷 │                │    │

│     │基、(4—甲基—哌嗪基)—C1-C4烷│[甲基=Cl烷基]         │    │

│     ├───────────────┤                │    │

│     │               │                │    │

│     ├───────────────┤                │    │

│     │基、C1-C4烷氧基、卤素、或羧基 │                │    │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│ R4   │氢、C1-C4烷基或三氟甲基    │甲基[=C1烷基]         │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R5  │氢、C1—C4烷基或三氟甲基   │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R6  │氢、C1-C4烷基或三氟甲基    │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│     │权利要求2           │                │    │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│     │以环碳原子相连的且氮原子未被氧│以环炭原子相连的且氮原子未被氧 │    │

│  R1  │               │                │一致  │

│     │取代或被氧取代的毗啶基    │取代的毗啶基          │    │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R2  │氢              │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R3  │氢              │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R4  │氢、C1-C4烷基         │甲基[=C1烷基]          │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R5  │氢、C1-C4烷基或三氟甲基    │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R6  │氢              │氢               │一致  │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│     │硝基、氟取代的低级烷氧基或结构│                │    │

│     │式Ⅱ所示的基团:       │结构式Ⅱ所示的基团:      │    │

│  R7  │               │—N(R9)—C(=X)—(Y)n—R10。  │一致  │

│     │—N(R9)—C(=X)—(Y)n—R10  │                │    │

│     │(Ⅱ)             │(Ⅱ)              │    │

├─────┼───────────────┼────────────────┼────┤

│  R9  │氢              │氢               │一致  │

└─────┴───────────────┴────────────────┴────┘

┌────┬─────────────────┬─────────────────┬────┐

│基团代号│  权利要求           │  伊马替尼           │  结论│

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  X  │氧                │氧                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  n  │ 0                │ 0                │ 一致 │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│    │有5—10个碳原子的脂肪族基团,   │                 │    │

│    │未取代或被下列基团取代的苯基:  │敲下列基团取代的苯基: (4—甲基—│    │

│    │氰基、C1-C4烷基,(4—甲基—哌嗪  │                 │    │

│  R10 │                 │哌嗪基)—甲基           │一致  │

│    │基)—C1—C4烷基、C1—C4烷氧基、  │[甲基=C1烷基]           │    │

│    │卤素、或羧基,C5—C6环烷基、吡  │                 │    │

│    │啶基、噻吩基或萘基        │                 │    │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R8 │氢                │氢                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│    │权利要求3             │                 │    │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│    │吡啶基或N—氧化吡啶基,每一个   │                 │    │

│  R1 │                 │以环碳原子相连的吡啶基      │一致  │

│    │均以碳原子相连          │                 │    │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R2 │氢                │氢                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R3 │氢                │氢                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R4 │氢、C1-C4烷基           │甲基[=C1烷基]           │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R5 │氢、C1-C4烷基或三氟甲基      │氢                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R6 │氢                │氢                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│    │硝基、氟取代的低级烷氧基或结构  │结构式Ⅱ所示的基团:       │    │

│    │式Ⅱ所示的基团:         │                 │    │

│  R7 │                 │—N(R9)—C(=X)—(Y)n—R10     │一致  │

│    │—N(R9)—C(=X)—(Y)n—R10    │                 │    │

│    │(Ⅱ)               │(Ⅱ)               │    │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R9 │氢                │氢                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  K  │氧                │氧                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  n  │ 0                │ 0                │ 一致 │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│    │以碳原子相连的吡啶基、未被取代  │                 │    │

│    │或被下列基团取代的苯基:卤素、  │                 │    │

│    │氰基、C1—C4烷氧基、羧基、C1—  │被下列基团取代的苯基:4—甲基—  │    │

│  RIO │                 │                 │一致  │

│    │C4烷基或4—甲基—派嗪基—甲基、或 │哌嗪基—甲基           │    │

│    │C5—C7烷基、噻吩基、2—萘基或环  │                 │    │

│    │已基               │                 │    │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│  R8 │氢                │氢                │一致  │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│    │权利要求5             │                 │    │

├────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤

│    │根据权利要求1—3任一项结构式I   │                 │    │

│  R4 │的化合物,基人中R4为C1—C4    │结构式I的化合物,其中R4为甲    │一致  │

│    │                 │基[烷基]             │    │

│    │烷基               │                 │    │

└────┴─────────────────┴─────────────────┴────┘

┌────┬────────────────┬────────────┬────┐

│基团代号│  权利要求          │  伊马替尼      │  结论│

├────┼────────────────┼────────────┼────┤

│    │权利要求27           │            │    │

├────┼────────────────┼────────────┼────┤

│    │N—{5—[4—(4-(4-甲基哌嗪基甲基)│            │    │

│    │苯甲酰胺基]—2—甲基苯基}—4— │伊马替尼或甲碘酸伊马替尼│一致  │

│    │(3—吡啶基)—2—嘧啶胺或它的一种│            │    │

│    │药理上可接受的盐        │            │    │

└────┴────────────────┴────────────┴────┘

被告宣传资料上记载的伊马替尼的化学名为4—[(4—甲基—1—哌嗪)甲基]—N—{4—甲基—3—[[4—(3—吡啶)—2—嘧啶]氨基]苯基}—苯胺,显然,该名称与伊马替尼的结构式并不对应,其命名的母核应当是苯甲酰胺而不是苯胺。根据化学物质命名方法,该化学名与N—{5—[4—(4—甲基哌嗪基甲基)苯甲酰胺基]—2—甲基苯基}—4—(3—p吡啶基)—2—嘧啶胺所指称的是同一结构式,只不过前者在命名时是以苯甲酰胺基为母核,而后者以嘧啶胺基为母核。从上述列表中可以看出,被告生产的伊马替尼产品落入了原告涉案专利权利要求1、2、3、5、27的保护范围。根据原告专利权利要求书,原告专利权利要求1的保护范围还包括“有至少一个成盐基团的此种化合物的一种盐”,权利要求2、3的保护范围还包括“有至少一个成盐基团的此种化合物的一种药物可接受的盐”,权利要求5的保护范围还包括“有至少一个成盐基团的此种化合物的一种药理上可接受的盐”,权利要求27的保护范围还包括N—{5—[4—(4—甲基哌嗪基甲基)苯甲酰胺基]—2—甲基苯基}—4—(3—吡啶基)—2—嘧啶胺的一种药理上可接受的盐。被告生产的甲磺酸伊马替尼的结构式中包含吡啶基、嘧啶基、哌嗪基等成盐基团,是伊马替尼的一种盐。同时,根据被告网站介绍,甲磺酸伊马替尼可“用于治疗慢性粒细胞白血病及胃肠道间质瘤”,因而是一种药物。即甲磺酸伊马替尼是有至少三个成盐基团的伊马替尼的一种药物可接受(或药理上可接受)的盐,因此也落入了原告专利权利要求1、2、3、5、27的保护范围。

3.涉案中间体硝基物、氢化物(氨基物)和哌嗪苯甲酸是否具备其他商业用途?原告认为,前述中间体除用于制造甲磺酸伊马替尼外并无其他商业用途。被告予以否认。本院认为,被告对其主张该三种中间体有其他商业用途的事实负有举证义务,但其并未举证,根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,本院根据现有证据认定前述中间体除用于生产甲磺酸伊马替尼外无其他商业用途。

4.被告实施的涉案行为是否以经营为目的?被告认为,其提供给原告的产品系被告为实验而在实验室所生产,且在提供时向受供者说明了样品只能作为实验室研究使用而不能直接用于生产,收取3600元仅是样品的试药成本和实验室工作人员的补贴,故其前述行为不具备经营目的。本院认为:首先,被告陈述的前述事实并无相关证据予以证明,且原告不予认可,本院难以采信;其次,在实验室生产与为实验而生产是不同的概念,前者强调的是生

产地点,后者强调的是生产目的,在实验室生产并不一定只有实验目的。即使被告产品是在实验室生产,但其将产品向外提供(或销售),显然已超出其实验目的,该行为也必然将挤占原告专利产品的市场;再次,被告网页上对涉案产品的名称、包装规格、价格进行了详细介绍,该事实本身就能说明被告具有经营目的;最后,被告出具的检验单显示,其生产的甲磺酸伊马替尼中间体氨基物单批数量为10kg,哌嗪苯甲酸单批数量为30kg,该规模与实验目的明显不相匹配。基于此,本院认为被告的抗辩意见不能成立,其涉案行为具有明显的经营目的。

5.被告涉案行为是否构成侵权?原告专利权合法有效,应予保护。《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定: “发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”第五十六条第一款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。”被告未经原告许可擅自生产的伊马替尼和甲磺酸伊马替尼产品落入了原告专利的保护范围,因而构成侵权。

至于被告未经原告许可生产、销售和许诺销售中间体氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸以及生产、许诺销售中间体硝基物的行为性质问题,本院认为:首先,根据本案查明的情况,该三种中间体除用于制备伊马替尼和甲磺酸伊马替尼外并无其他商业用途,被告出售该三种中间体必然导致买受人将其用于制造侵犯原告专利权的伊马替尼和甲磺酸伊马替尼产品;其次,被告在其网站上明确说明前述中间体为制造伊马替尼和甲磺酸伊马替尼的中间体,故被告对其行为必然导致前述后果是明知的。基于此,尽管前述中间体并未直接落入原告专利保护范围,但被告制造、销售该中间体必然导致买受人实施侵犯原告专利权的行为,且被告对该后果是明知的,故被告构成间接侵权。

6.责任承担。如前所述,被告的涉案行为侵犯了原告的专利权。根据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款之规定,被告应当承担停止侵权、赔偿经济损失的民事责任。原告要求被告停止相关侵权行为并赔偿原告经济损失和原告为本案诉讼所支付的费用的诉讼请求理由成立,本院予以支持。鉴于本案的原告损失和被告获利均无法查明,本院将依照最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定酌情确定。在酌情确定赔偿金额时,本院综合考虑的因素有:(1)本案专利类型为药物发明专利;(2)被告在实施涉案侵权行为时明知伊马替尼和甲磺酸伊马替尼是原告专利产品,被告存在侵权故意;(3)被告网站上宣称其出售的甲磺酸伊马替尼中间体产品有20kg/桶的包装规格,被告出具的检验单显示,其生产的甲磺酸伊马替尼中间体氨基物单批数量为10kg,哌嗪苯甲酸单批数量为30kg,故被告生产涉案侵权产品具有相当规模(被告声称其不具备网站上所宣传的生产能力,但未举证证明,且与其出具的检验单相矛盾,故对被告前述抗辩意见本院不予支持);(4)被告出售甲磺酸伊马替尼及其中间体氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸各20克的价格为3600元,单位平均价格(60元/克)较高; (5)原告能够证明被告已经销售了甲磺酸伊马替尼及其中间体氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸,但未能证明被告实际销售过伊马替尼和硝基物。综合前述因素,本院酌情确定被告应当赔偿的金额为30万元(包括原告为制止被告侵权行为所支付的合理费用)。

(五)一审定案结论

重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十六条第一款、第五十七条第一款,最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条和最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定,作出如下判决:

1.被告重庆新原兴药业有限公司立即停止生产、销售和许诺销售甲磺酸伊马替尼及其中间体氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸的行为,立即停止生产、许诺销售甲磺酸伊马替尼中间体硝基物和伊马替尼的行为;

2.被告重庆新原兴药业有限公司立即赔偿原告诺瓦提斯公司(Novartis AG)经济损失30万元(包括原告为制止被告侵权行为所支付的合理费用)。

本案受理费8800元,由被告重庆新原兴药业有限公司负担。

(六)二审情况

1.二审诉辩主张

上诉人上诉称:(1)哌嗪苯甲酸及哌嗪苯甲酸二盐酸盐早在1986年5月28日申请的专利中被合成,并且用于制备其他化合物,故生产销售哌嗪苯甲酸及哌嗪苯甲酸二盐酸盐不构成侵权;(2)30万元赔偿额过高。故请求撤销一审判决第一项中关于“重庆新原兴药业有限公司立即停止生产、销售和许诺销售哌嗪苯甲酸的行为”的判决事项,并改判赔偿金额。

被上诉人辩称:(1)被告还在继续侵权;(2)关于生产销售哌嗪苯甲酸不构成间接侵权的上诉请求,重庆新原兴药业有限公司没有在上诉期限内提出,应视为放弃对该项判决的上诉权;其提交的发明专利申请说明书也不符合新证据的条件,二审不应予以考虑。即使哌嗪苯甲酸确实具有其他商业用途,重庆新原兴药业有限公司故意诱导、教唆直接侵权的行为也构成间接侵权。

2.二审事实和证据

重庆市高级人民法院经审理查明:上诉人在二审开庭审理前提交了一份发明名称为“苯并噻嗪二氧化物的衍生物的制备方法”的发明专利申请审定说明书,申请日为1986年5月 28日,申请人为美国辉瑞有限公司。该说明书披露了一些化合物的制备方法,这些化合物作为已知的消炎和镇痛OXICAM类药的前体药物形式,在治疗上有用的。该说明书中的实验方法制备C合成了哌嗪苯甲酸二盐酸盐半水合物,该半水合物在制备P中用于生成哌嗪苯甲酰氯二盐酸盐,而后者是该说明书权利要求书所披露的新化合物之一的起始原料。被上沂人在二审中承认哌嗪苯甲酸二盐酸盐与哌嗪苯甲酸盐是同一种化合物。

被上诉人在二审开庭审理前提交了一份(2008)京方圆内经证字第69834号公证书,该公证书记录了至2008年10月17日止,重庆新原兴药业有限公司的网站(http:// www.cqpharm,cn)上仍然存在侵权内容。

二审查明的其他事实与一审查明的事实相同。

3.二审判案理由

重庆市高级人民法院根据上述事实和证据认为:上诉人在法定期限内提交的上诉状只涉及赔偿额的问题,在本院开庭审理前才提出了针对哌嗪苯甲酸的补充上诉请求,因此,应当认定其在法定上诉期限内提出的上诉请求的范围只限于赔偿额问题。本院对上诉人在上诉期满之后提出的补充上诉请求,依法不予审理。

虽然不予审理,本院可以对上诉人提出的关于哌嗪苯甲酸的问题作一个说明。根据其在二审中提供的发明名称为“苯并噻嗪二氧化物的衍生物的制备方法”的发明专利申请审定说明书,哌嗪苯甲酸或其盐酸盐曾经作为中间体用于合成某种已知药物的前体药,因此可以认为哌嗪苯甲酸具有其他用途。但是即便如此,上诉人在网站、书面宣传材料以及实际销售行为中明确将哌嗪苯甲酸作为甲磺酸伊马替尼的中间体进行许诺销售和销售。上诉人二审审理期间才提供其他用途证据的做法也证明了上诉人在本案纠纷发生前并没有意识到哌嗪苯甲酸尚具有其他用途,而是完全将其用于制造甲磺酸伊马替尼的。因此,上诉人销售和许诺销售哌嗪苯甲酸就是为了诱导直接侵权的发生,已经构成对涉案专利的间接侵权。当然,由于哌嗪苯甲酸具有其他用途,并非专门用于制造甲磺酸伊马替尼,上诉人只要不以任何能够让人把哌嗪苯甲酸和伊马替尼或甲磺酸伊马替尼联系起来的方式销售哌嗪苯甲酸,法律都是允许的。一审法院在判决“重庆新原兴药业有限公司立即停止生产、销售和许诺销售甲磺酸伊马替尼及其中间体氢化物(氨基物)、哌嗪苯甲酸的行为”的时候,已经包含了这一层意思。

关于赔偿额的问题。一审判决已经对判决重庆新原兴药业有限公司赔偿30万元的原因进行了充分阐释,理由正当、并无不妥。重庆新原兴药业有限公司二审只是重复一审的抗辩理由,并没有提出任何新的证据进行反驳。此外,根据被上诉人二审提交的公证书,重庆新原兴药业有限公司仍然继续在网上许诺销售相关产品,侵权故意明显,不具有任何减轻其责任的因素。因此,本院对其要求减少赔偿金额的上诉主张不予支持。

4.二审定案结论。

重庆市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第 (一)项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件诉讼费5800元,由重庆新原兴药业有限公司负担。

(七)解说

本案涉及的主要问题是专利间接侵权问题。

专利间接侵权是与专利直接侵权相对应的概念,是指行为人行为本身并不构成专利直接侵权(即未完整的实施他人专利),但却诱导、怂恿、教唆他人实施专利直接侵权的行为。专利间接侵权的最早判例是美国1871年Wallace v Holmes案。该案原告拥有一项有关煤油灯的专利,该煤油灯由灯头和灯罩组成,其发明点在于灯口部分的设计,被告仅仅制造和销售灯头,购买者只需要购买一个灯罩就可以组成专利产品。被告以全面覆盖原则作为抗辩理由,认为其产品并不具备专利的全部技术特征因而不构成侵权。法官最终判定被告侵权成立,并指出:“当专利产品由几个零件组成,其中每一个零件缺少了其他零件就没有使用价值的时候,几个人合起来制造和销售专利产品,每个人只制造和出售了其中一个零件,如果法律允许他们以每一个零件不构成侵权为借口来逃避侵权责任时,专利的价值就会被削弱。在这种情况下,这些人通过他们的一致行动造成了专利侵权后果,应当作为共同侵权人承担法律责任,在本案中,虽然被告事先没有和生产灯罩的人达成生产专利产品的协议,但没有灯罩,灯口本身是没有使用价值的。每卖出一个灯口,被告就等于是向顾客提出有关专利侵权的提议,顾客通过购买灯口接受了被告这个提议,法院由此可以推断出被告和顾客的确采取了一致的行为。共同造成了专利侵权的结果。”该理论得到了美国理论界和实务界的普遍认可。美国于1952年修订专利法时,在第271条对间接侵权进行了规定,此后又在1984年和1988年对该条进行了修订,其内容是:“任何人积极行为,导致对专利权的侵害应当承担侵权责任”;“任何人出售已经取得专利权的装置的部件、制成品、零件的组合或者合成物,出售用于实施已经取得专利权的方法中的材料或者设备(属于该方法发明的主要组成部分)的,而且明知上述物品不属于基本不构成专利权用途的生活必需品或商品的,应当承担连带侵权责任。”继美国之后,欧盟、英国、德国、法国、日本、韩国、中国香港等国家和地区也先后建立了专利间接侵权制度。

我国《专利法》没有专利间接侵权的规定,但法院在司法实践中一般都承认该制度。如北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》(2001年制定)第七十八条规定:“间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件,没有直接侵权行为发生的情况下,不存在间接侵权。”第七十九条规定;“发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况,也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任:(1)该行为属于《专利法》第六十三条所述的不视为侵犯专利权的行为;(2)该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。”第八十条规定:“依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外的,可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。”基于现行《专利法》无间接侵权规定的现状,法院多以共同侵权理论来处理此类案件,其引用的法律依据为《民法通则》笫一百三十条“二人以上共同侵权造成他人损害的,应当承担连带责任”、最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》第一百四十八条“教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任”的规定。

理论界和实务界对应当承认专利间接侵权并无异议,争议在于间接侵权成立的条件。“从属说”认为,专利间接侵权行为需以直接侵权成立为前提。“独立说”认为,间接侵权行为是一种独立的侵权行为,是否存在直接侵权行为不影响间接侵权行为的成立。“折衷说”认为,间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件,但在特定条件下,也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。北京市高级人民法院的规定就是典型的“折衷说”。

本案中,法院采用的是“独立说”。二审法院指出,即使哌嗪苯甲酸具有其他用途,但上诉人(被告)销售和许诺销售该产品就是为了诱导直接侵权的发生,仍然构成间接侵权。这里有两个推断:一是尽管被告有诱导他人直接侵权的故意,但由于哌嗪苯甲酸有其他用途,故购买人不一定会实施直接侵权行为;二是如果被告只有许诺销售行为而尚未实施销售时,直接侵权行为也就不可能发生。显然,法院并未要求直接侵权行为已经发生,只基于被告有侵权故意且已实施可能导致他人实施原告专利的行为,就直接认定被告间接侵权成立。

知识产权制度的根本在于建立权利人与社会公众间的利益平衡,以实现鼓励发明创造并最终促进社会整体进步的目的。知识产权保护力度的选择取决于如何更好地实现利益平衡。有关间接侵权学说的争论,其实质就是保护力度的争论,从理论本身很难有优劣之分。在知识产权制度目的固定的前提下,理论选择的依据是国情的需要。基于我国知识产权意识相对薄弱,侵权行为普遍而权利人维权成本高昂的现实,选择“独立说”或许是改变前述现实的最佳途径。

(重庆市第一中级人民法院 赵志强)

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