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程润昌与龚举东、桂林合鑫实业有限责任公司“装有翻卷式密封套的不泄漏阀门”实用新型专利纠纷案
添加时间:2013-4-17 8:04:24     浏览次数:1244

问题提示:在专利侵权纠纷审理中,如何把握以专利说明书及附图解释权利要求而不是限定权利要求的界限?实施在后的专利是否会构成对在先专利权的侵害?在确定赔偿数额时应考虑哪些因素?

【要点提示】

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容,但不能将仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案纳入专利权的保护范围。在后的专利技术是对在先的专利技术的改进或者改良,它比在先的专利技术更先进,但实施该技术有赖于实施前一项专利技术,因而它属于从属专利,实施从属专利而未经在先专利权人的许可,实施了在先的专利技术,则构成对在先专利权的侵害。在进行现有技术对比时,只能用一项现有技术方案中的相应技术特征与被诉落入专利权保护的全部技术特征进行对比,不能用两项或者两项以上现有技术方案的组合与被诉落入专利权保护的全部技术特征进行对比。在确定侵权人应承担的赔偿数额时,既要保护专利权人的合法权益,又要鼓励技术创新。

【案例索引】

一审:广西壮族自治区南宁市中级人民法院(1997)南市经初字第57号(1999年12月27日)

二审:广西壮族自治区高级人民法院(2000)桂经终字第99号(2000年5月16日)

再审:广西壮族自治区高级人民法院(2007)桂民再字第30号(2007年9月17日)

再审:广东省高级人民法院(2010)粤高法审监民再字第44号(2010年11月8日)

【案情】

申请再审人(一审原告、二审上诉人、原再审申请再审人):程润昌

被申请人(一审被告、二审被上诉人、原再审被申请人):合鑫实业有限责任公司(以下简称合鑫公司)

被申请人(一审被告、二审被上诉人、原再审被申请人):龚举东,原合鑫公司经理

1990年4月10日,程润昌就其发明的“装有翻卷式密封套的不泄漏阀门”技术向国家专利局申请专利,国家专利局于1991年4月3日授予其实用新型专利权,专利号为90204724.8。该专利权利要求为:一种装有翻卷式密封套的无泄漏阀门,由阀体1、阀盖2、封头3、翻卷式密封套4、盖帽式操作环5等组成,其特征是:阀体1的侧端孔外罩有盖帽式操作环5、阀内装有翻卷式密封套4。

龚举东于1994年5月19日就“阀芯直开启无泄漏水龙头”技术向国家专利局申请专利,国家专利局于1995年4月19日授予其实用新型专利权,专利号为ZL94212278.X,该专利权利要求为:一种隔膜切断式阀芯直开启无泄漏水龙头,包括阀体1、密封膜2和阀杆3组成的阀芯以及旋柄4,阀体1上的进水口和出水口呈直角位置状设置,其特征在于:阀体1内的出水腔壁外圈为进水腔,出水腔和进水腔上方同轴线设置着圆筒腔,导向套6套装着阀杆3配装在圆筒腔内,固装在阀杆3前端面上的密封膜2,以膜面封堵阀体1出水腔端口,密封膜2的圆边被导向套6的底端面压封在阀体1进水腔的圆端面上,阀杆3体侧壁上的凸块卡装在导向套6内壁上的轴向导槽中,旋装在阀体1圆筒腔端口上的紧固环5压紧着导向套杆3上端部位的螺纹段配装,旋柄4罩套着阀体2的圆筒腔,止退环7旋装在旋柄4的端口上。

合鑫公司是于1994年6月经工商部门登记成立的企业法人,法定代表人为龚举东,至1998年8月该公司改制为有限责任公司,法定代表人为秦金荣。合鑫公司称其从1994年6月开始生产销售“隔膜式龙头(阀门)”产品,至1998年底已生产了大概300万套,每套生产成本2.5元,售价3.8元。

程润昌认为合鑫公司生产销售的“隔膜式龙头(阀门)”产品与其专利技术相同,遂于1997年2月24日向法院提起诉讼,请求判令合鑫公司、龚举东停止侵权,公开赔礼道歉,赔偿经济损失316万元。

1996年3月13日,程润昌就龚举东的“阀芯直开启无泄漏水龙头”实用新型专利向国家专利复审委员会申请宣告无效,国家专利复审委员会于1999年1月13日作出了第1243号《无效宣告请求审查决定书》,决定维持龚举东该专利权有效。1997年3月25日,合鑫公司就程润昌的“装有翻卷式密封套的不泄漏阀门”实用新型专利向国家专利复审委员会申请宣告无效,国家专利复审委员会于1999年3月22日作出了第1297号《无效宣告请求审查决定书》,决定维持程润昌该专利权有效。

本案在审理过程中,一审法院就合鑫公司生产销售的被控侵权产品与程润昌涉案专利的技术方案是否相同或等同问题,委托中华全国专利代理人协会专家委员会进行技术鉴定,鉴定结论为合鑫公司生产销售的“隔膜式龙头(阀门)”产品与程润昌涉案专利的技术方案不相同亦不等同。

【审判】

一审法院认为:合鑫公司生产销售的“隔膜式龙头(阀门)”产品与程润昌涉案专利的技术方案不相同亦不等同,不构成侵权,程润昌的诉讼请求无事实和法律依据,遂判决驳回程润昌的诉讼请求。程润昌不服,提起上诉。二审法院认为,国家专利复审委员会在第1243号《无效宣告请求审查决定》中认定,程润昌涉案专利与龚举东的“阀芯直开启无泄漏水龙头”实用新型专利技术相比,两者在结构特征上有明显区别,后者在结构上具有四项特征,前者只有一项结构与后者存在关联相对应,缺少了后者另三项结构特征,后者比前者具有新颖性和创造性。由此可见,龚举东的专利并不重复也不从属于程润昌的专利,两者有本质的区别,合鑫公司使用龚举东专利技术所生产销售的水龙头的技术方案与程润昌的专利技术方案不相同亦不等同,合鑫公司、龚举东不构成侵权。二审法院遂判决驳回程润昌上诉,维持原审判决。

程润昌不服二审判决,向原终审法院反复申诉,该院裁定对本案进行再审。该院再审认为:国家专利复审委员会在第1243号《无效宣告请求审查决定书》中认定,龚举东的94212278.X号专利权利要求1相对于程润昌的90204724.8号专利及程润昌所列举的《阀门设计手册》组合构成的现有技术中同类产品在结构上有明显区别,并非是简单地将两者的结构叠加形成,而是在程润昌专利的基础上引人《阀门设计手册》中的设计思路重新构思而形成的一种新型的具有较长寿命、操作灵便、成本不高的改进水龙头。故龚举东专利的权利要求1所限定的本专利以及对权利要求1进一步限定的权利要求2相对于程润昌的涉案专利及《阀门设计手册》组合构成的现有技术具有实质性的特点和进步,而第1243号《无效宣告请求审查决定书》并未作出龚举东的专利是程润昌涉案专利的从属专利的认定,此外程润昌在再审诉讼中,未能就其主张提供其他新的证据。因此,程润昌主张龚举东专利是其涉案专利的从属专利,合鑫公司使用龚举东专利生产销售产品属实施从属专利,已构成对其专利的侵权,该主张证据不足,不予支持。由于程润昌未能举证证实合鑫公司实施从属专利侵害其专利权的事实,因此,程润昌主张由合鑫公司及龚举东赔偿其经济损失缺乏事实和法律依据,不予支持。该院作出再审判决,维持二审终审判决。

程润昌不服上述判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审查认为,程润昌的再审申请符合《民事诉讼法》第179条第1款第(2)项和第(6)项规定的情形,遂裁定本案指定由广东省高级人民法院再审。在广东省高级人民法院再审时,合鑫公司还主张被控侵权产品使用了现有技术。

广东省高级人民法院再审认为:本案被诉侵权行为发生在1997年,本案应适用当时实施的法律法规的规定,即应适用1992年9月4日修正的《专利法》及其有关法律法规的规定。中华全国专利代理人协会专家委员会在解释程润昌专利权的权利要求时,将仅在说明书以及附图中描述而未在权利要求中记载的具体实施方式纳入了权利要求1的技术方案,对阀体、阀盖、封头、盖帽式操作环等技术特征做了进一步的限定,错误地缩小了专利权利要求1的保护范围,导致其鉴定结论缺乏客观性和公正性,而且法院没有通知鉴定人员出庭接受当事人质询,也没有就当事人提出的质询要求鉴定人员出具书面答复意见,在程序上也存在问题,故该专家委员会作出的鉴定意见不能作为认定本案事实的依据。本案被控侵权产品为“隔膜式龙头(阀门)”,程润昌、合鑫公司均确认被诉侵权产品使用的是龚举东ZL94212278.X号专利技术,因此,可以用该专利的技术特征作为被诉侵权产品的技术特征。将程润昌本案专利权利要求1所公开的结构特征与龚举东涉案专利权利要求1所公开的结构特征进行对比,前者中的元件1、4、3、5、2及它们在功能上的关联顺次与后者的元件中1、2、3、4、6及它们间的关联相对应。合鑫公司除了认为被诉侵权产品中密封膜的结构特征与程润昌权利要求1中翻卷式密封套的结构特征既不相同也不等同外,对两者的其余上述结构特征相同没有异议。对于“翻卷式密封套”这一技术特征,应结合程润昌专利说明书及附图进行界定,将被诉侵权产品的密封套与程润昌专利权利要求1中的翻卷式密封套相比较,二者的翻卷方式、功能以及技术效果均相同,属于相同的技术特征,被诉侵权产品具有程润昌涉案专利权利要求1的全部技术特征,已落入程润昌涉案专利权利要求1的保护范围。根据国家专利复审委员会作出的第1243号《无效宣告请求审查决定》,龚举东涉案专利是在程润昌专利的基础上引人《阀门设计手册》中的设计思路重新构思而形成的一种新型的具有较长使用寿命、操作灵便、成本不高的改进的水龙头,因此,龚举东涉案专利技术是对在先的程润昌专利技术的改进或者改良,且实施龚举东专利技术有赖于实施程润昌专利技术,因而龚举东涉案专利从属于程润昌专利,合鑫公司实施龚举东专利必然会侵害程润昌专利。程润昌没有违反禁止反悔原则,合鑫公司所提供的三份对比文件均没有公开被诉侵权产品的全部技术特征,合鑫公司认为被诉侵权产品实施的是现有技术的抗辩理由不成立。合鑫公司未经程润昌许可,擅自制造、销售落入程润昌专利权保护范围的被诉侵权产品,侵害了程润昌的专利权,应承担相应的侵权责任。龚举东是合鑫公司的法定代表人,无须承担相应的侵权责任。程润昌专利申请日为1990年4月10日,至今已经超过十年保护期,已经成为社会公共财富,任何人均可免费自由使用,因此程润昌申诉要求判令合鑫公司停止侵权的诉讼请求已失去了权利基础和法律依据,不予支持。程润昌要求合鑫公司赔偿经济损失316万元的计算依据缺乏合理性和科学性,不能支持,综合考虑本案各种因素,合鑫公司以赔偿程润昌经济损失50万元为宜。综上,广东省高级人民法院作出再审判决:撤销原一、二审及再审判决,合鑫公司赔偿程润昌经济损失50万元,驳回程润昌的其他诉讼请求。

【评析】

本案属于侵害实用新型专利权纠纷,涉及专利侵权诉讼中的诸多法律问题,包括鉴定结论的采信、专利权保护范围的确定、从属专利的认定、禁止反悔原则的适用、现有技术的抗辩、赔偿数额的确定等方面,具有典型的意义。

一、关于中华全国专利代理人协会专家委员会的鉴定结论能否作为认定本案事实的依据的问题

专利权保护的客体为发明创造,即新的技术方案或者新的设计。确定专利权的保护范围,就是确定专利权的具体边界,是专利侵权判定中的重要步骤。根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容,但不能将仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案纳入专利权的保护范围。“解释”不同于“限定”,一般来说,“限定”的结果是导致范围的缩小,而“解释”既有可能缩小保护范围,也有可能扩大保护范围。因此,如何使用说明书或者附图来正确解释权利要求而不是限定权利要求,是审判实践中的难点。一般来说,在下列情况下,需要用说明书或者附图对权利要求进行解释:(1)当权利要求书中技术术语的表述含糊不清,或者对该术语可能存在多义理解时,应当根据说明书或者附图的描述对该术语进行解释;(2)当权利要求书中使用自造词时,需要说明书对其含义进行澄清性的解释;(3)权利要求书在文意上看是清楚的,但说明书对权利要求书中某一技术特征的解释与一般技术人员对该技术特征的通常理解不同,并且说明书的文意也是清楚的,这时应按照说明书中的解释确定专利保护范围;(4)说明书明确排除对确定权利要求保护范围的作用。

本案在审理过程中,一审法院就合鑫公司生产销售的“隔膜式龙头(阀门)”产品与程润昌涉案专利的技术方案是否相同或等同问题,委托鉴定机构进行技术鉴定,鉴定结论为:合鑫公司的“隔膜式龙头(阀门)”产品与程润昌的涉案专利的技术方案不相同亦不等同。因此,本案首先要解决该鉴定结论能否作为认定本案事实的依据的问题,而这一问题又涉及对专利权利要求的解释。分析该鉴定结论时就会发现:首先,该委员会在解释程润昌涉案专利权的权利要求时违反了《专利法》的上述规定,将仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案纳入了专利权的保护范围,主要表现在:

1.程润昌专利权利要求1没有对阀体的结构进行限定,但鉴定意见在解释阀体的结构时,认为“专利技术方案采用了外设螺纹,被控产品的阀体对应部位则是无螺纹的限位阶台……专利为螺纹连接,被控产品则为限位的滑动套合……由于这种装配形式的不同,使得与之配合的操作环或旋转手柄的运动效果不同,专利的操作环在旋转的同时,必然沿螺距产生轴向位移,被控产品则是在原有轴向位置上旋转滑动,由于两者的结构部件各自之间都存在着有机的连接配合致使阀体的这一限位阶台结构形式与螺纹结构形式对最终的技术效果产生了不同。”

2.程润昌专利权利要求1没有对阀盖的结构进行限定,但鉴定意见在解释阀盖的结构时,认为:“从结构形式上看,专利的阀盖为双层管状结构,被控产品的导向套为单层带凸块的管状结构,虽然两者均起到压紧密封膜的作用,但被控产品的凸块结构确实起到了限制与之配合的阀杆圆周方向旋转运动的作用,从而使得阀杆只能作轴向的升降,而专利中的阀盖不具备这一作用。这对密封膜在工作中的受力状况产生了实质的影响。”

3.程润昌专利权利要求1没有对封头的结构进行限定,但鉴定意见在解释封头的结构时,认为:“专利中的封头顶端为螺纹形式,且穿过盖帽式操作环的封底后与一个外加的螺母配合,其工作过程中在做轴向升降运动的同时始终受到一个来自操作环的摩擦扭力,从而使得与之套接的翻卷式密封套产生旋转变形。被控产品中的阀杆上端直接与旋转手柄的内管螺纹连接,凭借管状杆外壁上凸块的限位作用,不存在旋转运动,因而使之套接的密封件只作轴向运动不承受旋扭作用力。”

4.程润昌专利权利要求1没有对盖帽式操作环的结构进行限定,但鉴定意见在解释盖帽式操作环的结构时,认为:“专利的操作环为单层封底管状形式,在封底中心有孔以供封头穿越,管的内壁面有螺纹直接与阀体连接,而被诉产品是一个封底双层管状结构,与阀体之间是通过外管上限位结构嵌装的形式进行套合,且其内管直接与阀杆螺纹连接,从其与阀杆、阀体两部件结构形式上以及相关部件装配关系上乃至运动形式上均有不同。”显然,鉴定意见将程润昌专利仅在说明书以及附图中描述而未在权利要求中记载的具体实施方式纳入了权利要求1的技术方案,对阀体、阀盖、封头、盖帽式操作环等技术特征做了进一步的限定,错误地缩小了专利权利要求1的保护范围,必然导致其鉴定结论缺乏客观性和公正性。因此,该鉴定结论不能作为认定本案事实的依据。

二、关于被诉侵权产品是否落入程润昌专利权保护范围的问题

专利侵权诉讼中,在判断被诉侵权产品是否落入原告专利权保护范围时,一般应将被诉侵权产品的技术特征与原告专利的技术特征进行比对,而不是将被告在后获得的专利的技术特征与原告专利的技术特征进行比对,但也有例外的情况。本案中,被诉侵权产品为“隔膜式龙头(阀门)”,程润昌、合鑫公司均确认被诉侵权产品使用的是龚举东所有的、专利号为ZL94212278.X、名称为“阀芯直开启无泄漏水龙头”的专利技术,并同意以该专利的技术特征作为被控侵权产品的技术特征。因此,本案可以龚举东专利的技术特征代替被诉侵权产品的技术特征与原告专利的技术特征进行比对。

程润昌专利权利要求1为:一种装有翻卷式密封套的无泄漏阀门,由阀体1、阀盖2、封头3、翻卷式密封套4、盖帽式操作环5等组成,其特征是:阀体1的侧端孔外罩有盖帽式操作环5、阀内装有翻卷式密封套4。龚举东专利权利要求1为:一种隔膜切断式阀芯直开启无泄漏水龙头,包括阀体1、密封膜2和阀杆3组成的阀芯以及旋柄4,阀体1上的进水口和出水口呈直角位置状设置,其特征在于:阀体1内的出水腔壁外圈为进水腔,出水腔和进水腔上方同轴线设置着圆筒腔,导向套6套装着阀杆3配装在圆筒腔内,固装在阀杆3前端面上的密封膜2,以膜面封堵阀体1出水腔端口,密封膜2的圆边被导向套6的底端面压封在阀体1进水腔的圆端面上,阀杆3体侧壁上的凸块卡装在导向套6内壁上的轴向导槽中,旋装在阀体1圆筒腔端口上的紧固环5压紧着导向套杆3上端部位的螺纹段配装,旋柄4罩套着阀体2的圆筒腔,止退环7旋装在旋柄的端口上。将程润昌专利权利要求1所公开的结构特征与龚举东专利权利要求1所公开的结构特征进行对比,前者中的元件1、4、3、5、2及它们在功能上的关联顺次与后者的元件中1、2、3、4、6及它们间的关联相对应。合鑫公司除了认为被诉侵权产品中密封膜的结构特征与程润昌权利要求1中翻卷式密封套的结构特征既不相同也不等同外,对两者的其余上述结构特征相同没有异议。

对于“翻卷式密封套”这一技术特征,程润昌专利权利要求中并没有明确的界定,因此,应借助说明书及附图进行解释。该专利说明书记载:“旋转操作环5可使密封套4往返翻卷、封头3上下升降,从而控制阀门开关和流量”,附图3、4中分别描绘了未翻卷和已翻卷的翻卷式密封套。结合说明书记载的上述技术内容以及附图3、4,所谓翻卷是指密封套竖直边沿的一种运动方式,当封头3向下运动时,密封套4的竖直边沿外侧逐渐向内翻卷180度,变为垂直边沿的内侧,逐渐关闭阀门并减少流量;当封头3向上运动时,密封套4的竖直边沿内侧逐渐向外翻卷180度,变为竖直边沿的外侧,逐渐打开阀门并增加流量,随着封头3的上下往返运动,密封套的翻卷可反复进行。被控侵权产品中的密封套包括底部、竖直边沿以及边沿部,其中密封套的底部固定在阀杆的下端,边沿部通过固定套压紧固定在阀体上。当阀杆向上运动时,阀杆带动密封套的底部向上运动,密封套的竖直边沿的内侧逐渐向外翻转180度,变为竖直边沿的外侧,逐渐打开阀门并增加流量;当阀杆向下运动时,带动密封套的底部向下运动,密封套的竖直边沿的外侧逐渐向内翻转180度,变为竖直边沿的内侧,逐渐关闭阀门并减少流量,随着阀杆的上下往返运动,密封套的翻卷可反复进行。将被诉侵权产品的密封套与程润昌专利权利要求1中的翻卷式密封套相比较,二者的翻卷方式、功能以及技术效果均相同,属于相同的技术特征,被诉侵权产品具有程润昌专利权利要求1的全部技术特征,已落入程润昌专利权利要求1的保护范围。此外,程润昌专利权利要求1中并没有对密封套运动幅度的大小进行限定,因此,只要符合作翻卷式运动的密封膜均属于程润昌专利的保护范围,合鑫公司认为被诉侵权产品密封膜的运动幅度很小,而程润昌专利中翻卷式密封套的运动幅度很大,两者显然不同,合鑫公司该解释是错误的,不能支持。

三、关于从属专利的认定问题

所谓从属专利,是指在后申请的发明或者实用新型专利的保护范围完全落入另一项在先申请的发明或者实用新型专利保护范围之内。对于相同或者类似产品,不同的人都拥有专利权的,实施在后专利权是否侵害在先专利权,有不同的观点,一种观点认为属于重复授权,应通过行政程序撤销在后专利权,侵权诉讼中不予审理;另一种观点认为应当分析在后专利权的具体情况以及与在先专利权的关系,从而判定是否构成侵权。对于这一争议,最高人民法院早在《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》[(93)经他字第20号]中就指出:对于相同或者类似产品,不同的人都拥有专利权的有以下三种情形:一是不同的发明人对该产品所作出的发明创造的发明点不同,他们的技术方案之间有本质区别;二是在后的专利技术是对在先的专利技术的改进或者改良,它比在先的专利技术更先进,但实施该技术有赖于实施前一项专利技术,因而它属于从属专利;三是因实用新型专利未经实质审查,前后两项实用新型专利的技术方案相同或者等同,后一项实用新型专利属于重复授权。人民法院在审理专利侵权纠纷案件时,根据《专利法》规定的先申请原则,只要原告先于被告提出专利申请,则应当依据原告的专利权保护范围,审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利保护范围。在一般情况下,前述第一种情形由于被告发明的技术方案同原告发明的技术方案有本质的区别,故被告不构成侵权。后两种情形或者被告为了实施其从属专利而未经在先专利权人的许可,实施了在先的专利技术;或者由于前后两项实用新型专利的技术方案相同或者等同,被告对后一项重复授权专利技术的实施,均构成对原告专利权的侵害。因此,人民法院不应当仅以被告拥有专利权为由,不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求,而应当分析被告拥有专利权的具体情况以及与原告专利权的关系,从而判定是否构成侵权。

本案中,龚举东涉案专利除了具有与程润昌涉案专利相同的技术特征外,还具有区别于程润昌涉案专利权利要求1的多个技术特征。但是,程润昌先于龚举东提出专利申请,而且被控侵权产品主要技术特征已经完全覆盖程润昌专利权利要求1的保护范围,同时根据国家知识产权局专利复审委员会作出的第1243号《无效宣告请求审查决定书》,龚举东专利是在程润昌专利的基础上引入《阀门设计手册》中的设计思路重新构思而形成的一种新型的具有较长使用寿命、操作灵便、成本不高的改进的水龙头,因此,龚举东专利技术是对在先的程润昌专利技术的改进或者改良,且实施龚举东专利技术有赖于实施程润昌专利技术,因而龚举东专利从属于程润昌专利。因此,合鑫公司认为龚举东专利不是程润昌专利的从属专利,被控侵权产品实施的是龚举东的专利,合鑫公司没有侵害程润昌专利权的该主张不能成立。原二审判决及再审判决之所以错误认定龚举东专利不是程润昌专利的从属专利,在于只看到国家专利复审委员会均维持了程润昌专利及龚举东专利的有效,只看到两者的不同技术特征,而没有看到龚举东专利的技术特征已经全面覆盖了程润昌专利的技术特征,没有注意到龚举东专利是在程润昌专利的基础上进行改进及实施龚举东专利必须要使用程润昌专利这一实质性问题。

四、关于禁止反悔原则的适用问题

禁止反悔原则是指专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵害专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,对此人民法院不予支持。在无效宣告程序中,专利权人为了维持专利权的有效,会出于客观需要,修改原权利要求书或者应专利行政部门(专利审查员)的要求解释权利要求书和说明书,以区别现有技术,从而缩小专利保护范围、尤其是实用新型专利没有经过实质审查,只有经过无效宣告程序后,才能使专利的保护范围更明确清晰。如果专利权人在无效宣告程序中的陈述或/和修改缩小了权利保护范围,在以后的侵权诉讼中,为了证明他人侵权,又想把缩小的权利要求范围扩大,就会导致禁止反悔原则的适用。合鑫公司认为在国家知识产权局专利复审委员会对程润昌涉案专利无效宣告程序中,程润昌已经确认伸缩式密封套与翻卷式密封套有区别,国家知识产权局专利复审委员会也正因为两者的区别才对程润昌涉案专利予以维持,但是,在本案侵权诉讼中,程润昌又认为伸缩式密封套属于翻卷式密封套的一种,扩大了其专利权的保护范围,违反了禁止反悔原则。事实上,程润昌在无效宣告程序中,认为伸缩式密封套与翻卷式密封套的结构及工作原理有明显的区别,两者不是同一技术特征,而在本案侵权诉讼中,认为被控侵权产品使用的是伸缩式密封套而不是翻卷式密封套,是合鑫公司的主张,而非程润昌的主张,程润昌始终坚持其在无效宣告程序中的意见,认为被控侵权产品使用的是翻卷式密封套,并没有将伸缩式密封套的结构及工作原理又重新纳入其专利保护范围。因此,程润昌并没有违反禁止反悔原则。

五、关于合鑫公司主张被控侵权产品使用的是现有技术的抗辩理由是否成立的问题

现有技术抗辩,是指在专利侵权纠纷中,被诉侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的,不构成侵犯专利权。也就是说,被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术。本案中,合鑫公司认为被控侵权产品实施的技术属于现有技术,即实施的技术分别是公告号为CN2044027U、CN88200739U、CN86209129U的技术。经分析对比,公告号为CN2044027U、名称为“隔膜密封式水龙头”专利文献公开了一种隔膜密封式水龙头,其阀体5、阀盖2、阀杆1、橄榄型手轮分别相当于被控侵权产品的阀体、导向套、阀杆和旋柄,但其密封隔膜4是通过向上或向下凸起从而打开或关闭水龙头的,与被诉侵权产品的翻卷式密封套明显不同,因此,该对比文件与被控侵权产品具有实质性差异。

合鑫公司提交公告号为CN88200739U的专利文献以及公告号为CN86209129U的专利文献的目的在于证明程润昌专利申请日前已经有了带弯折形式的隔膜。然而,在进行现有技术对比时,只能用一项现有技术方案中的相应技术特征与被诉落入专利权保护的全部技术特征进行对比,不能用两项或者两项以上现有技术方案的组合与被诉落入专利权保护的全部技术特征进行对比。因此,合鑫公司使用上述两份对比文件与被诉侵权产品进行部分技术特征对比从而主张现有技术抗辩显然于法无据。此外,即便考虑该两份对比文件全文,其主张亦不能够成立。首先,公告号为CN88200739U的专利文献公开的是一种磁力启闭的隔膜式截止阀,其引流孔的开闭依靠永久磁体和衔铁之间的磁性力实现,无论从结构还是工作原理上,均与手动旋转旋柄启闭阀门的被诉侵权产品具有显著差异。其次,公告号为CN86209129U的专利文献明确提及,旋转阀杆时,筒形隔膜只产生伸长和缩短变形,因此其采用的显然是伸缩式密封套而非被诉侵权产品的翻卷式密封套,两者的技术方案也具有实质性差异。

综上,合鑫公司所提供的三份对比文件均没有公开被诉侵权产品的全部技术特征,合鑫公司认为被诉侵权产品实施的是现有技术,理由不成立。

六、关于本案民事责任的承担问题

本案民事责任的承担主要涉及合鑫公司应否承担停止侵权以及赔偿数额的确定问题。本案被诉侵权行为发生在1997年,因此本案应适用当时实施的《专利法》及其有关法律法规的规定。根据《专利法》第45条规定实用新型专利权的期限为十年,自申请之日起计算。程润昌涉案专利申请日为1990年4月10日,至今已经超过十年的保护期,已经成为社会公共财富,任何人均可免费地自由使用。因此,程润昌在1997年提起本案诉讼时要求判令合鑫公司停止侵权,该诉讼请求本应得到支持,但是,现在程润昌涉案专利已过了保护期,其再要求判令合鑫公司停止侵权的诉讼请求已失去了权利基础和法律依据,因此,对程润昌该诉讼请求不能再予以支持。

因本案侵权行为发生在1997年前后,当时程润昌涉案专利仍处于保护期,因此,程润昌要求判令合鑫公司赔偿经济损失有充分的事实和法律依据。程润昌要求合鑫公司赔偿经济损失316万元,其计算依据:一是合鑫公司1995年至1996年三年获得的利润;二是1994年至1996年三年的产量及获得的利润;三是合鑫公司的生产规模。对此广东省高级人民法院认为,首先,虽然被诉侵权产品使用了程润昌涉案专利的技术方案,但也使用了龚举东涉案专利的技术方案,因此,合鑫公司制造、销售被诉侵权产品所获得利益包括了实施程润昌专利和实施龚举东专利所获得的利益,而不全是实施程润昌专利而获得的利益,因此,以合鑫公司制造、销售被诉侵权产品所获得的全部利润作为确定赔偿程润昌经济损失的计算依据,缺乏合理性和科学性,不能支持。其次,1992年12月12日修订的《专利法实施细则》第13条规定:“专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起三个月内向专利局备案。”本案中,程润昌没有提供证据证明其曾与他人签订专利实施许可合同,更没有提供已报经专利局备案的专利实施许可合同以及被许可人支付许可费的凭证,所以,程润昌以专利技术转让使用费作为计算其损失的依据,该计算方法缺乏事实依据,不予采纳。第三,程润昌认为合鑫公司已建好高级办公楼和厂房一幢,价值约300万元,还有一幢楼房在兴建之中,有注塑机8台,价值100余万元,另加其他固定资产和资金,共有资产近千万元,说明合鑫公司的经济效益非常好。因程润昌主张合鑫公司的上述生产规模不能直接证明合鑫公司因侵权所获得的利益,所以,程润昌以合鑫公司的生产规模来计算赔偿损失的数额,亦缺乏合理性和科学性。综上,如按照程润昌的计算方法确定合鑫公司的赔偿数额,将会向社会公众发出错误指引,即不能对他人的专利技术进行改进,否则将承担巨额赔偿责任,这将扼杀技术进步,扼杀技术创新,严重阻碍创新型国家的建设以及人类社会的技术进步,因此,法院对程润昌计算合鑫公司应赔偿经济损失的方法断不能支持。

由于程润昌因侵权所受到的损失及合赛公司因侵权所获得的利益均难以确定,法院综合考虑下列因素酌定合鑫公司应赔偿程润昌经济损失50万元:

1.程润昌专利权的类型为实用新型专利,技术含量相对较高。

2.被诉侵权产品既实施了程润昌专利的技术方案,也实施了龚举东从属专利的技术方案。

3.合鑫公司实施侵权行为的持续时间。《专利法》第61条规定:“侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。”因此,专利权人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在继续,在该项专利权有效期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自专利权人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。程润昌于1997年2月24日提起本案诉讼,因此应向前推算二年,对超过二年期限的部分不予计算。

4.合鑫公司实施侵权行为的规模。根据合鑫公司在一审法院开庭审理时的自述,合鑫公司于1995年和1996年共生产150万套,自1994年6月合鑫公司成立至1998年底大概生产了300万套,成本2.5元/只,销售价3.8元/只。

此案历经十四年的诉讼,经最高人民法院指定跨省进行再审,终于画上了完满的句号。

(一审合议庭成员:周燕萍蒋志文宋桂芬

二审合议庭成员:石燕萍韦永用莫奕

再审合议庭成员:覃桂球潘耀杰刘霞

再审合议庭成员:邓燕辉肖海棠凌建华

编写人:广东省高级人民法院邓燕辉

责任编辑:丁文严

审稿人:罗东川)

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