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方法发明专利的举证及禁止反悔原则的适用—评浙江省某竹胶板有限公司与宜兴某竹木业有限公司侵犯方法发明专利权纠纷案
添加时间:2012-3-6 22:48:12     浏览次数:964

作者:罗云律师

 

案情简介:

原告:浙江某竹胶板有限公司(以下简称:德清某公司)

被告:宜兴某竹木业有限公司(以下简称“宜兴某公司”)

 

原告是“饰面竹胶模板的制造方法”(专利号为ZL98116483.8)的方法发明专利的权利人。该专利独立权利要求书的基本内容为:饰面竹胶模板的制造方法,其特征在于其步骤,包括:1、准备和制胚料,包括竹帘和编制席,饰面的纸或木质单板、三夹板杂料;2、胚料浸胶,并起池淋干或低温烘干,饰面材料表面上胶;3、组坯上机,按设计要求进行单层或多层组坯上机,每层的坯料纵横均匀交叠,垫板表面处理光洁,其四周加设8mm定厚块板,并在热压机上安装该定厚块板控制厚度;4、热压定型固化,在低于温度80℃条件下将坯料送入压机,在升温到140-150℃和压力35-45Mpa条件下保持10-18分钟充分固化,而后冷却,降至温度80℃以下时卸板;5、锯边及后处理。

2009年6月30日,原告通过浙江省某公证处,对存放在某进出口有限公司100块型号为1220×2440×12MM的竹胶模板进行了查看,并封存了小样某进出口有限公司出具说明,证明该货物时由被告于1009年6月18日提供。

2009年7月7日,原告向杭州市中级人民法院起诉,认为被告生产、制造并销售给某进出口有限公司的竹胶模板的制造方法与原告享有的ZL98116483.8发明专利所采用的生产方法必要技术特征等同,故被告的生产制造、销售行为构成专利侵权。原告还认为,被告在2001年2月15日开始生产制造、销售专利侵权产品竹胶模板,至今已有7年之久。

原告请求人民法院:1、判令被告立即停止生产制造、销售落入ZL98116483.8饰面竹胶模板制造方法专利保护范围产品的行为;2、判令被告立即赔偿原告经济损失**万元;3、判令被告立即赔偿原告因调查、制止侵权所支付的合理费用。

被告辩称:1、涉案方法发明专利为非新产品方法发明专利,不符合举证倒置之规定。应遵循“谁主张,谁举证”的一般原则,原告根本未提供任何证据证明被告利用了涉案专利方法制造了被控侵权产品,因此原告应承担举证不能的不利后果。2、原告指控被告的制造方法与涉案专利方法等同,没有任何事实依据。

 

争议焦点:

争议焦点一:被告生产制造饰面竹胶模板的方法是否落入了涉案专利的保护范围。

原告认为,被告生产制造、销售的竹胶模板的方法与涉案方法发明专利的必要技术特征相等同,侵犯了原告的专利权。原告这一主张的证据是公证处封存的被告生产制造的竹胶模板实物。被告向法院提交了涉案专利文档,证明被控侵权产品既缺少涉案专利的必要技术特征,也与涉案专利的必要技术特征不等同。因此,被告生产制造饰面竹胶模板的方法并未落入了涉案专利的保护范围,不构成侵权。

争议焦点二:非新产品方法发明专利的举证责任。

被告主张,涉案方法发明专利为非新产品方法发明专利,不符合举证责任倒置之规定。对于非新产品的方法发明专利,应遵循“谁主张,谁举证”的一般原则,由原告举证证明被告侵犯了涉案专利权。但原告根本未提供任何证据证明被告利用涉案专利方法制造了被控侵权产品,应承担举证不能的不利后果。

 

审理判决:

杭州市中级人民法院经开庭审理,认为:

一、判断被控侵权方法是否落入涉案专利权的保护范围,应在涉案专利权的权利要求所描述的方法与被控侵权方法之间进行比对,即比对被控侵权方法所具备的技术特征与权利要求所描述的专利方法的技术特征。如果被控侵权方法的技术特征完全覆盖了涉案专利独立权利要求的全部必要技术特征,则被控侵权方法落入了专利权的保护范围。本案中,经本院对被控实物查看并与涉案专利权利要求的内容比对和当事人的陈述,二者至少存在以下不同:专利具有其四周加设8mm定厚块板的特征,被告生产产品的厚度是12mm,显然缺乏与8mm定厚块板的对应性,即不具备专利的上述特征。根据全面覆盖的侵权判断原则,被控产品采用的技术与ZL98116483.8专利必要技术特征存在上述区别,其余必要技术特征诸如温度、压力等是否相同或等同尚待原告的进一步证明。因而根据现有的证据,不能认定被控方法落入ZL98116483.8专利权的保护范围。原告指控被告采用与专利等同的方法缺乏事实依据,不予支持。

二、关于举证责任的问题。原告指控被告侵权,应当提供被告制造饰面竹胶模板的方法落入其发明专利权保护范围的证据,然原告没有提交有效的证据证明之。根据谁主张谁举证的民事诉讼规则,原告应当承担举证不能的不利后果。

据此,法院判决驳回原告的诉讼请求。

 

经典评析:

本案涉及专利侵权案件必须认定的问题,即被控侵权产品或侵权方法是否落入了专利权的保护范围。同时,由于本案是方法发明专利侵权纠纷,因此还涉及理论界争议比较大的一个问题,即方法发明专利侵权案件的如何举证。方法专利侵权诉讼举证责任的分配是司法实践的难题。虽然《专利法》规定对新产品制造方法实行举证责任倒置,但对其适用的条件、新产品的认定以及非新产品方法专利权的有效保护等问题,在司法实践中仍有争议。

本文,笔者将围绕本案的两个争议焦点,展开阐述专利侵权判定原则和方法发明专利的举证责任。

争议焦点一:被告制造饰面竹胶模板的方法是否落入了涉案专利的保护范围。

判定被控侵权产品或方法是否落入涉案专利的保护范围的步骤是:先确定涉案专利的保护范围,再将被控侵权物的技术特征与涉案专利的保护范围比较,来看前者是否落入后者的保护范围,从而得出是否构成侵权的结论。对是否落入涉案专利的保护范围存在二种比较标准,即全面覆盖理论和等同侵权理论。

首先,被控侵权产品的制造方法,缺少了涉案专利方法的必要技术特征,根据全面覆盖原则,被告并未侵犯原告的专利权。

《专利法》第56条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”。该条即为我国关于专利侵权判定的最基本的原则和法律依据,学术界称之为“全面覆盖原则”。根据该条规定,专利侵权案件中,在进行专利侵权判定时,首先应当将被控侵权产品的技术特征与被侵权专利技术的技术特征相对比,如果被控侵权产品的技术特征覆盖了被侵权专利技术的全部必要技术特征的,侵权成立。反之,如果被控侵权产品的必要技术特征并没有完全覆盖被侵权的全部必要技术特征,并且根据等同原则,仍不能确定被控侵权专利产品的所有必要技术特征可以完全被侵权专利技术的,则侵权不成立。

根据涉案专利权利要求书的描述“一种饰面竹胶模板的制造方法,其特征在于其步骤,包括:……3、组坯上机,按设计要求进行单层或多层组坯上机,每层的坯料纵横均匀交叠,垫板表面处理光洁,其四周加设8mm定厚块板,并在热压机上安装该定厚块板控制厚度;……”。涉案专利方法包括了8mm的定厚块板这一必要技术特征,用来控制竹胶模板的厚度。而被告的生产方法,并未使用定厚块板,而是根据压力和温度来控制竹胶模板的厚度。所以,被告的制造方法缺少了涉案专利技术的必要技术特征之一即定厚块板。因此,依据全面覆盖原则,被告的生产制造方法并未落入涉案专利的保护范围。

其次,被控侵权产品的制造方法与涉案专利方法既不相同也不等同,被告不构成侵权。

涉案专利权利要求书描述:“一种饰面竹胶模板的制造方法,其特征在于其步骤,包括:……3、组坯上机,按设计要求进行单层或多层组坯上机,每层的坯料纵横均匀交叠,垫板表面处理光洁,其四周加设8mm定厚块板,并在热压机上安装该定厚块板控制厚度;……”。而被控侵权产品的厚度是12mm。显然,8mm与12mm根本就不相同。

那么8mm与12mm是否等同,即涉案专利权利要求书限定的8mm定厚块板是否能保护12mm定厚块板的产品呢?

笔者认为:原告在专利申请文档中,为使涉案专利具备创造性而对涉案专利的权利要求书做了修改,将专利方法的必要技术特征定厚块板限定为8mm。原告对其权利要求的技术特征作出限制性修改,依据禁止反悔原则,本案不应当再适用等同原则而扩大专利权的保护范围,即涉案专利权利要求书限定的8mm定厚块板不能保护12mm定厚块板。

原告的专利申请文档显示:原告在1998年申请涉案专利时,其权利要求书这样描述“本发明饰面竹胶模板的制造方法,其特征在于其步骤包括:……C)组坯上机:按设计要求进行单层或多层组坯上机,每层的坯料纵横均匀交叠,垫板表面处理光洁,并在热压板上安装定厚块板控制厚度……”。显然,此时原告根本未将定厚块板限定为8mm。

在涉案专利进入实质审查程序之后,审查员第一次审查时,认为涉案专利申请不具有创造性。原告对该审查意见做了《意见陈述书》,并修改了权利要求书。但是这次修改,并没有对定厚块板的厚度进行限定。审查员根据原告第一次陈述意见,做出了《第二次审查意见通知书》,认为涉案专利申请不符合《专利法》第26条第3款,不具有创造性,要求原告作出陈述。原告在此次意见陈述中,将涉案专利权利要求书修改为“本发明饰面竹胶模板的制造方法,其特征在于其步骤包括:……C)组坯上机:按设计要求进行单层或多层组坯上机,每层的坯料纵横均匀交叠,垫板表面处理光洁,并在热压板上安装8mm定厚块板控制厚度……”。很显然,原告为使得其专利获得授权,修改了其权利要求书,将定厚块板限定为8mm。这当然就排除了被告所生产的12mm厚度的竹胶模板。

而在本案中,原告认为被告生产的12mm厚度的竹胶模板与8mm厚度的竹胶模板制造方法等同,实质上是对涉案专利的权利要求做了扩大性解释,违反了禁止反悔原则。

所谓禁止反悔,在我国是指在专利申请、审查、无效过程中,与国家知识产权局专利局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容,专利申请人或专利权人在侵权纠纷中不得反悔。也就是说,在决定对一项技术方案是否授予专利权、专利权是否有效和判断是否构成专利侵权时,专利申请人或专利权人对权利要求中的技术特征的解释应当前后一致,不允许专利申请人或专利权人为了获得专利权而在专利申请、审查、无效过程中对权利要求进行狭义或者较窄的解释,在侵权诉讼中为了证明他人侵权,又对专利权利要求进行广义或较宽的解释。

2009年12月28日实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”这是法律、司法解释层面上第一次提到禁止反悔原则。在此之前,只有2001年北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第43条对禁止反悔原则作了规定“禁止反悔原则,是指在专利审批、撤销或无效程序中,专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的方式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。”

笔者认为,原告在专利申请过程中,对涉及专利技术创造性的有关修改应当是审慎、严谨的,其对专利权保护范围的限制性陈述明晰地界定了权利的范围,而且该权利范围对社会公众是公开的。如果允许原告对其选择确定的权利保护范围再次作出扩大性解释,社会公众的权利界限将失去稳定性而产生权利、利益失衡的不良后果,有悖社会公平。所以,在适用禁止反悔原则的情况下,本案不应当再适用等同原则而扩大专利权的保护范围。

此外,被告产品的制造方法中温度控制在90-100摄氏度,并未落入涉案专利的必要技术特征140-150摄氏度的之内;压力控制在13-15兆帕,并未落入涉案专利的必要技术特征35-45兆帕之内。被告的制造方法利用比涉案专利小得多的温度和压力,同样能生产质量更高的产品,显然与涉案专利相对应的特征并不等同。

法院判决认为“专利具有其四周加设8mm定厚块板的特征,被告生产产品的厚度是12mm,显然缺乏与8mm定厚块板的对应性,即不具备专利的上述特征。”实质上,也是适用了禁止反悔原则,认定对8mm定厚块板这一技术特征不能扩大解释,其权利边界不能延及厚度为12mm的涉案产品,并据此认定被告不构成侵权。

争议焦点二:方法发明专利的举证责任

在方法发明专利侵权案件中,一般适用“谁主张,谁举证”的一般原则,而依据《专利法》第五十七条第二款之规定,新产品的方法发明专利举证应适用举证责任倒置原则。

本案中,涉案方法发明专利为非新产品方法发明专利,不符合举证责任倒置之规定。所以,对于非新产品方法专利侵权的举证应当遵循“谁主张、谁举证”的一般原则,而原告根本未提供任何证据证明被告利用涉案方法专利制造了被控侵权产品,仅凭被告生产制造的产品与原告使用涉案专利方法直接获得的产品相同,就主张被告侵犯其专利权,根本不能成立。因此,原告应承担举证不能的不利后果。

首先,涉案方法发明专利并非新产品的方法发明专利,不适用举证责任倒置。

根据《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”之规定,“新产品”才是适用举证责任倒置的前提。而本案中,涉案专利技术并非新产品制造方法发明专利,且原告也未提供证据证明其为新产品方法发明专利,因此,本案不适用举证责任倒置。这是因为:

其一,根据涉案方法专利说明书的背景技术描述,“饰面竹胶模板”早在1992年就已出现,采用的是两次成型方法,而涉案专利对两次成型方法改进为一次成型方法。所以,涉案专利技术制造的产品并非新产品,涉案专利并非新产品的方法发明专利。

其二,依据《专利法》第五十七条第二款规定,适用举证责任倒置是有前提的,即仅在专利侵权纠纷涉及新产品的制造方法的发明专利时方可适用。也就是说,实行举证责任倒置,原告首先要证明被告生产的产品与自己依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品,同时还要说明依据自己的专利所直接获得的产品是一项新产品。在原告完成初步举证之后,才能适用举证责任倒置,由被告举证证明其生产同样产品的方法与涉案专利方法不同。原告须对“新产品”作出充分说明,使法官相信依照专利方法直接获得的产品在国内市场上未曾出现过。此时举证责任才转移给被告,若被告能够证明原告产品并非新产品,则被告产品制造方法的举证责任仍由原告负担;若被告不能提供相反证据时,则推定事实成立,被告对其产品的制造方法承担举证责任。

但在本案中,原告根本没有对“新产品”进行说明或进行初步举证证明,且通过涉案专利说明书关于背景技术的描述,已经可以确认涉案方法发明专利并非新产品发明专利。因此,本案不适用举证责任倒置。原告应对其主张进行举证,证明被告侵犯其专利权。

其次,涉案方法发明专利为非新产品方法发明专利,应当遵循“谁主张、谁举证”的一般原则,而原告根本未提供任何证据证明被告利用了涉案方法专利制造了被控侵权产品。因此,原告应承担举证不能的不利后果。

其一,原告证明被告侵犯其专利权的唯一证据是:被告生产的竹胶模板实物。由于实现同一结果的途径并非只有一条,制造同样产品的方法并非只有一种。所以,该证据也只能证明被告与原告生产了同样的产品,并不能证明被告使用了原告的专利方法。原告仅凭被告生产并销售的产品与涉案方法发明专利直接获得的产品相同来主张被告侵权,显然是凭空臆断,没有任何事实依据。

其二,原告未向法院申请证据保全,根本没有提供被告涉案侵权的初步证据,因此,其申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中关于申请法院调查取证的条件。

由于方法专利是对加工方法、制造工艺、测试方法或产品使用方法等作出的发明,因此方法的使用总是在产品的制造过程中进行的,要求权利人进入生产现场进行调查,取得被控侵权人实施专利方法的证据几乎是不可能的。因此,专利权人往往采取申请法院证据保全的策略,由法院去被控侵权者的生产现场进行保全取证,来弥补非新产品方法专利权人举证能力的不足。

本案中,原告既未向法院申请证据保全,也未提供被告侵权的初步证据。因此,申请法院调查取证的前提不存在。初步证据主要有:证人证言、被告的公开陈述、被告利用原告专利方法的可能性等。只有在法院认为原告的初步证据足以产生对被告行为的合理怀疑时,才可能准许原告的调查取证申请。而原告根本未提供被告涉嫌侵权的初步证据。因此,笔者认为不能仅凭原告的主观猜测而申请法院采取调查措施,这是对司法资源的严重浪费。事实上,由于原告没有提供被告侵权的初步证据,法院也未准许原告调取证据的申请。

据此,原告根本没有举证证明被告侵犯其方法发明专利权,应承担举证不能的不利后果。

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