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商标驳回复审行政和诉讼程序中新的证据的探讨
添加时间:2012-3-6 18:07:15     浏览次数:1115

作者:刘贵增
2003年1月13日,王惠兰提出第3432984号图形商标(下称申请商标,见附图一)注册申请,指定使用商品为第18类马具、(动物)皮、旅行包(箱)、书包、公文包、裘皮、伞、手杖、钱包、手提包。2004年7月1日,国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)作出《商标部分驳回通知书》,以申请商标与日本烟草产业株式会社在类似商品上已注册的第697731号图形商标(下成引证商标一,见附图二)近似,也与洛阳华光合成革有限公司在类似商品上已注册的第1122846号金驼及图商标(下称引证商标二,见附图三)近似为由驳回申请商标在(动物)皮、旅行包(箱)、书包、公文包、裘皮、伞、手杖、钱包、手提包商品上的注册,初步审定申请商标在马具商品上的注册并予以公告。王惠兰不服,向商标评审委员会(简称商评委)提出复审申请。商评委于2007年8月22日作出商评字[2007]第5819号《关于第3432984号图形商标驳回复审决定书》(简称第5819号决定),对王惠兰在第18类书包等部分商品上提出的第3432984号图形商标的注册复审申请予以驳回。王惠兰不服,向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

商标驳回复审行政和诉讼程序中新的证据的探讨 - 商标驳回复审 - 中国商标驳回复审网

北京市第一中级人民法院认为:申请商标与引证商标一皆为图形商标,且都为骆驼图形,两者在站立方向以及姿态等方面基本相同,虽然两者有双峰驼与单峰驼的区别,但该区别特征属细微差别,相关公众施以一般注意力不易区分,两者使用在相同类别上容易使相关公众对商品的来源产生混淆。尽管引证商标一在商评委第5819号决定作出后被撤销,但依据商标法第四十六条的规定,自引证商标一撤销之日起一年内,与其构成相同或者近似的商标注册申请,商标局仍然应不予核准注册,因此申请商标仍然不能获得核准注册。引证商标二系组合商标,由文字“金驼”和一头站立的头部向右的骆驼图形组成。申请商标为图形商标,由一头站立的头部向左的骆驼图形组成,且站立的形态与引证商标二中的骆驼图形有所区别。引证商标二虽然含有“金驼”文字,但是其图形给相关公众的印象更为突出,相关公众易将引证商标二呼叫为“骆驼”牌,在此情况下,引证商标二和申请商标属于类似商品上的近似商标。综上,北京市第一中级人民法院判决维持商标评审委员会第5819号决定。

王惠兰不服,向北京高院提起上诉,请求撤销原审判决,改判对申请商标指定使用在(动物)皮、旅行包(箱)、书包、公文包、裘皮、伞、手杖、钱包、手提包商品上的注册予以核准。其主要理由是:1、申请商标与引证商标一虽然都是骆驼图形,但分别是自然界真实存在的两个不同品种的骆驼,其图形在表现手法、动作神态上有明显区别,不属于近似商标,原审判决认定构成近似是错误的。2、引证商标一已经于2007年11月13日被商标局以连续三年停止使用为由撤销,该事实虽然发生在商评委第5819号决定作出之后,但能够证明引证商标一已经无效、申请商标已无在先权利,原审判决依据商标法第四十六条的规定维持第5819号决定属于认定事实不清,适用法律错误。3、引证商标二也因未续展而于2007年10月27日被注销,同样导致申请商标应予全部核准注册。商评委服从原审判决。

北京高院经审理进一步查明,引证商标一的申请日为1993年4月14日,核准注册日为2004年7月14日,有效期至2014年7月13日,商标专用权人为日本烟草产业株式会社,核定使用商品为第18类旅行包、行李箱、公文包、手提包、小皮夹、卡皮盒(皮夹子)、钥匙袋、雨伞、手杖。王慧兰在原审诉讼中提交了商标局于2007年11月19日作出的“撤200601657”《关于第697731号‘图形’注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》,该撤销决定系王继兴依据商标法第四十四条第(四)项的规定,以连续三年停止使用为由,申请撤销引证商标一而作出的。商标局在该撤销决定中认定日本烟草产业株式会社在规定期限内向商标局提交了使用引证商标一的证据材料。经审查认为,日本烟草产业株式会社提供的商标使用证据无效。王继兴申请撤销第697731号(18类)“图形”注册商标的理由成立。根据商标法第四十四条第(四)项及商标法实施条例第三十九条的规定撤销引证商标一,并予公告。后商标局于2008年3月27日发布总第1113期商标公告,在该公告第1334页“注册商标撤销公告”中载明“第697731号图形商标由于连续三年停止使用在2007年11月13日被撤销,撤销文号为撤200601657。引证商标二的申请日为1996年10月28日,核准注册日为1997年10月28日,有效期至2007年10月27日,商标专用权人为洛阳华光合成革有限公司,核定使用的商品为第18类合成革、皮革、仿皮、仿皮革。二审诉讼中,王惠兰提交了引证商标二因期满未续展而被注销的商标注册信息。商评委对引证商标二因期满未续展而被注销的事实予以确认。原审庭审中,王慧兰对于申请商标与两个引证商标核定使用的商品属同一种或类似商品并无异议。

北京高院认为,我国商标法第二十八条规定,申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。第四十六条规定,注册商标被撤销的或者期满不再续展的,自撤销或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。申请商标指定使用的商品与两个引证商标核定使用的商品属于同一种或者类似商品,王惠兰对此亦无异议,本院主要对申请商标与两个引证商标是否属于近似商标以及申请商标能否予以核准进行审查。申请商标图形为一双峰骆驼图形,引证商标一的图形为单峰骆驼图形,引证商标二中的图形为双峰骆驼图形。虽然三者站立方向、形态有一定的区别,但由于都是骆驼,相关公众施以一般注意力时并不容易区分,使用在同一种或者类似商品上容易造成相关公众的混淆、误认,因此申请商标与两个引证商标构成同一种或者类似商品上的近似商标。

引证商标一和引证商标二是在商评委第5819号决定作出后分别因连续三年停止使用被撤销、因期满未续展被注销的,因此两个引证商标专用权的终止是在商评委作出第5819号决定之后,不足以否定第5819号决定的合法性。

北京高院作出判决,王惠兰所提上诉请求及其理由均缺乏依据,本院不予支持。商评委第5819号决定和原审判决认定事实清楚、适用法律正确、程序合法,驳回上诉,维持原判。

就本案,笔者撰写本文旨在提出不同的观点,认为法院在诉讼程序中应当接受并采信引证商标一因被撤销而产生新的证据,并且得出该商标不再构成申请商标的障碍的结论。笔者就《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》(简称规定),商评委目前审理案件实际情况及中止审理的必要性,保护申请人之商标申请权益的角度,就因连续三年停止使用而撤销引证商标在驳回复审案件行政和诉讼程序中作为新的证据问题提出相关的思考和建议,以供参考。

一 、商标驳回复审案件在行政诉讼程序中,如果法院采信新的证据将导致不同的判决结果,商标申请人将获得申请商标的初步审定

2002年6月4日最高人民法院审判委员会第1224次会议通过《规定》,并于2002年10月1日起施行。 根据《规定》,在第二审程序中,对当事人依法提供的新的证据,法庭应当进行质证;当事人对第一审认定的证据仍有争议的,法庭也应当进行质证;按照审判监督程序审理的案件,对当事人依法提供的新的证据,法庭应当进行质证;因原判决、裁定认定事实的证据不足而提起再审所涉及的主要证据,法庭也应当进行质证。根据《规定》的第五十二条的定义,“新的证据”是指以下证据:(一)在一审程序中应当准予延期提供而未获准许的证据;(二)当事人在一审程序中依法申请调取而未获准许或者未取得,人民法院在第二审程序中调取的证据;(三)原告或者第三人提供的在举证期限届满后发现的证据。

在商标的驳回复审案件中,商标局是依据《商标法》第二十八条的规定,即申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。根据《商标法》第三十二条的规定,商标注册申请人如果对商标局的驳回决定不服,可以自收到驳回通知之日起十五日内向商评委申请复审,由商评委作出商标驳回复审决定。如果商标申请人对驳回复审决定不服,可以自收到决定之日起三十日内向北京市第一中级人民法院起诉,启动行政诉讼程序。在实践中,商标申请人在商标申请过程中,如果商标申请遭到商标局以相对理由驳回并提起复审时,鉴于申请商标与引证商标的相似程度较高,复审成功的可能性较小,通常采取这样的应对措施和手段,即,一方面向商评委提出驳回复审,同时通过其他行政程序或者方式试图搬掉驳回引证障碍,如对引证商标依据《商标法》第四十四条(四)和《商标法实施条例》第三十九条向商标局提出商标连续三年停止使用之撤销。在商标连续三年停止使用撤销程序中,商标局应当通知商标注册人,限其自收到商标局送达的《提供注册商标使用证据通知》之日起两个月内提交在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满不提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。 如果撤销获得成功而且申请商标处在行政诉讼阶段,申请人将撤销决定书作为新的证据提交给法院,并请求法院依据新的事实撤销商评委的驳回复审决定,发回重审。

上述商标驳回复审案件,商评委在2007年8月22日做出维持商标局的驳回决定之后,申请人向法院提起行政诉讼,在一审过程中,向法院提交了引证商标一被撤销的证据,即引证商标一因连续三年停止使用于2007年11月13日被商标局撤销。基于如下的考虑,笔者认为二审法院应当将引证商标一被撤销的决定作为新的证据予以采信。第一,根据《规定》,符合原告提供的在举证期限届满后发现的证据的司法解释的本来意思; 第二,由于撤销是向商标局提出的,而驳回复审是向商评委提出的,由于两者内部机制、职能和操作程序等原因导致无法在评审程序中同步或者在作出复审决定前得到商标局的撤销决定,所以只能通过诉讼程序向法院提交撤销决定;第三,驳回复审提交的日期是2004年7月16日, 引证商标一撤销请求提交日期是2006年8月17日,其应当提交使用证据期限是从2003年8月17日到2006年8月16日。那么,在商评委于2007年8月22日作出复审决定之前,就引证商标一的法律状态而言,事实上由于连续三年停止使用处于应当被撤销的法律状态,而申请人已经在商评委做出复审决定之前即已经向商标局提出撤销,只是等待商标局的审查,如果仍然构成申请商标的障碍,显然不公平;第四,由于申请商标与引证构成相似性程度高,撤销后者将直接影响申请商标驳回复审的裁定结果。

《商标法》第四十六条规定,注册商标被撤销的或者期满不再续展的,自撤销或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。因注册人不遵守注册商标使用的规定而被撤销的商标,其商标专用权已经消灭。但是,自商标被撤销之日起一年之内,对于与该商标相同或者近似的商标注册申请,商标局不予以核准注册,但是并不禁止商标局受理类似商标的注册申请。该规定的立法原意是注册商标被撤销之后,原注册人生产的使用该注册商标的商品并不能立即退出市场,所以此时如果核准其他企业注册与该商标相同或者近似的商标,就有可能在市场出现不同的企业生产的标有相同或者近似的商标的商品,从而造成消费者的混淆误认。但是,由于连续三年停止使用的注册商标,不存在可能导致市场混淆的可能性。所以,在审查实践上,该条款不适用因连续三年停止使用而遭撤销的商标而在一年之内申请的相同或者类似的商标,也就是说,商标局仍然在一年之内核准相同或者近似的商标注册。在本案中,引证商标一遭到撤销之后,不影响申请商标的注册问题,从这个方面讲,二审法院适用《商标法》第四十六条的规定显然欠妥。

因此,二审法院依据《规定》应当将引证商标一被撤销的事实作为新的证据,通过质证并予以采信。就被诉决定针对引证商标一构成申请商标的障碍,不应当予以支持。

二 、在行政复审程序中,如果商评委能够中止对驳回复审作出决定,尤其是在申请人提出明确请求之下,等待引证商标被撤销后,申请人将顺利获得复审商标的初步审定,也避免了提起行政诉讼

从近期商标评审委员会与中华商标协会商标代理分会举行的一次座谈会上了解到,截止到2008年底尚有7000余件因涉及引证商标待确权而待审的驳回复审案件,其中4000多件引证商标待确权案件是处在商标局的有关程序中,2000多件处在评审程序中。由于2008年商评委增招了100人,经过培训上岗,增强了审查员审查进度,目前商标驳回复审案件已经审查到2009年初提交的案件。 商评委已经确立了工作目标,即到2010年底前审完所有2008年以前的评审案件,从2011年开始将审查期限控制在2年之内。

在实践中,对于因相对理由驳回商标申请的驳回复审案件,申请人通常采取相应的行政程序或者其他方式消除或者搬掉驳回引证商标,如通过对驳回引证商标提出因连续三年停止使用撤销、异议、转让、删减申请商标类似商品、撤回驳回引证商标申请、注销驳回引证商标以及在先商标申请人或者注册人提供同意书或者共存协议等等手段和方式。但是,由于商标局的撤销审查程序需要的时间和商评委的评审程序需要的时间不能够同步,导致其撤销决定往往晚于复审决定,尤其是目前商评委集中加快处理积压案件的情况之下。

在商评委加快处理积压案件的工作目标之下,就商标驳回复审案件中涉及未确权引证商标的情况以及是否就中止审查审理驳回复审申请,商评委目前掌握的的做法是以不中止为原则,以中止为特例。其中特例情况包括:1)对引证商标已经向商标局提出连续三年停止使用撤销,或者对引证商标已经向商标局提出异议,并且撤销案件或者异议案件已经在商标局分到具体的审查员待审的;2)就引证商标通过转让而消除权利冲突的转让申请已经进入商标局转让程序的;3)对引证商标提出争议、异议复审等评审程序的案件已经由商评委作出决定,并且处在诉讼期限内的;4)对引证商标提出撤销等程序由商评委作出决定,而已经进入诉讼程序的;5)对于引证商标明显是违反诚实信用原则、通过抄袭申请人商标而提出申请的,如果申请人已经对其提出异议,应当在提出驳回复审的同时向商评委提供相关的异议材料,不仅仅是异议受理通知书。商评委将根据异议的材料做出初步判断是否中止审理驳回复审申请;6)其他有正当理由并正式提出“中止审理申请”的。

根据2005年9月26日公布实施的《商标评审规则》(简称规则),在商标评审期间,当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。当事人需要在提出评审申请或者答辩后补充有关证据材料的,应当在申请书或者答辩书中声明,并自提交申请书或者答辩书之日起三个月内一次性提交与申请书或者答辩书相同份数的证据材料;未在申请书或者答辩书中声明或者期满未提交的,视为放弃补充有关证据材料。但是,期满后基于新的事实形成的证据或者确有其他正当理由的除外。商评委审理不服商标局驳回商标注册申请的复审案件,应当这对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。商评委在作出复审决定前应当听取申请人的意见。笔者认为,根据《规则》的上述规定和宗旨,如果本案商标申请人在驳回复审中明确提出就引证商标一在撤销的情况并且请求商评委中止审查和审理驳回复审,直到引证商标一的撤销结果出来后,那么,商评委应当听取申请人的请求并中止驳回复审的审理程序。事实上,商评委如果中止,有利于其查明事实,作出合理而公正的复审决定;便于提高行政确权程序的效率,利于商评委和商标局审查和信息沟通;避免了申请人不得不选择昂贵的而且不确定的诉讼程序,尤其是涉外的商标申请人,还要办理手续复杂的公证认证手续;减少法院的受理驳回复审行政诉讼案件,因为此类案件事实、适用法律和程序问题相对简单,如果商评委解决了,没有必要通过诉讼程序,占据国家司法资源;便于申请人的商标尽快获得核准并进行初步审定公告,缩短确权时间,特别是近年来年申请量都在60到70万件导致大量的积压,使得商标申请审查需要3年左后的时间;减少申请人取得商标注册而花费大量的金钱,等等。

综上,《规定》就新的证据的规定,在商标驳回复审行政程序和行政诉讼程序中应当给予正确地理解和加以适用,尤其是考虑到申请人在驳回复审理由中明确提出来中止审理请求并积极采取措施对引证商标向商标局提出连续三年停止使用的撤销。这对于确保申请人避免昂贵的诉讼程序并尽快得到申请商标注册,减少法院此类行政诉讼案件数量以及保障当事人商标权益具有现实意义。

作者单位:中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

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