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雷迪(中国)有限公司与华趣多投资有限公司、上海雷迪机械仪器有限公司、吴基胜商标权权属纠纷案
添加时间:2013-3-14 7:14:48     浏览次数:1674

上海市高级人民法院

民事判决书

(2011)沪高民三(知)终字第8号

上诉人(原审被告)华趣多投资有限公司(WatchDogInvestmentsLimited),住所地英属维尔京群岛中区路镇邮箱957号(P.O.Box957,OffshoreIncorporationsCentre,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands)。

法定代表人王保恩,董事。

委托代理人陆振标,上海文勋律师事务所律师。

上诉人(原审被告)上海雷迪机械仪器有限公司,住所地中华人民共和国上海市静安区新闸路1250号1楼。

法定代表人张骥,总经理。

委托代理人张福峰,男,汉族,1963年9月23日出生,住中华人民共和国河北省保定市南市区莲池南大街576号17栋1单元605号,该公司职员。

上诉人(原审被告)吴基胜(Wu,CheeShengJackson),男,1964年1月7日出生,中华人民共和国香港特别行政区居民,现住中华人民共和国上海市剑河路688弄115号。

委托代理人黄伟,上海市四方律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)雷迪(中国)有限公司,住所地中华人民共和国香港特别行政区湾仔轩尼诗道302-308号集成中心7楼708室。

法定代表人JohnCarlPimlott。

委托代理人吴冬,上海市汇业律师事务所律师。

委托代理人林振华,上海恒峰律师事务所律师。

上诉人华趣多投资有限公司、上诉人上海雷迪机械仪器有限公司、上诉人吴基胜因商标权权属纠纷一案,不服上海市第二中级人民法院(2007)沪二中民五(知)初字第25号民事判决,向本院提起上诉。本院于2011年1月26日受理后,依法组成合议庭,于同年3月15日公开开庭审理了本案。上诉人华趣多投资有限公司(以下简称华趣多公司)的委托代理人陆振标、上诉人上海雷迪机械仪器有限公司(以下简称上海雷迪公司)的委托代理人张福峰、上诉人吴基胜的委托代理人黄伟,被上诉人雷迪(中国)有限公司(以下简称雷迪公司)的委托代理人吴冬、林振华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原审法院经审理查明:2001年9月21日,中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局(以下简称国家商标局)授予原告“雷迪”注册商标专用权,注册证号为1638223,核定使用商品为第9类,包括塑料管线定位仪、井盖探测仪、电缆故障定位仪等等,专用期限为2001年9月21日至2011年9月21日。2002年11月,吴基胜作为原告公司的执行董事,同意将“雷迪”商标无偿转让给华趣多公司。2003年10月14日,国家商标局对“雷迪”注册商标专用权的变更进行公告。后华趣多公司授权上海雷迪公司使用“雷迪”商标。

2007年1月12日,上海市第一中级人民法院受理了雷迪(中国)有限公司诉吴基胜董事、监事、经理损害公司利益纠纷一案。该案中,原告雷迪(中国)有限公司诉称,被告吴基胜作为其公司的执行董事,擅自将“雷迪”商标的专用权无偿转让给华趣多公司,属恶意处分公司财产的行为,违反了公司董事的信托义务,对公司造成巨大经济损失,为此,请求判令:一、被告擅自处分“雷迪”注册商标专用权的行为无效;二、被告向原告公开赔礼道歉;三、被告赔偿原告经济损失人民币300万元;四、被告赔偿原告因调查侵权事实而支付的费用人民币303,643元。上海市第一中级人民法院经审理认为,“雷迪”注册商标的专用权系原告所有,属原告公司的合法资产。被告作为原告公司的执行董事,在未提交公司董事会决议并通过的情况下,擅自无偿将“雷迪”商标专用权转让给他人,该处置原告无形资产的行为明显损害了原告的合法权益,违反了公司董事对公司所负有的忠实及勤勉的法定义务,构成对原告合法权益的侵犯。但原告未能提供其自身因“雷迪”商标专用权转让所遭受损失或被告通过系争商标专用权转让获得过个人利益的事实依据,故原告要求被告赔偿损失人民币300万元的诉讼请求,缺乏事实依据。原告要求被告公开赔礼道歉,因案件纠纷不涉及人身权的侵害,故对其诉讼请求不予支持。原告要求被告赔偿因调查侵权事实所支付的费用,系由公证费、翻译费及交通费组成,因该诉讼请求缺乏相应的事实及法律依据,故也不予支持。该案中,上海市第一中级人民法院同时明确,原告主张被告代表原告对外转让系争商标专用权的行为无效,因该项诉请所涉及的法律关系与公司董事损害公司利益纠纷不属同一法律关系,故该院对此不予处理。据此,上海市第一中级人民法院于2008年3月21日对该案做出判决:驳回原告雷迪(中国)有限公司的诉讼请求。判决后,雷迪(中国)有限公司和吴基胜均不服而提起上诉。上海市高级人民法院经审理认为,原审判决认定事实清楚,法律适用正确,遂于2009年8月3日做出判决:驳回上诉,维持原判。

原审法院认为,本案的争议焦点是:第一,被告吴基胜向被告华趣多公司转让“雷迪”商标的行为是否有效;第二,原告要求各被告支付合理费用有无事实和法律依据。

关于第一个争议焦点,原审法院认为,吴基胜向华趣多公司转让“雷迪”商标的行为,已被上海市第一中级人民法院的生效判决确认为违反公司董事对公司所负有的忠实及勤勉的法定义务,侵犯了原告的合法权益,故该行为的实质系吴基胜擅自对外无偿转让公司资产,属无权处分行为。该无权处分行为所导致的吴基胜与原告之间的内部关系,已为上海市第一中级人民法院生效判决所确认;而能否对外发生法律效力,则要看作为交易第三方的华趣多公司是否善意并支付了合理的对价。本案中,华趣多公司和吴基胜均承认,为受让“雷迪”商标,华趣多公司委托吴基胜代为办理商标转让注册事宜。在向国家商标局递交的“转让注册商标申请书”上,也是吴基胜代华趣多公司在“受让人”处签名。也就是说,吴基胜在转让“雷迪”商标时,既“代表”转让方原告公司,也是受让方华趣多公司的代理人。由此,华趣多公司在受让“雷迪”商标时,应知道吴基胜没有得到原告公司的授权,无权代表原告做出转让商标的决定。在此情况下,华趣多公司仍以无需了解原告公司的内部管理为由,进而主张商标转让的效力,显然不能认为具有善意。另一方面,华趣多公司受让“雷迪”商标专用权系无偿取得,并未支付任何对价。虽然华趣多公司称,因上海雷迪公司使用“雷迪”字号在先,原告对商标予以抢注,故双方约定由原告在获得商标注册后,再无偿转让给上海雷迪公司指定的华趣多公司。但各被告并未就此提供书面证据,且上述意见也不能否认原告对“雷迪”注册商标享有合法权利。因此,“雷迪”商标被无偿转让并不合乎常理。结合前述对华趣多公司主观认知状态的分析,可确认华趣多公司在受让“雷迪”商标时,不符合善意第三人的条件,故吴基胜向华趣多公司转让“雷迪”商标的行为是无效民事行为,被告华趣多公司应向原告返还非法取得的第1638223号“雷迪”商标。

关于第二个争议焦点,原审法院认为,原告因注册商标被擅自转让而提起本案诉讼,为调查事实和参加诉讼,客观上确已支付相关费用,即因本案有实际损失,故对其主张的该项请求,可在合理的范围内予以支持。具体而言:第一,原告主张的支付给上海恒方知识产权咨询有限公司的律师费,并非支付给律师事务所,故该笔费用不能得到支持;第二,对原告主张的支付给上海市汇业律师事务所的律师费,原审法院根据本案纠纷的实际情况,确定属于合理开支范围的数额;第三,因香港律师意见书欲证明的被告吴基胜作为执行董事与原告公司之间的内部关系,已为上海市第一中级人民法院的生效民事判决书所证实,故原审法院不认可该笔费用为本案的合理费用;第四,对于原告主张的其他曾在上海市第一中级人民法院审理的案件中主张过的费用,因该判决明确表明不予处理涉及转让系争商标专用权的知识产权纠纷,故原审法院将对原告主张的费用中与本案有关的合理部分,根据案件的具体情况,酌情加以确定。

审理中,被告华趣多公司提出,原告提起本案诉讼,已超过诉讼时效期间。原审法院认为,本案是商标专用权权属纠纷,原告提起诉讼,是因为对注册商标的归属有争议,而请求法院予以确认。原告所行使的,类似于物权的确认请求权,而非基于商标专用权被侵犯而产生的债权请求权。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条的规定,“当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩”。显然,本案原告行使的请求权不在此列,对该请求权不能适用诉讼时效的规定,故被告华趣多公司的主张不能成立。

此外,关于原告主张的要求确认被告上海雷迪公司与被告华趣多公司的商标许可使用合同无效,以及判令被告华趣多公司和被告上海雷迪公司立即停止使用“雷迪”商标的诉讼请求,涉及的法律关系与本案的商标专用权权属纠纷并非同一法律关系,故原审法院对其不予处理。在本案确认“雷迪”商标专用权归属之后,如原告认为被告的行为侵犯其商标专用权,可另行提起诉讼。

综上,原审法院认为,被告吴基胜在未获原告许可的情况下,擅自以原告名义对外转让其“雷迪”注册商标,侵犯了原告的权益;被告华趣多公司明知吴基胜无权转让原告商标,仍无偿受让,主观上不具有善意。两被告恶意串通,损害了原告的合法权益,故该转让商标的行为系无效民事行为,“雷迪”商标专用权应归原告所有。原告因其商标被不法转让而提起本案诉讼,被告吴基胜和被告华趣多公司应赔偿原告因本案而支出的合理费用。据此,依据《中华人民共和国民法通则》第九十六条、第一百三十四条第一款第(七)项、《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项、第五十九条的规定,判决:一、被告吴基胜擅自将第1638223号“雷迪”注册商标转让给被告华趣多公司的行为无效;二、第1638223号“雷迪”注册商标专用权归原告雷迪公司所有,被告华趣多公司于判决生效之日起三十日内,将第1638223号“雷迪”注册商标返还原告雷迪公司;三、被告华趣多公司和被告吴基胜于判决生效之日起十日内,赔偿原告雷迪公司合理费用人民币30,000元;四、驳回原告雷迪公司的其他诉讼请求。本案一审案件受理费人民币7,302.41元,由原告雷迪公司负担人民币2,969.98元,被告华趣多公司和被告吴基胜负担人民币4,332.43元。

判决后,华趣多公司、上海雷迪公司、吴基胜均不服,向本院提起上诉。

上诉人华趣多公司请求撤销一审判决第一、二、三项;改判确认雷迪公司与华趣多公司订立的转让“雷迪”商标的合同有效,“雷迪”商标系华趣多公司合法持有;一、二审案件受理费由被上诉人雷迪公司负担。其主要上诉理由为:第一,原审法院认定事实错误。1、原审法院错误地将吴基胜代表被上诉人将“雷迪”商标转让给华趣多公司的职务行为认定为是吴基胜的个人行为。2、原审法院错误地认定华趣多公司在受让“雷迪”商标时“应知道吴基胜没有得到原告公司的授权,无权代表原告做出转让商标的决定”。法律并不禁止同一代理人可以作为商标转让双方的代理人办理手续,从吴基胜的双方代理行为也不能得出华趣多公司应当知道吴基胜没有得到公司授权的事实。相反,吴基胜是被上诉人的法定代表人,且被上诉人还将公司公章交予吴基胜使用,华趣多公司应相信吴基胜得到了公司授权,有权代表被上诉人实施转让商标的行为。3、原审法院错误地否定了上海雷迪公司对“雷迪”字号的在先权利和被上诉人抢注对上海雷迪公司侵权在先的事实。“雷迪”商标转让行为的实质系侵权人向受害人返还抢注的商标,而不是商标买卖行为,无需支付对价。华趣多公司是善意的受让人,不可能也没有必要采取“恶意串通”的手段受让商标。第二,原审法院适用法律错误。1、原审法院关于本案不适用诉讼时效的认定错误。本案应当适用诉讼时效的规定,而被上诉人提起诉讼时,已经超过了两年的诉讼时效期间。2、原审法院依据《中华人民共和国合同法》第五十二条第二款认定吴基胜擅自转让“雷迪”商标的行为无效,该法条与本案系争行为不能对应。3、原审法院在本案中认定的“合理费用”不能适用《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条的规定。

上诉人上海雷迪公司请求撤销一审判决,并依法改判驳回被上诉人雷迪公司的诉讼请求。其主要上诉理由为:第一,原审判决认定事实有误,错误地将商标转让行为界定为个人行为,致使判决在法律适用上出现偏差。“雷迪”商标的转让是发生在雷迪公司与华趣多公司之间的,该转让行为并不是吴基胜的个人行为。第二,原审法院错误地将转让行为认定为无效。“雷迪”商标的转让行为属于公司行为,该转让行为无法归属于我国民法通则和合同法上规定的任何一种无效行为。第三,关于本案转让商标的行为,华趣多公司以及上海雷迪公司在主观上都是善意的。上海雷迪公司使用“雷迪”商号在前,被上诉人雷迪公司注册“雷迪”商标的行为是一种抢注行为,侵犯了上海雷迪公司的合法权益。华趣多公司在受让商标时不存在恶意,相反是为了维护上海雷迪公司的合法权益。第四,原审法院适用法律错误。《中华人民共和国合同法》第五十二条第二项的规定是针对合同无效的,而本案判决并不涉及合同无效。

上诉人吴基胜请求撤销一审判决,依法改判驳回被上诉人雷迪公司的诉讼请求。其主要上诉理由为:第一,原审法院错误地将被上诉人转让商标的行为认定为吴基胜的个人行为。商标的转让行为是发生在被上诉人与华趣多公司之间的,吴基胜的职务行为不可能认定为吴基胜的个人行为。原审法院关于吴基胜个人转让商标行为无效的判决缺乏事实依据和法律依据。第二,原审法院关于吴基胜赔偿被上诉人合理费用的判决缺乏事实依据。本案中,转让商标的行为是被上诉人的行为,因此吴基胜不应当承担任何责任。原审法院将吴基胜列为被告并要求吴基胜承担赔偿责任,违反了“一事不再理”的原则。第三,原审法院认定吴基胜与华趣多公司有恶意串通的行为缺乏事实和法律依据。

针对上诉人华趣多公司、上诉人上海雷迪公司、上诉人吴基胜的上诉请求以及所依据的事实和理由,被上诉人雷迪(中国)有限公司一并答辩称:第一,吴基胜转让“雷迪”商标的行为系无权转让行为,吴基胜的行为也构成无效民事行为中的“双方代理”。本案中,吴基胜未得到公司其他董事的许可,擅自将“雷迪”商标转让给了与自己密切相关的其他公司,该行为并非职务行为。第二,商标权的取得不适用善意取得原则。第三,本案中,华趣多公司不构成善意第三人。华趣多公司无偿受让“雷迪”商标,不符合善意取得的适用条件。华趣多公司通过其实际控制人吴基胜实施双方代理受让“雷迪”商标,主观上不具备善意条件。第四,本案是商标专用权权属纠纷,被上诉人行使的是我国物权法中规定的确认物权请求权,不适用诉讼时效制度的规定。第五,确认合同无效不适用诉讼时效的规定。第六,原审法院判决上诉人华趣多公司、吴基胜承担的“合理费用”于法有据。上诉人华趣多公司、吴基胜的行为侵犯了被上诉人的商标所有权和专用权,依法应当承担赔偿损失的民事责任。据此,请求驳回各上诉人的上诉请求,维持一审判决。

二审中,上诉人华趣多公司、上诉人上海雷迪公司、上诉人吴基胜以及被上诉人雷迪公司均未向本院提交新的证据材料。

经审理查明,原审法院将第1638223号“雷迪”注册商标的专用期限误写为“2001年9月21日至2011年9月21日”,实际应为“2001年9月21日至2011年9月20日”,对原审法院的上述笔误,本院予以纠正。原审法院查明的其余事实属实,本院予以确认。

本院认为,被上诉人雷迪公司作为“雷迪”注册商标的所有权人,该商标的转让应当得到其同意并经其明确授权。

关于“雷迪”注册商标的转让是否有效的问题。本院认为,民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,违反诚实信用原则的交易行为不受法律保护。上诉人华趣多公司、上诉人上海雷迪公司均称,上海雷迪公司使用“雷迪”字号在先,雷迪公司系抢注“雷迪”商标,故双方约定由雷迪公司获得商标注册后,再无偿转让给上海雷迪公司指定的华趣多公司。但是,对于上述主张,华趣多公司以及上海雷迪公司均未能提供充分的证据加以证明,本院对该主张难以采信。虽然在向国家商标局递交的“转让注册商标申请书”上盖有被上诉人雷迪公司的公章,但是该盖章行为是作为被上诉人雷迪公司执行董事的上诉人吴基胜在未经公司董事会同意的情况下擅自作出的,且吴基胜擅自无偿将“雷迪”商标专用权转让给他人的行为,业已被上海市第一中级人民法院的生效判决确认为违反公司董事对公司所负有的忠实及勤勉的法定义务,侵害了雷迪公司的合法权益。上诉人华趣多公司受让“雷迪”注册商标专用权时未支付任何对价,系无偿取得;同时,华趣多公司系委托吴基胜代为办理“雷迪”注册商标转让注册事宜,吴基胜并在“转让注册商标申请书”上代华趣多公司在“受让人”处签名,因此事实上吴基胜在转让“雷迪”商标时,既“代表”转让方雷迪公司,同时又是受让方华趣多公司的代理人。根据上述事实可以认定,华趣多公司在受让“雷迪”注册商标时,应当知道吴基胜并未得到雷迪公司的授权,无权代表雷迪公司作出转让该商标的决定。《中华人民共和国合同法》第五十条规定,法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效。本案中,华趣多公司在受让“雷迪”注册商标时,应当知道作为被上诉人雷迪公司执行董事的吴基胜并未得到雷迪公司的授权,故吴基胜未经雷迪公司许可擅自将“雷迪”注册商标无偿转让给华趣多公司的代表行为无效。从而,吴基胜以雷迪公司名义与华趣多公司签订的“雷迪”注册商标无偿转让合同亦无效,上诉人华趣多公司应当向被上诉人雷迪公司返还“雷迪”注册商标专用权。原审法院适用《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项的规定认定涉案商标转让合同无效,属适用法律不当,应予纠正。但原审法院对该法条的适用,并不影响本案的实体处理结果。

关于上诉人华趣多公司以及上诉人吴基胜是否应当赔偿被上诉人雷迪公司合理费用的问题。本院认为,上诉人吴基胜在未获得雷迪公司授权的情况下,擅自以雷迪公司名义对外无偿转让“雷迪”注册商标,上诉人华趣多公司在应知吴基胜无权转让系争商标的情况下,仍无偿受让“雷迪”注册商标。被上诉人雷迪公司因其“雷迪”注册商标被不法转让而提起本案诉讼,并确实为调查事实和参加诉讼而支付了相关费用。因此,被上诉人雷迪公司因本案而遭受了实际损失,原审法院在合理范围内确定吴基胜和华趣多公司应赔偿雷迪公司因本案而支出的合理费用,并无不当。

关于本案是否适用诉讼时效的问题。本院认为,包括商标在内的知识产权是一种无形财产权,本案又是一起商标专用权权属纠纷,被上诉人雷迪公司行使的是确认涉案注册商标专用权权利归属的请求权。因此,上诉人华趣多公司主张对本案商标权权利归属的确认请求权适用诉讼时效制度,缺乏法律依据,本院不予支持。

综上所述,原审判决认定事实基本清楚,判决结果正确,应予维持。依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第九十六条、第一百三十四条第一款第(七)项,《中华人民共和国合同法》第五十条、第五十六条、第五十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第一百五十八条之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件受理费人民币550元,由上诉人华趣多投资有限公司负担人民币184元,上诉人上海雷迪机械仪器有限公司负担人民币183元,上诉人吴基胜负担人民币183元。

本判决为终审判决。

审 判 长 钱光文

审 判 员 王 静

代理审判员 马剑峰

二O一一年四月十八日

书 记 员 董尔慧

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