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上海多环油烟净化设备有限公司与广东万和新电气股份有限公司实用新型专利实施许可合同纠纷案(2)
添加时间:2013-3-13 5:20:58     浏览次数:1001

上海市第二中级人民法院

民事判决书

(2012)沪二中民五(知)初字第2号

原告上海多环油烟净化设备有限公司。

法定代表人何某某。

委托代理人田春雷,北京盈科(上海)律师事务所律师。

被告广东万和新电气股份有限公司。

法定代表人卢某某。

委托代理人黄某某。

委托代理人何伟琪,广东海顺律师事务所律师。

原告上海多环油烟净化设备有限公司(以下简称多环公司)诉被告广东万和新电气股份有限公司(以下简称万和新公司)实用新型专利实施许可合同纠纷一案,本院于2011年12月26日受理后,依法组成合议庭进行审理。被告万和新公司在答辩期内提出管辖异议,本院于2012年1月20日裁定驳回被告万和新公司的管辖异议。被告万和新公司不服该裁定提起上诉。2012年2月23日,上海市高级人民法院作出驳回上诉,维持原裁定的终审裁定。本院于2012年5月3日公开开庭进行了审理,原告委托代理人田春雷及被告委托代理人黄某某、何伟琪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告多环公司诉称:2010年11月10日,何某某(甲方)与被告万和新公司(乙方)签订《专利普通实施许可协议》,将何某某享有的“侧吸式单电机双风轮吸排油烟净化机”等五项实用新型专利权以普通实施方式许可给被告万和新公司实施,约定2010年的专利许可费为人民币(以下币种均为人民币)39万元,被告已依约支付完毕。另约定2011年的专利许可费合计为100万元,支付方式为每个季度支付25万元。2010年12月,何某某将其在《专利普通实施许可协议》中甲方的权利义务概括转让给原告多环公司享有。嗣后,经原告多次催讨,被告仍未支付2011年第三季度的专利实施许可费。请求判令被告万和新公司:一、向原告多环公司支付五项实用新型专利在2011年第三度的实施许可费合计25万元;二、向原告多环公司支付迟延履行违约金15万元。

被告万和新公司辩称:根据《专利普通实施许可协议》约定,甲方授权被告实施五项实用新型专利的期限为该五项专利的剩余有效期,甲方应当确保该五项专利在剩余的保护期内维持专利权有效。2010年12月10日,被告发现《专利普通实施许可协议》附件所列的第一项核心专利即第ZL200420XXXX83.8号实用新型专利权,由于未缴纳专利年费已于2009年9月22日被终止。被告认为何某某在签订《专利普通实施许可协议》时明知第ZL200420XXXX83.8号实用新型专利终止的事实,但故意对被告隐瞒这一事实。2010年11月30日,原告在办理五项专利权转让手续时也应当知道第ZL200420XXXX83.8号实用新型专利权已经终止,但其仍没有及时通知被告。因此,原告构成对被告的欺诈。因此《专利普通实施许可协议》无效,被告不应向原告支付专利实施许可费。请求法院依法判决。

经审理查明:

2010年11月10日,何某某(甲方)与被告万和新公司(乙方)签订《专利普通实施许可协议》一份,约定的内容包括:1.甲方将其享有的“侧吸式单电机双风轮吸排油烟净化机”等五项专利权(详见附件一)以普通实施许可方式许可乙方实施,授权使用期限为所涉专利的专利权剩余有效期……。5.专利许可使用费的计算与支付:乙方向甲方一次性支付第一年五项专利许可费合计39万元;第二年即2011年五项专利许可费合计100万元,分4个季度支付,每季度末以前支付25万元,以转帐方式汇入专利权人指定帐号……。6.双方承诺严格履行协议,甲方如有违反,同意支付乙方违约金为当年专利许可费的15%;乙方如有违反,同意支付甲方违约金为当年专利许可费的15%……。9.甲方仅可以将本协议附件所述五项专利权转让给原告万和新公司,原告万和新公司受让后即为本协议的甲方,承担甲方在本协议中的权利义务。何某某系原告多环公司的法定代表人。

《专利普通实施许可协议》附件一《许可专利明细》记载的五项实用新型专利的发明名称、专利号、申请日和授权日分别为:1.一种鼓风式双风道油烟净化机,200420XXXX83.8,2004年9月23日,2005年10月12日。2.一种侧吸式双风道油烟净化机,20052XXXX567.9,2005年11月16日,2006年10月18日。3.侧吸式单电机双风轮吸排油烟净化机,20062XXXX722.7,2006年1月5日,2007年4月4日。4.一种用于酒店餐饮业及家庭厨房的卫生、防火型油烟净化机,200620XXXX35.1,2006年10月16日,2007年11月7日。5.一种网罩式双层结构的抽油烟机油烟分离器,200820XXXX07.2,2008年12月18日,2010年3月10日。

2010年11月12日,被告万和新公司通过原告多环公司的帐户向何某某支付2010年度五项专利许可费39万元。

2010年12月,经国家知识产权局核准,《专利普通实施许可协议》附件一《许可专利明细》记载的五项实用新型专利中除第200420XXXX83.8号专利外的另四项实用新型专利的专利权人由何某某变更为原告多环公司。

2011年5月10日和同年5月19日,原告多环公司先后两次以书面形式向被告万和新公司催讨所涉五项实用新型专利在2011年第一季度的许可费25万元,并向被告万和新公司提供了原告多环公司的银行帐号。

2011年9月16日,国家知识产权局出具的第733546号《专利登记簿副本》记载:名称为“一种鼓风式双风道油烟净化机”,专利号为ZL200420XXXX83.8实用新型专利,申请日为2004年9月23日,授权日为2005年10月12日,专利权人为何某某。法律状态:截止至办理本专利登记簿副本之日,该专利权已终止。年费缴纳至2009年9月22日。专利权终止的原因:未按照期限缴纳或缴足年费和滞纳金。专利权终止日期:2009年9月23日。

被告万和新公司的工商登记信息记载:该公司设立于2003年12月29日,所属行业为家用电力器具制造,注册资本人民币20,000万元。经营范围包括生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器及上述产品的安装、维修和配件销售;经营货物进出口、技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

2011年12月12日,本院对所审理的原告上海多环油烟净化设备有限公司诉被告广东万和新电气股份有限公司、第三人何某某实用新型专利实施许可合同纠纷一案作出(2011)沪二中民五(知)初字第81号民事判决:一、被告万和新公司向原告多环公司支付第20052XXXX567.9号、第20062XXXX722.7号、第200620XXXX35.1号和第200820XXXX07.2号等四项实用新型专利权在2011年第一季度和第二季度的普通实施许可使用费合计人民币40万元;二、对原告多环公司的其余诉讼请求不予支持。被告万和新公司不服该判决,提起上诉。2012年2月8日,上海市高级人民法院作出(2012)沪高民三(知)终字第11号终审判决:驳回上诉,维持原判。在该案中,法院查明的事实有:2011年9月28日,广东省广州市广州公证处出具的(2011)粤穗广证内经字第114068号《公证书》记载:2011年9月22日,被告万和新公司的委托代理人宋亚楠在公证人员的监督下,在该公证处操作电脑上网,进行证据保全。在国家知识产权局网站上打印网页获知:国家知识产权局于2010年12月1日公告第200420XXXX83.8号专利因未缴年费,专利权于2009年9月23日终止。

以上事实,由原告多环公司提交的《专利普通实施许可协议》、国家知识产权局《手续合格通知书》、《专利许可催款通知书》、被告万和新公司的工商登记信息、被告万和新公司提交的第ZL200420XXXX83.8号专利的《专利登记簿副本》、(2011)沪二中民五(知)初字第81号民事判决书、(2012)沪高民三(知)终字第11号民事判决书、当事人陈述和本院审理笔录等佐证,本院予以确认。

本院认为:

一、关于原告多环公司的第一项诉讼请求,即原告多环公司要求被告万和新公司支付五项涉案专利在2011年第三季度的许可使用费合计25万元的请求。首先,我国《合同法》第七十九条规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人。本案中,何某某已将《专利普通实施许可协议》中甲方的权利义务概括转让给原告多环公司,因此,原告多环公司依法可以向被告万和新公司主张相关的权利。其次,我国《合同法》第六十条第一款规定,当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案中,《专利普通实施许可协议》约定,何某某许可被告万和新公司实施五项实用新型专利权,被告万和新公司依约应在2011年度每个季度支付许可使用费25万元。但是,《专利普通实施许可协议》在实际履行过程中,鉴于其中的第200420XXXX83.8号专利权已被终止,被告万和新公司未能依约实施该项专利权,原告多环公司也未能实际从何某某处受让第200420XXXX83.8号专利权。因此,原告多环公司向被告万和新公司主张第200420XXXX83.8号专利权的许可使用费于法无据,本院不予支持。但是,原告多环公司向被告万和新公司主张其余四项专利在2011年第三季度的许可使用费于法有据,本院予以支持。被告万和新公司关于第200420XXXX83.8号专利系涉案五项专利中的核心专利的主张,依据不足,本院不予采信。被告万和新公司关于因第200420XXXX83.8号专利权被终止,因此其可以不支付其余四项专利许可使用费的抗辩主张于法无据,本院不予支持。再次,关于被告万和新公司应当向原告多环公司支付的专利许可使用费金额的计算问题。虽然《专利普通实施许可协议》对涉案五项专利中每项专利的具体许可使用费并无明确约定,但鉴于该五项专利均系同一技术领域的实用新型专利,在各方当事人均未能充分举证证明涉案五项专利具有明显不同价值的情况下,本院综合本案实际情况,酌情平均计算该五项专利在2011年的使用费,即每项专利在2011年的许可使用费各为20万元。据此,被告万和新公司应向原告多环公司支付涉案四项有效专利在2011年第三季度的许可使用费合计20万元。

二、关于原告多环公司的第二项诉讼请求,即原告多环公司关于要求被告万和新公司支付违约金15万元的请求。首先,《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条规定,专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务,包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求,但当事人另有约定的除外。本案中,鉴于《专利普通实施许可协议》签订时及合同签订后,作为合同甲方的何某某或原告多环公司未能维持第200420XXXX83.8号专利权有效,导致被告万和新公司事实上未能依约取得第200420XXXX83.8号专利的实施权。对此,作为《专利普通实施许可协议》甲方的何某某或者原告多环公司负有相应的过错责任。因此,被告万和新公司关于原告多环公司违约在先的抗辩意见理由成立,本院予以采纳。其次,我国《合同法》第一百二十条规定,当事人双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。本案中,鉴于作为合同甲方的原告多环公司违约在先,在双方对《专利普通实施许可协议》实际履行情况发生争议的情况下,且当事人对于其中四项有效专利的具体许可使用费金额在合同中并未明确约定,争议发生后也未能协商一致,导致被告万和新公司未能及时支付其余四项专利许可使用费。因此,本院对原告多环公司要求被告万和新公司支付迟延履行违约金15万元的诉讼请求不予支持。

综上,依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十九条、第一百零九条、第一百二十条和《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条之规定,判决如下:

一、被告广东万和新电气股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告上海多环油烟净化设备有限公司支付第20052XXXX567.9号、第20062XXXX722.7号、第200620XXXX35.1号和第200820XXXX07.2号等四项实用新型专利权在2011年第三季度的普通实施许可使用费合计人民币20万元;

二、对原告上海多环油烟净化设备有限公司的其余诉讼请求不予支持。

如果被告广东万和新电气股份有限公司未按判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币7,300元,由原告上海多环油烟净化设备有限公司负担人民币3,650元,被告广东万和新电气股份有限公司负担人民币3,650元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市高级人民法院。

审 判 长  李国泉

审 判 员  寿仲良

人民陪审员  马慧林

二○一二年五月二十二日

书 记 员  刘群燕

 

附:相关的法律条文

一、《中华人民共和国合同法》

第六十条 当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

第七十九条 债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外:

(一)根据合同性质不得转让;

(二)按照当事人约定不得转让;

(三)依照法律规定不得转让。

第一百零九条 当事人一方未支付价款或者报酬的,对方可以要求其支付价款或者报酬。

第一百二十条 当事人双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。

二、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第二十六条 专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务,包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求,但当事人另有约定的除外。

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