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拜尔斯道夫股份有限公司以其注册商标证明系争外观设计专利已被在先公开等理由诉中华人民共和国知识产权局专利复审委员会不服专利无效宣告审查决定案
添加时间:2012-12-24 15:12:08     浏览次数:1211

要点提示:

注册商标在一定条件下可以直接成为外观设计专利权的对比文件。

案件索引:

一审:北京市第一中级人民法院[2004]一中行初字第124号(2004年9月9日)

二审:北京市高级人民法院[2005]高行终字第199号(2005年9月20日)

案情:

原告拜尔斯道夫股份有限公司,住xxx。

被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。

第三人许桂萍,住xxx。

2000年3月22日,许桂萍向中华人民共和国国家知识产权局申请名称为“瓶贴(1)”的外观设计专利,申请号为00320662.9,该申请于2000年11月29日获得授权公告。

针对该专利,原告于2001年10月9日向被告提出无效宣告请求,其理由是:在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在出版物上公开发表过,并在国内公开使用过,同时,与原告在先取得的注册商标相近似并与原告在先取得的合法商标权相冲突,因此,本专利不符合《专利法》第二十三条的规定,应予以宣告无效。其同时提交了6份证据,即附件1:原告的相关公司在中国印制并派发的小册子原件一本;附件2:原告的相关公司的产品“瓶贴”实物一件;附件3:原告的1056540号商标注册证复印件;附件4:原告的1056540号注册商标的公告复印件;附件5:原告的相关公司在中国销售的产品样品;附件6:广州市工商行政管理局从化分局[穗工商从分商处字[2001]第001号]行政处罚决定书。

被告经形式审查合格后,受理了上述无效宣告请求,并将无效宣告请求书及相关证据材料副本转送给第三人。针对上述无效宣告请求,第三人始终没有进行意见陈述。被告于2002年7月9日向双方当事人发出口头审理通知书,定于2002年8月14日对本案进行口头审理。口头审理如期举行,仅原告有代理人到庭出席,对上述证据涉及的事实及无效理由进行了意见陈述。原告认为,第三人始终没有意见陈述,又不参加口头审理,应视为对原告提交证据的默认。

2002年9月2日,针对口头审理中被告对原告证据的质询意见,原告进行了意见陈述同时补充提交了附件7:《订印合约书》复印件的公证件;附件8:盖有上海李岱艾广告公司公章的《临时性广告经营许可证》复印件两份;附件9:原告自行拍摄的侵权产品照片。

2003年2月10日,被告将原告提交的上述附件7、附件8、附件9转送第三人,要求其在规定期限内进行答复。至超出指定期限,第三人没有进行任何意见陈述。

被告认为,由于原告附件1上没有显示公开发表的时间,仅在封底印有“(沪)工商广临字印号99—1501559”和“穗临广审字[1999]第421号”,原告因此提交了附件7、附件8,而附件7仅是一个用于印刷某一规格的宣传册的印刷合同,与附件1不能形成惟一确定的对应关系,二者缺乏关联性,故不能就此认定附件7就是附件1的印刷合同,故不能依据附件7确定附件1的印刷时间及公开日期。由于原告没有按期提交附件8(《临时性广告经营许可证》)的原件,其又不能提交有证明力的其他佐证,仅凭广告公司的签章不足以确认附件8的真实性,因此,不能用附件8证明附件1的公开时间。基于上述分析,原告提交的附件1、附件7、附件8没有形成完整有效的证据链证明在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在出版物上公开发表过。鉴于上述证据未能形成完整有效的证据链,与本专利的近似性即无需评述。尽管原告证据5的瓶贴上印有“20011113”及“请在标示日期前使用”字样,但由此无法确认其出售日期。原告称“沐浴露产品的使用期限通常为三年,由此推知该样品的生产日期是1998年”,该推论缺乏足够的证据支持。况且该证据不足以证明其是在本专利申请日之前在国内公开销售的,故附件5不能充分证明在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在国内公开使用过。根据《实施细则》第六十五条第三款规定,以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。由于原告提交的附件6中没有指明侵权外观设计的专利号,仅指明其涉及的产品外观设计是“迪彩牌焗油滋润健康护理洗发露”,而从本专利主视图观察,本专利产品是“迪彩牌去屑止痒健康护理洗发露”,显然,二者不是同一个产品,而针对本专利外观设计,原告始终未能提供有证明力的、生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决,因此,原告提交的证据不足以证明本专利与他人在先取得的合法权利相冲突。

据此,被告于2003年6月24日作出第5149号无效宣告请求审查决定。该决定的要点为:请求人提供的证据没有形成完整的证据链,证明在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在出版物上公开发表过,或者与本专利相同或相近似的外观设计在本专利申请日以前公开销售(使用)过,或者本专利与他人在先取得的合法权利相冲突,即请求人提供的证据不足以支持其无效宣告请求的理由,无效宣告请求不成立。故根据《专利法》第二十三条和《专利法实施细则》第六十五条第三款的规定,维持00320662.9号外观设计专利权有效。原告不服,向法院提起行政诉讼。

原告诉称,其提供的证据分别形成了证明在先出版物公开本专利的外观设计以及本专利外观设计与原告在先权利相冲突的两个证据链条。这两个证据链条都非常完整、相互印证各证据之间没有矛盾。被告代替第三人对原告提出的各种质疑明显超出行政机关的职权,从一个裁决机关变为了第三人的代理人,对原告明显不公平。被告对《实施细则》第六十五条第三款的理解和适用存在明显错误。因此,被告作出的具体行政行为缺乏事实依据,所作出的审查决定是错误的,请求法院撤销第5149号决定。

被告辩称,证据应当符合真实性、合法性、关联性的要求,原告在无效宣告请求程序中提交的证据的真实性无法确认,使得各证据间没有形成完整有效的证据链,不能证明原告所主张的无效理由成立;此外,尽管原告还提交了在先取得的商标注册证及公告文本,但没有提交针对涉案专利的侵权判定书,依据《实施细则》第六十五条第三款的规定,原告提交的上述证据不能适用《专利法》第二十三条的规定。综上,第5149号决定审理程序合法、认定事实清楚、适用法律正确,原告的诉讼请求不能成立,请求法院驳回原告的诉讼请求,维持第5149号决定。

第三人许桂萍经合法传唤未到庭,没有发表意见。

审判:

北京市第一中级人民法院经审理后认为,《专利法》第二十三条规定,授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。原告在无效审查程序中提供的产品实物不能充分证明其有在先使用的事实,被告第5149号决定对此的判断是正确的;原告若将宣传手册作为在先公开的证据,其尚未穷尽证明其在先公开的举证责任;虽然本案的外观设计为“瓶贴”,具有特殊性,属平面设计,原告引证商标是图形,也属平面设计,两者之间具有一定的相同点,而按照《专利法》第二十三规定中的国内外出版物上公开发表过的外观设计应当是在先外观设计,而并非商标等其他情形,原告将本专利与原告提供的商标相比较缺乏法律依据,该商标不能作为证明其在先公开的证据使用;原告虽持有相应的注册商标及行政机关的处罚决定,但其所称本专利与其在先权利相冲突的事实未经行政机关作出相应处罚决定亦无人民法院判决,尚不能进行实体判断。综上所述,原告有关其已穷尽举证责任,所提供证据链条完整且相互印证的理由,以及其所持被告分配举证责任不均衡,理解和适用法律有误等主张,事实和法律依据不充分,其诉讼请求本院不予支持;第5149号决定认定事实清楚,适用法律正确,符合法定程序,本院应予维持。据此,依照《专利法》第二十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项,判决如下:

维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会于2003年6月24日作出的第5149号无效宣告请求审查决定。

拜尔斯道夫股份有限公司对一审判决不服,提起上诉。请求二审法院撤销一审判决,撤销无效宣告请求审查决定。主要理由是:(1)在第00320662.9号外观设计专利权人许桂萍完全不参加无效程序的情况下,专利复审委员会要求拜尔斯道夫股份有限公司单方面承担不合理的过重的举证义务,从而造成专利复审委所作出的无效宣告请求审查决定明显缺乏公正性;(2)在本专利申请日之前,与本专利近似的外观设计在出版物上已公开发表过,因此,本专利不具备新颖性;(3)专利复审委在决定中也没有考虑本专利与拜尔斯道夫股份有限公司在本专利申请日之前已经注册的第1056540号注册商标的设计近似。

专利复审委员会答辩认为,专利复审委员会作出的5149号决定认定事实清楚,适用法律正确。请求二审法院维持一审判决。

北京市高级人民法院经审理查明的事实与一审法院基本相同,此外其在判决书中认定拜尔斯道夫股份有限公司于2001年10月9日向专利复审委员会提出无效宣告请求的主要理由是:(1)本专利同申请日以前在国内出版物上公开发表过的外观设计相近似。一方面是同拜尔斯道夫股份有限公司于1999年在国内出版物上公开发表过的一种“瓶贴”外观设计相近似;另一方面,拜尔斯道夫股份有限公司在1997年已经获得第1056540号注册商标,该商标也是一种“瓶贴”外观设计。(2)本专利同申请日以前在国内公开使用过的外观设计相近似。(3)本专利与拜尔斯道夫股份有限公司在先取得的商标权相冲突。

北京市高级人民法院认为,根据《专利法》和《专利法实施细则》的有关规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效;请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。因此,专利无效宣告请求的申请人负有证明该专利权的授予不符合有关法律规定的举证责任。

由于拜尔斯道夫股份有限公司的证据附件1,即拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司在中国印制并派发的小册子原件上没有显示公开发表的时间,仅在封底印有“(沪)工商广临字印号99—1501559”和“穗临广审字[1999]第421号”,而此后拜尔斯道夫股份有限公司提交的相关证据或与附件1不能形成惟一确定的对应关系,或缺乏真实性,因此,专利复审委员会认定附件1不能作为对比文件是正确的。

关于拜尔斯道夫股份有限公司提交的证据附件5,即拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司在中国销售的产品样品,由于无法确认该样品的出售日期,不足以证明其是在本专利申请日之前在国内公开销售的,故该证据不能作为对比文件。专利复审委员会的认定亦无不当。

拜尔斯道夫股份有限公司向专利复审委员会提交了证据附件2,即拜尔斯道夫股份有限公司的相关公司的产品“瓶贴”外观设计产品实物一件;证据附件3,即拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号商标注册证复印件;证据附件4,即拜尔斯道夫股份有限公司的1056540号注册商标的公告复印件,用以上证据证明本专利同申请日以前在国内出版物上公开发表过的外观设计相近似。专利复审委员会认为,以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的,必须向专利复审委员会提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决。由于拜尔斯道夫股份有限公司始终未能提供有证明力的、生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决。因此,拜尔斯道夫股份有限公司提交的证据不足以证明本专利与他人在先取得的合法权利相冲突。对此问题,一审法院认为,本专利为“瓶贴”,属平面设计,拜尔斯道夫股份有限公司提交的对比文件商标是图形,也属平面设计。但是按照《专利法》以上规定中的国内外出版物上公开发表过的外观设计应当是在先外观设计,而并非商标等其他情形,因此该商标不能作为证明其在先公开的证据使用。

根据《专利法实施细则》的有关规定,外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据我国《商标法》的规定,文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合以及上述要素的组合均可以作为商标。因此,从《专利法》和《商标法》不同角度考察,可以有不同的定性,既可以看成是商标,也可以看成是外观设计。本案中,拜尔斯道夫股份有限公司已经举证证明了注册商标的公开时间是1997年4月21日,早于本专利申请日,并提供相关证据证明该注册商标是作为瓶贴使用的。根据《专利法》第二十三条关于“授予专利权的外观设计,应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似”的规定,专利复审委员会应当就许桂平所享有的00320662.9号外观设计专利权与拜尔斯道夫股份有限公司作为商标注册的外观设计是否相同或者是否相近似作出判断。专利复审委员会和一审法院不加区别地认为不能将外观设计专利与商标相对比是不正确的。因此,专利复审委员会作出第5149号无效宣告请求审查决定,维持00320662.9号外观设计专利权有效是错误的。一审判决维持专利复审委员会的该无效宣告请求审查决定书,认定事实错误,适用法律不当,依法应予以纠正。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(三)项的规定,判决如下:

一、撤销北京市第一中级人民法院[2004]一中行初字第124号行政判决书;

二、撤销中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会2003年6月24日作出第5149号无效宣告请求审查决定。

评析:

本案的主要问题是:注册商标是否能够作为外观设计专利的对比文件;对此,存在两种不同意见。

第一种意见认为,注册商标不能直接成为外观设计专利的对比文件。理由如下:一是根据《专利法实施细则》第六十五条第三款的规定,以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理。因此,注册商标不能直接作为外观设计的对比文件,只有当事人提交了生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决后,才能作为对比文件。二是专利“瓶贴”、商标图形,虽同属平面设计,但是按照《专利法》的规定,国内外出版物上公开发表过的外观设计应当是在先外观设计,而并非商标等其他情形,因此该商标不能作为证明其在先公开的证据使用。

第二种意见认为,注册商标在一定条件下可以直接成为外观设计专利的对比文件。正如二审法院在本院认为部分所写,根据专利法对外观设计的定义和商标法对注册商标的定义,从不同角度考察,外观设计和注册商标在一定的条件下是可能竞合的。注册商标在任何条件下都不能直接作为外观设计专利的对比文件的观点,是没有法律根据的。具体到本案,拜尔斯道夫公司向专利复审委员会提交了一系列的证据,足以证明在该外观设计专利申请日之前,已经有同该专利相近似的设计在国内出版物上公开发表过,虽然该设计是一个注册商标,但是该注册商标与相关外观设计专利存在竞合。在此情况下,应当将该注册商标作为对比文件,判断本外观设计专利权是否符合法律的规定。

因此,我们同意第二种意见,二审法院的判决是正确的。

评析:

除了注册商标是否能够作为外观设计专利的对比文件外,本案还有一个焦点问题是,以授予专利权的外观设计与其在先取得的合法权利相冲突为理由申请宣告外观设计专利权无效的,是否必须以提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决为前提。对于该问题,根据《专利法实施细则》第六十五条第三款,其回答当然是肯定的。由于本案和前面的案例(简称前案)都涉及我国《专利法》第二十三条和《专利法实施细则》第六十五条第三款的适用,因此将两个案例放在一起进行分析。

在本案中,原告在专利无效宣告程序中的主要理由有两方面,一是系争外观设计专利同申请日以前在国内出版物上公开发表过、在国内公开使用过的外观设计相近似,二是系争专利与原告在先取得的商标权相冲突。对于原告围绕第一方面的理由提出的证据,包括其于1997年已经获得的第1056540号注册商标,一审法院认为均不能作为证明系争外观设计专利已被在先公开的证据。原告支持其第二方面理由的证据也是其于1997年已经获得的第1056540号注册商标,但一审法院又以不符合《专利法实施细则》第六十五条第三款为由不予支持其理由。二审法院在其判决书中明确了原告为提出无效宣告请求的两点理由和对应的证据,特别强调了原告以其注册商标作为证明系争外观设计已被在先公开。结合外观设计和商标的定义,二审法院认为,注册商标在一定条件下可以成为外观设计的对比文件。进一步说,本案中的注册商标是作为瓶贴使用,从专利法角度考察,其本身也属于外观设计,这种情况下的注册商标是可以作为外观设计的对比文件的。对于一审法院不予支持原告所适用的《专利法实施细则》第六十五条第三款,二审法院没有提及。注册商标在一定条件下能够成为外观设计的对比文件,因二审法院已经给予充分说明,在此不述。需要我们深入考虑的是,《专利法实施细则》第六十五条第三款规定的适用。该规定是专利复审委员会和一审法院没有支持原告请求的重要理由。将提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或判决作为以权利冲突为由请求宣告外观设计专利权无效的前提条件,是否有必要呢?从本案判决结果来看,原告与第三人之间的纠纷并没有解决,系争专利权虽然有效,但仍处在争议之中,这又提出一个问题,在专利无效行政案件中,法院可否在撤销或维持专利复审委员会的审查决定的同时,直接在行政判决书中对系争专利的效力作出判决?这两个问题都是属于近年来较有争议的问题。笔者结合本案与前案对此发表有如下认识和体会。

(一)对于第一个问题,基于以下两点理由,笔者认为应当赋予专利复审委员会直接审查权利冲突的权力:

1.将提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或判决作为以权利冲突为由请求宣告外观设计专利权无效的前提条件,造成程序循环重复,不符合TRIPs协议的要求。

我国《专利法》第二十三条关于外观设计“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”是于2000年修改时增加的。相对于《专利法》的上述修改,专利法实施细则于2002年修改时增加了第六十五条第三款,增加的理由据说是因为专利复审委员会在处理如何确认有关在先权利主体资格和权利的有效性等问题时存在难度。但该规定在实践中的执行无疑大大增加了当事人的维权成本,使当事人陷入了繁琐重复的程序之中。就以本案来说,如果本案中的注册商标为不能够体现为外观设计的商标,则二审法院严格根据《专利法实施细则》第六十五条第三款进行判决,其应当维持原判,原告若想宣告系争专利无效,将不得不就权利冲突先提起民事诉讼,然后再请求宣告无效;如果法院判决认定存在权利冲突,原告请求宣告专利无效,专利复审委员会无权对生效的判决进行审查,只能根据判决直接宣告专利无效,然而,从程序上讲,对专利复审委员会的无效审查决定,还可以提起行政诉讼进行司法审查,但此时的审查完全是浪费司法资源,因为该决定本身已经是根据法院判决作出。可见,《专利法实施细则》第六十五条第三款的要求违背了TRIPs协议所要求的知识产权执法程序应当公平合理、不得过于复杂或花费过高的要求。

2.专利复审委员会应当具备对外观设计专利是否与在先权利相冲突进行审查的能力和权力,同时,为能够与商标法所规定的商标评审委员会对注册商标是否存在权利冲突进行审查的机制相协调,也应当赋予专利复审委员会对权利冲突进行审查的权力。

在我国,外观设计专利的取得不需要经过实质审查,只有在因专利权的取得不符合专利法的规定而请求宣告专利无效的程序中,专利复审委员会才对比请求人所提交的证据和系争外观设计专利,从而对外观设计专利进行实质审查。因此,外观设计专利的无效宣告程序实质上也是专利复审委员会对外观设计专利进行实质审查的程序。应当说,专利复审委员会具备对外观设计专利是否与其他权利相冲突进行审查的能力。如果说专利复审委员会作为行政机关,不应当具备这样的能力,则《专利法实施细则》第六十五条第三款所要求的就权利冲突作出的(行政)处理决定,也是不合理的。

将本案与前案进行比较,可以发现前案原告由于采取了直接向法院起诉的方式而较为方便彻底地解决了其与被告之间的权利冲突问题。在前案的编后补评中,笔者也更为深入地分析了法院对权利冲突作出判决的理由,虽然说《专利法实施细则》第六十五条第三款是其判决理由之一,但笔者认为,即使没有该规定,法院也有权对权利冲突纠纷进行审理从而作出判决,这是因为在先权利人有权要求消除与其在先权利相冲突的外观设计专利权人使用系争外观设计专利从而侵犯其权利的危险,更为细致的原因见前案编后补评,在此不重述。在此,很可能会有人问,以权利冲突为由请求宣告外观设计专利无效的程序(不以处理决定或判决为前提)是不是就没有必要存在了,或者说就可能形同虚设了?当然不是。在先权利人通过权利冲突诉讼能够得到这样的结果:法院判决专利权人不得使用外观设计专利后,外观设计专利的存在对于专利权人来说,没有任何利益,专利权人也就不再缴纳专利年费,专利权自然也就终止了;而通过无效宣告程序得到的结果是,系争外观设计专利被宣告无效。由于专利无效和专利终止的法律后果不一样,宣告无效的专利权视为自始即不存在,在专利无效后,如因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。专利终止就不存在赔偿的问题。因此,专利无效宣告程序还有存在的必要。

此外,根据《商标法》第三十一条和第四十一条规定,商标评审委员会能够对注册商标是否与他人现有的在先权利相冲突作出裁定,对该裁定不服的,可以向人民法院起诉。两个法律地位相同的机构,面对同样的问题,由于法律法规的要求不同,却采用了不同的途径和方式。显然,商标评审委员会的做法更加符合节约经济的原则。专利复审委员会应当与其保持一致。

(二)对于第二个问题,法院直接在行政判决书中对专利权的效力作出判断,显然更为经济,也使处理权利冲突的程序更为合理顺畅,且符合国际惯例。但这样做的最主要的障碍就是,该判决方式缺乏法律依据。在现行法律没有修改的情况下,法院也可采取如下折衷方式,在判决理由中对系争专利的效力是否符合专利法的规定作出认定,在判决主文则明确判令专利复审委员会在一定期限内重新作出决定。

(编写人:北京市高级人民法院 宋洪印

北京市高级人民法院 景 涛

责任编辑:郎贵梅)

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