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济宁无压锅炉厂诉专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷案
添加时间:2012-12-13 23:26:33     浏览次数:905

【案情简介】

原告:济宁无压锅炉厂

被告:国家知识产权局专利复审委员会

第三人:舒学章

舒学章于1992年2月22日申请了“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”发明专利,该发明专利的颁证日为1999年8月14日,授权公告日为1999年10月13日,专利号为92106401.2。授权公告的权利要求书为:“一种立式或卧式双层炉排平面波浪型反烧炉排锅炉,其特征是上层水管反烧炉排是平面波浪型布置。”

针对该发明专利,济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)提出无效宣告清求,其理由是该发明专利不符合修改前的专利法实施细则第12条第1款的规定,所提交的对比文件为1992年2月26日公告的公告号为CN2097376U,名为“一种高效节能双层炉排反烧锅炉”的实用新型专利申请说明书,专利号为91211222.0,设计人、申请人均为舒学章。该实用新型专利的申请日为1991年2月7日,授权日为1992年6月17日,授权公告日为1992年9月30日,其公告的权利要求书内容为:“1.一种主要由反烧炉排、正烧炉排和炉体构成的高效节能双层炉排反烧锅炉,本实用新型的特征在于正烧炉排和反烧炉排的各个炉条是间隔的一上、一下两层构成波浪形排列。”该实用新型专利的权利期限届满前,专利权人请求了续展,该专利权至1999年的2月8日由于有效期届满而终止。

专利复审委员会于2001年3月26日作出了第3209号无效宣告请求审查决定,认为本案所涉的第92106401.2号发明专利在授权时,91211222.0号实用新型专利权已经终止,故不存在所述实用新型专利权和本发明专利权共同存在的情况。因此,该发明专利权的授予不违反专利法实施细则第12条第1款的规定,济宁无压锅炉厂请求宣告本发明专利权无效的理由不成立。

【当事人争议的焦点】

本案争议的焦点问题是,在后授权的发明专利是否符合修改前的专利法实施细则第12条第1款的规定,即“就同样的发明创造只能被授予一项专利”。

舒学章、专利复审委员会认为实用新型专利和发明专利是相同主题的发明创造,发明专利的申请日在实用新型专利公开日之前,发明专利的颁证日及授权公告日均是在实用新型专利8年有效期限届满、权利终止之后,不存在两个相同专利同时有效的问题,故不属于重复授权。

济宁无压锅炉厂认为实用新型专利和发明专利是相同主题的发明创造。国家知识产权局专利局在对92106401.2号发明专利审查过程中,应发现该申请不符合原专利法实施细则第12条第1款规定,进而通知权利人进行选择,由于错误没有检索到91211222.0号实用新型专利文献,造成权利人没有选择,导致92106401.2号发明专利授权,形成重复授权;另外,专利权共同存在仅是重复授权的一个特例,不能重复授权是指在任何时候对同样的发明创造都不能授予两项以上的专利权。

【一审法院处理结果】

北京市第一中级人民法院判决认定,从独立权利要求书所载明的内容来看,第三人舒学章在后申请的发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征,而其在先申请并被授权的实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中,故舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同的发明主题,是同样的发明创造。

我国专利法及其实施条例均没有禁止申请人同时或先后就同样的发明创造分别提出发明申请和实用新型申请。由于发明申请和实用新型申请的法定审查程序不同,相对而言,实用新型审查周期短,授权快,申请人可以更快更早地获得专利保护,因此有些申请人采用了同时或先后递交两种专利申请的方式。修改前的专利法实施细则第12条第1款的规定正是为了避免对同样的发明创造予以重复授权的情况出现而制定的。该条规定:“就同样的发明创造只能被授予一项专利”,应理解为同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在,否则即构成法律所禁止的重复授权。本案所涉92106401.2号发明专利与91211222.0号实用新型专利在保护期上有间断,没有同时存在,故不属于重复授权的情况。

针对实际中发生的有关情况,(原)中国专利局审查指南公报第6号对修改前专利法实施细则第12条第1款的适用进行了具体规定:“在对一份申请进行审查的过程中,如果发现同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权,在尚未授权的申请符合授予专利权的其他条件时,应通知申请人进行选择。此时,申请人可以放弃其已经获得的专利权,也可以撤回其尚未被授权的申请。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或进行修改后仍认为不符合实施细则第12条第1款规定的,应驳回其申请。如果申请人选择放弃其已经授予的专利权,应在答复审查通知书的同时提交一份放弃其专利权的书面声明,由专利局予以登记和公告。公告上注明前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃”。由于本案所涉发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人选择的问题,因此发明专利权的授予并不违反上述规定及专利法实施细则第12条第1款的规定。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第1款第(1)项之规定,判决:维持国家知识产权局专利复审委员会第32的号无效宣告请求审查决定。

【二审法院处理结果】

济宁无压锅炉厂不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决认为,1993年1月1日起施行的专利法实施细则第12条第1款规定,同样的发明创造只能被授予一项专利。同样的发明创造是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同的发明创造,授予一项专利是指授予一项发明专利或者实用新型专利。本案中,舒学章在先申请并被授权的实用新型专利与其在后申请的发明专利符合上述相同主题的发明或者实用新型的定义,故原审判决认定舒学章的发明专利与实用新型专利属于相同主题的发明创造是正确的。

重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。原审判决中确认的“只要基于同样的发明创造的两项有效专利权不同时存在,即不构成重复授权”于法无据,且有悖于立法本意。我国专利制度的建立,不仅是为了保护专利权人的合法权益,同时也要保护社会公众的利益。一项专利一旦权利终止,从终止日起就进入了公有领域,任何人都可以对该公有技术加以利用。本案中,舒学章在先申请并被授权的91211222.0号实用新型专利已于1999年2月8日因权利期限届满而终止,该专利技术遂已进入公有领域。舒学章在后申请的92106401.2号发明专利因与91211222.0号实用新型专利系相同主题的发明创造,故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时,相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权,应属重复授权,违反了专利法实施条例中关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。

北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第61条第1款第(2)项之规定,作出终审判决:撤销北京市第一中级人民法院(2001)一中知初字第195号行政判决书;撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定。

【专家点评】

一、本案中的发明专利和实用新型专利是否是同样的发明创造

1993年1月1日起施行的专利法实施细则第12条第1款所述的“同样的发明创造”是指两份申请要求保护的发明创造相同。在判断时,应当对两份发明或者实用新型申请或者专利的权利要求书的内容进行比较,说明书及其附图可用于解释权利要求。两项权利要求所要求保护的发明或者实用新型相同,是指它们的技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同,预期效果相同。在判断时,应当对两份申请或者专利的各项权利要求分别进行比较,其中一份申请或专利的一项权利要求与另一份申请或专利的某一项权利要求内容相同的,应当认为要求保护的是同样的发明创造。本案中,从独立权利要求书所载明的内容来看,发明专利的必要技术特征只涉及上层炉排的技术特征,而实用新型专利的必要技术特征涉及上、下两层炉排的技术特征。发明专利技术特征包含在实用新型专利技术特征中,故发明专利与实用新型专利所要求保护的是同样的发明创造。

二、对在后申请的发明专利的授权是否构成重复授权

根据专利法的规定,涉及到重复授权的情况有很多,如“现有技术”和“抵触申请”,此两种情况均应适用专利法第22条第2款的规定,对专利申请的新颖性加以判断。本案中,实用新型专利申请和发明专利申请均由舒学章一人提出,且其发明专利在申请时,在先申请的实用新型专利并未公开,故不构成“现有技术”或“抵触申请”,不能适用专利法第22条第2款的规定判断其新颖性。结合本案实际情况,只能适用1993年1月1日起施行的专利法实施细则第12条第1款,来判断对该发明专利的授权是否构成重复授权。

对1993年1月1日起施行的专利法实施细则第12条第1款的适用,原中国专利局审查指南公报第6号做了具体规定:“在对一份申请进行审查的过程中,如果发现同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权,在尚未授权的申请符合授予专利权的其他条件时,应通知申请人进行选择。此时,申请人可以放弃其已经获得的专利权,也可以撤回其尚未被授权的申请。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或进行修改后仍认为不符合实施细则第12条第1款规定的,应驳回其申请。如果申请人选择放弃其已经授予的专利权,应在答复审查通知书的同时提交一份放弃其专利权的书面声明,由专利局予以登记和公告。公告上注明前一专利权自后一专利权的权利生效日起予以放弃”。舒学章和专利复审委员会据此认为,由于本案中发明专利在授权时,已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满,不存在权利人选择的问题,因此也就不存在重复授权的问题。他们的观点是基于同样的发明创造的两项专利权只要不是同时存在,就不构成重复授权。

本案之所以不适用审查指南公报第6号,在于先后授权的两个专利在权利存续期间上存在着断档,这也正是本案的特殊性所在。舒学章在先被授权的实用新型专利于1999年2月8日因权利期限届满而终止,在后申请的发明专利1999年10月13日才被授权公告,这八个多月的时间,对于舒学章的专利技术方案的保护而言,是个“真空”。实际上,一项专利一旦权利终止,从终止日起就进入了公有领域,任何人都可以对该公有技术加以利用。因涉案的两项专利属同样的发明创造,故在发明专利于1999年10月13日被授权公告时,相当于把已进人公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权,这对社会公众是极不公平。试想如果有人在1999年2月8日舒学章的实用新型专利权利终止后,开始实施该技术,不构成侵犯舒学章的专利权;而当1999年10月13日舒学章的发明专利申清被授权公告时,舒学章以发明专利权诉该人侵犯专利权,则该人肯定要承担侵权赔偿的责任,这能公平吗?故对舒学章的发明专利的授权构成了重复授权是确定无疑的,该授权违反了专利法关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。

接下来讨论一下审查指南公报第6号。按照审查指南公报第6号的规定,如果申请人在行使选择权的时候选择了放弃其已经授权的专利,则该专利权是自后一专利权的权利生效日起予以放弃,在这种情况下,专利权人的两项专利权在这个日子上实现了“平稳过渡”、“无缝连接”,从而避免了本案中舒学章作为权利人所遇到的尴尬。但这样就不属于重复授权了吗?笔者认为不然。重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权,基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。我国专利制度的建立,不仅是为了保护专利权人的合法权益,同时也要保护社会公众的利益。为了平衡两者的利益,专利制度既赋予专利权人以垄断性的专利权,以保护专利权人的利益、鼓励科技创新,又对专利权人的专利权进行了期限限制,以保护社会公众的利益,让全社会都能最大限度地享受科技进步带来的好处。在实际的专利申请过程中,由于发明申请和实用新型申请的法定审查程序不同,相对而言,实用新型审查周期短,授权快,申请人可以更快更早地获得专利保护,因此有些申请人采用了同时或先后递交两种专利申请的方式。由于发明专利保护期限长,实用新型专利保护期限短,故递交两种专利申请的申请人,按照审查指南公报第6号的规定,选择放弃已授予的实用新型专利权时,无形中延长了对该技术方案的专利保护期限。这实际上是对社会公众的一种不公平。当然,这对专利权人是非常有利的,更有利的在于专利权人对专利技术方案的保护力度也由此加大了很多。1993年1月1日起施行的专利法实施细则第77条第一款规定,在发明专利申请公布后、专利权授予前使用发明的,应支付适当费用,否则,专利权人可在专利权授予后,请求专利管理机关处理,也可以直接向人民法院提起诉讼。这里的适当费用,毕竟不同于专利使用费,因专利权还没有被授予,肯定要低于专利使用费,并且对此费用的主张,要待发明专利授权后提出。若申请人采用递交两种申请的方式,在实用新型专利被授权后、发明专利被授权之前,对专利技术方案的保护就可以用实用新型专利来支持,力度要大很多。尽管这种方法对专利权人好处多多,但其对社会公众是不公平的。试想若有人在该实用新型专利权有效期内侵犯了该专利权,肯定要负侵权赔偿责任,当申请人行使选择权放弃在先授予的实用新型专利权后,其在后授权的发明专利权自申请之日起算,肯定与在先的实用新型专利权的保护期间有重合,申请人可据此再要求侵权人赔偿其在发明专利授权前使用发明专利的适当费用,这是不是一种不当得利呢?所以笔者认为,申请人同时或先后提交两种申请,通过审查指南公报第6号的规定行使选择权,放弃在先授权的实用新型专利,从而对专利技术以后授权的发明专利来保护的做法,侵害了社会公众的利益,也违背了“同样的发明创造只能被授予一项专利”这一规定的立法本意,是不应得到支持的。

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