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山西沁州檀山皇小米发展有限公司、山西沁县檀山皇小米基地有限公司与山西沁州黄小米(集团)有限公司确认不侵犯注册商标专用权纠纷案二审上诉人代理词
添加时间:2012-12-1 6:16:22     浏览次数:3111

作者:田若激律师

来源:http://www.jinshanglawfirm.com/a/lvsuowenku/jingdiananli/2011/0510/1703.html

尊敬的合议庭、审判长:

山西晋商律师事务所依法接受本案上诉人山西沁州檀山皇小米发展有限公司和山西沁县檀山皇小米基地有限公司的委托,指派我出庭参加本案诉讼,现就本案事实,根据有关法律规定,发表代理意见如下:

一、“沁州黄”是沁州黄小米的简称,上诉人提供的大量证据足以认定“沁州黄”是商标法律中的通用名称,足以推翻长治市中级人民法院(2006)长行初字第012号《行政判决书》及国家工商总局以该《行政判决书》为仅有的“现有相关资料”作出的工商复字[2008]86号《行政复议决定书》中作出的侵权认定。

(一)“沁州黄”从来不是任何企业最初使用,也不是任何企业在注册商标或者经营该产品后独创的名称,上诉人提供的大量史料、出版物充分说明“沁州黄”早已成为约定俗成的名称。

“沁州黄”是在当地种植历史悠久、富有盛名、得到广泛承认的一种粮食作物。爬山糙、吴阁老、沁州黄的称谓在历史文献、有关文件、国际评奖和民间传播等都早已使用过,并不是任何企业最初使用,也不是任何企业在注册商标或者经营该产品后独创的名称。

被上诉人承认“沁州黄”的历史,在其公司网站上也以文字及图画形式对“沁州黄”的历史典故、历史渊源进行专门介绍,在此不再赘述。1988年沁县县委、县政府将沁州黄小米列为全县经济发展的“七大开发项目”之一,成为沁县的支柱产业。

需要强调的是,上诉人举证的大量史料、出版物,是上诉人推翻长治市中级人民法院(2006)长行初字第012号《行政判决书》中作出的侵权认定的大量、充分的证据,也是最主要的相反证据。国家标准、行业标准规定的或者约定俗成都可以成为通用名称,但约定俗成的通用名称为最多。

(二)“沁州黄”是谷子品种,也是小米品种,当然是通用名称。

由中国农业科学院作物品种资源研究所、山西省农业科学院主编,农业出版社于1988年出版的《中国谷子品种志》列“沁州黄(爬坡糙)”品种为第305号,在第222页进行了介绍。商业部1987年出版编著的《粮食商品手册•名优品种》第84页介绍了“沁州黄小米”,并称《中国谷子品种资料目录》中编入的一万多个谷子品种中,没有一个能比得上“沁州黄”。《辞海》(1979年版)对“沁县”介绍如下:在山西省东南部、浊漳河上游,太焦铁路经过境内,秦置铜  ,明入沁州,1912年改沁县。农产有小麦、谷子、玉米、大豆等,尤以“沁州黄”小米著名。另,由山西省农业建设厅编著于1959年出版的《山西省农作物品种志》中也早已将“沁州黄”列为山西省的农作物品种。

“沁州黄”谷子、“沁州黄小米”被国家权威机关列为农作物品种,就当然是通用名称。此类判例也早已有之,典型判例有1、新疆维吾尔自治区高级人民法院(2005)新民三终字第39号《民事判决书》对乌鲁木齐市常绿园种子有限公司与石河子开发区天园农业科技有限公司商标侵权纠纷案终审认定:1995年新疆农作物品种审定委员会审定并公告了《1995年新疆审定通过的农作物新品种》,其中将石河子蔬菜研究所引进的加工番茄名称确定为“里格尔”,根据农业部制定的《主要农作物品种审定办法》的规定,此种被审定公告公布的品种名称即为该品种的通用名称;2、新疆维吾尔自治区高级人民法院(2005)新民三终字第7号《民事判决书》对库尔勒希伯来纸业有限公司新疆巴州库尔勒香梨协会商标侵权纠纷案终审判决,以《新疆通志•瓜果志》和《新疆兵团果树品种志》的有关内容,均明确,库尔勒香梨属白梨系统,是梨的一个品种,南疆及伊犁、吐鲁番地区均有栽培,以库尔勒、阿克苏地区栽培最多,喀什、和田地区次之。对于上述证据,双方均予以认可,即认定在香梨协会依法核准注册“库尔勒香梨”证明商标后,纸业公司未经香梨协会许可,在包装箱上印制和使用“新疆香梨”、“新疆特产香梨”、“香梨生产基地”、“盛牌香梨”等文字不构成对香梨协会的侵权。

(三)国家工商行政管理总局商标局给被上诉人的2002年ZC1957132BH1号《商标驳回通知书》、2005年ZC3828902BH1号《商标驳回通知书》足以推翻(1994)商标异字第393号裁定中关于“沁州黄”未成为本产品的通用名称的认定。

沁县政府于1990年成立的沁县沁州黄谷子开发服务部,曾先申请在第30类小米商品上注册“沁州黄”商标,国家工商总局没有批准,此后才在1992年申请取得“沁州”注册商标,在(1994)商标异字第393号《关于“沁州”商标异议的裁定》中,认为:“沁州黄”产于次村乡坛山村未成为本产品的通用名称。2001年,沁县沁州黄谷子开发服务部、沁县沁州黄开发服务中心零转让给山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司,“沁州”商标转让给了山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司。山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司于2001年申请在第30类小米商品上注册“沁州黄”商标,国家商标局于2002年以ZC1957132BH1号《商标驳回通知书》予以驳回;山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司变更为被上诉人现名称后,再次于2003年申请在第30类小米商品上注册“沁州黄”商标,国家商标局于2005年以ZC3828902BH1号《商标驳回通知书》再次驳回。两次驳回的理由都是:“‘沁州黄’是谷物品种的通用名称,禁止用于谷物等商品上作商标,同时,‘沁州黄’用在其它商品上直接表示了本商品的原料特点”。

(四)根据2005年公布的《商标审查指南》,GB19503—2004《原产地域产品  沁州黄小米》的颁布实施,从法律上明确了“沁州黄小米”、“沁州黄”为特定小米产区内小米的通用名称。

2004年7月1日,GB19503—2004《原产地域产品  沁州黄小米》实施,该标准定义“沁州黄小米”为:产于古沁州,即现今山西省长治市所辖沁县、武乡、襄垣及屯留县境内特定的小米产区,选用沁州黄等优质品种,按照特定生产技术规程种植的谷子加工而成的梗性小米。原产地域范围: 沁县的牛寺、段柳、松村、次村、南里、南泉、杨安乡、漳源、定昌、新店、册村、郭村、故县镇等十三个乡镇;武乡县的涌泉、故城、丰州镇;襄垣县的  亭、王村镇以及屯留县的吾元镇。产品名称表述为“沁州黄”。

《商标法》第十一条规定:“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;……”2005年公布的《商标审查指南》规定:“三、仅有本商品的通用名称、图形、型号的      本条中的通用名称、图形、型号,是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号,其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。”因此GB19503—2004《原产地域产品  沁州黄小米》的颁布实施,已经从法律上明确“沁州黄小米”、“沁州黄”为特定小米产区内小米的通用名称,同时特定产区内的沁州黄小米生产企业可以根据该国家标准申请使用地理标志产品专用标志。

被上诉人在一审中曾经指出上述商标审查指南的规定是用于商标注册时,现在商标已经注册了,就不能适用了。我们引用上述法律规定,并不是讨论“沁州”能否注册为商标,而是为了论证“沁州黄小米”、“沁州黄”从法律上已经成为特定小米产区内的通用名称。

(五)(2006)长行初字第012号《行政判决书》中对“沁州”商标文字与汉字“黄”组合的“整体”认定过于宽泛、牵强和自由度过大。

被上诉人的注册商标为“沁州”文字商标,商标的文字、含义和范围等都是清楚的。但(2006)长行初字第012号《行政判决书》中对“沁州”商标文字与汉字“黄”组合的“整体”认定,已经离开了原注册商标的法定范围,在“沁州黄”有着使用众所周知的历史渊源的情况下,显然认定的过于宽泛、牵强和自由度过大。该行政诉讼案并不是讨论“沁州黄”能否注册为商标的案件,不需要讨论“沁州黄”的显著性特点。

(六)(2006)长行初字第012号《行政判决书》中作出的侵权认定、国家工商总局以(2006)长行初字第012号《行政判决书》为仅有的“现有相关资料”作出的工商复字[2008]86号《行政复议决定书》也应予以推翻。

本案民事诉讼中关于“沁州黄”是通用名称的大量证据,在长治市中级人民法院(2006)长行初字第012号行政诉讼案中没有举证,该两份《商标驳回通知书》也不被作为定案证据。在仅有(1994)商标异字第393号裁定、并对“沁州”商标文字与汉字“黄”组合的“整体”认定后,长治市中级人民法院(2006)长行初字第012号《行政判决书》认定“檀山皇公司以地名、商品通用名称为由使用‘沁州黄’字样的理由不能成立”,本案民事诉讼中大量的相反证据足以推翻。国家工商行政管理总局以长治市中级人民法院(2006)长行初字第012号《行政判决书》为仅有的“现有相关资料”作出的的行政复议决定也应予以推翻,且不具有对(1994)商标异字第393号裁定与2002年、2005年两份《商标驳回通知书》矛盾的最终处理的性质。

(七)沁县政府对“沁州黄”的态度是明确的——让沁州黄这一历史遗产在沁县农产品及食品产业开发中发挥更大效用,做强做大沁州黄优势产业,沁州黄是中华农耕文明和独特的自然环境孕育了的土特产品,是有历史遗留给沁县人民的宝贵财富。

沁县机构编制委员会办公室为了保护、管理、服务好沁州黄小米这一优势名牌产业,于2010年1月14日通知沁县农业委员会,决定沁县果树开发服务小心加挂“沁县沁州黄产业开发服务中心”,负责沁州黄产业的保护、管理和服务。沁县人民政府为了贯彻省政府晋政办发[2009]16号文件精神,把食品产业培育成县新型支柱产业,使沁州黄这一历史遗产在农产品及食品产业开发中发挥更大效用,做强做大沁州黄优势产业,沁州黄是中华农耕文明和独特的自然环境孕育了的土特产品,是有历史遗留给沁县人民的宝贵财富。于2010年1月20日专门致函山西省工商局,山西省工商局于2010年1月21日名称预核准“山西沁州黄农业产业发展有限公司”,行业及行业代码:农业0100,由沁县财苑国有资产经营有限责任公司投资1000万元独资设立。2010年1月22日,山西沁州黄农业产业发展有限公司依法领取企业法人营业执照。沁县沁州黄产业开发服务中心为本案专门致函山西省高级人民法院,明确表示沁县人民政府长期大力扶持积极主导沁州黄产业的健康发展,目前正在加紧申报沁州黄证明商标,并请求省高院在判定沁州黄品种通用名称和沁州商标专用权的案件中,依法客观、公正、公正,达到案结事了、和谐共赢的良好局面。而山西省工商局对沁县政府成立山西沁州黄农业产业发展有限公司的支持,也体现了山西省工商局对待沁州黄已经能够客观、公正。

(八)被上诉人每每在诉讼中主张长治市科委1990年12月(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》已经属其所有,是为了狡辩其产品是“沁州”牌“黄小米”,“黄”是用于区别白小米、黑小米的,与传统意义上的“沁州黄”有本质的区别。被上诉人代理人的“精彩”狡辩可称之为“雄辩”了,但被上诉人使用“沁州黄”的事实胜于其代理人的“雄辩”!被上诉人一直都把“沁州黄”、“沁州黄小米”作为其商品名称使用,而从来没有卖过“黄小米”,其“沁州®黄”这种不伦不类的搭“沁州黄”便车的形式只能说明“沁州”商标离开“沁州黄”便几乎没有价值。

在被上诉人于2002年5月27日向工商部门的《关于对太原面粉一厂  山西沁州檀山皇小米发展有限公司侵犯我注册商标专用权的举报》中,以及被上诉人欺骗其它十名沁县人大代表向长治市第十一届人民代表大会第一次会议提交“关于整顿市场秩序,保护历史名品沁州黄的议案”,在2002年6月14日得到时任长治市工商局局长、现任太原市工商局局长、山西省工商局巡视员王栓成的《办案情况》“办复全文”中,都表述被上诉人的“沁州”商标为:“沁州”牌沁州黄小米专用商标、“沁州”牌沁州黄小米商标、“沁州”牌沁州黄小米的商标专用权、“沁州”牌注册商标、“沁州”牌沁州黄小米注册商标专用权、“沁州”牌沁州黄小米商标专用权、“沁州”牌沁州黄小米注册商标,“沁州”牌沁州黄小米商标专用权,形形种种,但表达的内容都是:“沁州”牌这一个沁州黄小米的注册商标!而表述被上诉人的产品为:“沁州”牌沁州黄小米的质量、“沁州”牌沁州黄小米的品牌和荣誉、“沁州”牌沁州黄小米又被中国绿色食品发展中心认证为绿色食品、准予在“沁州”牌沁州黄小米上使用绿色食品商标标志,也都说明“沁州”牌只是沁州黄小米这一商品的一个注册商标而已!

被上诉人不认可农业部名牌农产品推进委员会为被上诉人颁发的《中国名牌农产品 证书》、山西名牌农产品认定委员会为被上诉人颁发的《山西名牌农产品证书》上的“沁州牌沁州黄小米”,辩称该两家认定机构是质检部门,不能因为认定机构这样认定便不领取颁发的证书,但被上诉人无法解释既然如此,为何还要举证所获得的三份名牌农产品证书,却只想证明其企业荣誉及侵权赔偿的理由?被上诉人无法解释沁县工商局、长治工商局保护的是沁州黄小米这一历史名品,保护的是被上诉人的“沁州”商标,但“沁州”牌仍然只是一个沁州黄小米的注册商标、“沁州”牌只是沁州黄小米这一商品的一个注册商标而已!被上诉人也自称自己的产品为“沁州”牌沁州黄小米!

再看被上诉人的网站网页:在其网站公开宣传“沁州黄”的悠久历史,在“文化沉淀”中,以图文形式介绍“糙谷米”如何被康熙皇帝赐名为“沁州黄”;在“点点殊荣”中,列出了“沁州黄”从清光绪年间在印度国际博览会上获金奖到1988年,以及从1988年到2001年的多次奖项,其中即使1988年后的奖项也大多不是被上诉人获得的。这说明被上诉人并不像其诉讼中所称,将1990年前后的“沁州黄”以本质不同来对待,网站中也没有提及过长治市科委1990年12月(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》,更没有任何“沁州”牌“黄小米”的说法。

再看被上诉人的产品包装、装璜,被上诉人从来没有“沁州”牌“黄小米”这种产品!多数产品是将“沁州”商标以小号字体置于极不显眼的位置,而在包装中心位置突出以大字使用“沁州黄”,显然是把“沁州黄”作为商品名称使用的;而被上诉人不仅在其每个网页的最上、最左部分都用最大的字号显示“沁州®黄”,在商品包装上也以“沁州®黄”这种不伦不类的形式,既表示其“沁州”商标 ,又表示其商品种类是“沁州黄”。且不论被上诉人不当使用注册商标之事,但足以说明被上诉人实际上并不认可其“沁州”商标的显著性,并在不断地弱化,同时,“沁州”与“黄”一旦分开使用是不能确定地表示沁州黄商品的,“沁州”商标离开“沁州黄”这一名称后,几乎没有任何价值。

当年在长治市中级人民法院(2006)长行初字第012号行政诉讼中被告长治市工商局的干部代理被告却帮助第三人山西沁州黄小米(集团)有限公司成功主张了“沁州”商标文字与汉字“黄”组合的显著性,由此,长治市中院行政一审判决作出侵权认定。本案中,该长治市工商局的干部作为被上诉人的代理人,也是极尽能事,其“精彩”狡辩可称之为“雄辩”,但被上诉人自己的所作所为完全胜于其代理人的“雄辩”!

(九)简单片面的认定使用“沁州黄”、“沁州黄小米”就构成对被上诉人“沁州”商标的侵害,不利于保护当地众多农民的利益,不利于促进和发展沁州黄小米原产地规模经济的发展和维护稳定规范的市场秩序

即使在沁州黄小米市场中存在不良竞争、商品来源发生混淆的现象,也并不属于单纯、简单的对被告“沁州”商标傍名牌、混淆作假、擅自使用等侵犯注册商标权的行为。“沁州黄小米”名称由于其特定生产条件和地域,具有一定范围的通用性,按照地理标志产品保护的制度体系,在地理标志产品保护的法律基础上,对沁州黄给以适当的保护,对生产任何符合标准产品的原产地企业、个人等都应当给予平等准入和保护,以避免破坏沁州黄小米原产地经济发展和产品的品质,发生滥用沁州黄、出现外地沁州黄的现象是必要的。既然“沁州黄”具有一定的通用性,就要界定合理使用范围,避免将合理使用当作侵权处理,防止对商标权的滥用。对于一个历史文献中对其典故、使用有着丰富记载的、带有地理标志的产品名称,仅仅因为被上诉人拥有“沁州”注册商标,就只能由其一家企业进行垄断,有悖于公平、合理、诚实、信用的自由市场竞争原则。而简单、片面、随意的侵权认定,不利于保护当地众多农民的利益,不利于和谐公平诚信的市场竞争的形成,不利于促进和发展沁州黄小米原产地规模经济的发展和维护稳定规范的市场秩序。

(九)对被上诉人关于“沁州黄”不是通用名称的主要观点的反驳

1、关于被上诉人对一审判决对通用名称的解释的支持

一审判决认为“商品的通用名称是指为国家或某一行业所共用的,反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。通用名称应具有广泛性、规范性的特点”。一审判决还认为“就通用名称的广泛性而言,其应该是国家或者某一行业所共用的,仅为某一区域所使用的名称,不具有广泛性;就规范性而言,其应当符合一定的标准,反映一类商品与另一类商品之间的根本区别,即应指代明确”,上诉人在上诉状中那么指出这种解释是错误的。目前的相关法律或司法法解释没有对通用名称进行定义,但是,商品的通用名称应该是在某一范围内被普遍使用的某一种类商品的名称,包括约定俗成的商品名称、商品的简称和规范的商品名称。商品通用名称的作用在于告诉消费者某件商品是什么。根据我国商标法律的有关条款,是否属于本商品的通用名称应根据相关公众的认知来判断。而商品的流通本来具有地域性的特点;某类商品因为地理环境、气候温度、风俗文化等因素,只在某一区域内流通;与生俱有的地方性特色,与其具有广泛性并不矛盾;取得了地理标志产品保护的各种通用名称,都是在某一特定区域内使用的规范化称谓,但并不能因此否认它们被确立为本商品的通用名称。但是按照“仅为某一区域所使用的名称,不具有广泛性”的说法,根本不允许商品流通的地域性特点,显然是错误的。而在规范性性方面,根据一审判决认为,如果既没有取得国家标准,也没有取得行业标准,即使相关公众已经广泛认知,也是不能成为商品通用名称的。

被上诉人以“沁州黄”并不是山西人都知道,也不是河南人都知道,更不为全国人民都知道的说法,支持一审法院对通用名称广泛性的解释,否认“沁州黄”为法律上的“相关公众”认为是通用名称,显然不能成立。被上诉人的代理人作为工商部门工作人员这种故意曲解是别有用心的。

2、《中国谷子品种志》、商业部《粮食商品手册•名优品种》都是由某些个人编写的,因此就会有偏见

《中国谷子品种志》由农业部从1982年开始编著,1988年出版,其中列“沁州黄(爬坡糙)”为第305号,在第222页进行了专门介绍,此前先收集整理的《中国谷子品种资料目录》中编入谷子地方品种11678份,沁州黄名列前茅,称没有一个能比得上“沁州黄”。商业部《粮食商品手册•名优品种》在第84页专门介绍了“沁州黄小米”。这些都是国家级的品种目录。而由山西省农业建设厅编著于1959年出版的《山西省农作物品种志》中早已将“沁州黄”列为山西省的农作物品种。本案审理中,被上诉人代理人竟然指出《中国谷子品种志》、商业部《粮食商品手册•名优品种》都是由某些个人编写的,因此就会有偏见,简直是强词夺理!

3、(1994)商标异字第393号裁定的法律效力高于此后的两份《商标驳回通知书》

被上诉人辩称两份《商标驳回通知书》是被上诉人申请第30类上“沁州黄”商标时,在商标初审阶段,商标局的内部意见、初步意见,只针对被上诉人,只是个通知,未经过异议程序,而(1994)商标异字第393号裁定是经过异议后作出的,且是裁定,因此,效力高于两份《商标驳回通知书》,非常可笑!如果只对被上诉人有效,上诉人曾经就(2006)长行初字第012号《行政判决书》提起上诉时,国家商标局为什么会向上诉人提供此两份《商标驳回通知书》?被上诉人在诉讼中总是不承认“沁州黄”已经是通用名称,为何两次都不向商标评审委员会申请复审?2005年后为何不继续申请注册“沁州黄”商标?

4、GB19503—2004《原产地域产品  沁州黄小米》已经在(2006)长行初字第012号行政诉讼案中质证过,不是本案的新证据,不能在本案中作为证据使用。

本案民事诉讼本诉原告即上诉人、本诉被告即被上诉人,而长治市中级人民法院(2006)长行初字第012号行政纠纷案原告也是上诉人,但被告是长治市工商行政管理局,山西沁州黄小米(集团)有限公司为第三人,是已结行政诉讼案。被上诉人却以GB19503—2004《原产地域产品  沁州黄小米》在(2006)长行初字第012号行政纠纷案中已经质证过为由,指出不是本案民事诉讼的新证据,不能在本案中作为证据使用,实在荒唐至极!而被上诉人为何如此害怕GB19503—2004《原产地域产品  沁州黄小米》这份证据?正是因为该证据在法律上明确了“沁州黄”是一定区域内的通用名称。

5、推翻(2006)长行初字第012号《行政判决书》中认定事实的相反证据只是两份《商标驳回通知书》和GB19503—2004《原产地域产品  沁州黄小米》,不足推翻(2006)长行初字第012号《行政判决书》中认定的事实。

(2006)长行初字第012号《行政判决书》是在被告长治市工商局代理人也是本案民事诉讼二审程序中被上诉人的代理人极力论证第三人山西沁州黄小米(集团)有限公司将“沁州”商标文字与汉字“黄”组合的显著性、只有(1994)商标异字第393号裁定、而原告山西檀山皇小米发展有限公司未举证两份《商标驳回通知书》、长治市中院行政审判庭开庭时表示对该两份驳回通知进行调查却未作任何调查的情况下作出的。在山西省高级人民法院(2006)晋行终字第92号《行政判决书》维持原判的事实认定中,虽然山西檀山皇小米发展有限公司举证了该两份驳回通知书,但根据《关于行政诉讼证据若干问题的规定》,山西省高院认定不能作为定案依据,作出了“根据以上证据本院确认的事实与原判一致”的认定。此后,国家工商总局工商复字[2008]86号《行政复议决定书》以上述行政判决为仅有的“目前的相关资料”,认为“沁州黄”已被司法机关认定为不是小米商品的通用名称,进而认定复议申请人使用“沁州黄”、“沁州黄珍品”、“沁州黄小米”与使用“沁州皇”一样,都构成对“沁州”商标专用权的侵害。

本案民事诉讼中,上诉人举证的大量史料、出版物、官方网站网页证明“沁州黄”是约定俗成的通用名称,举证的权威机构编著的品种目录证明“沁州黄”作为谷物及小米的品种是通用名称,举证被上诉人的网站网页、被上诉人的产品包装、农业部名牌农产品推进委员会为被上诉人颁发的《中国名牌农产品 证书》、山西名牌农产品认定委员会为被上诉人颁发的《山西名牌农产品证书》、被上诉人向工商部门《关于太原面粉一厂  山西沁州檀山皇小米发展有限公司侵犯我注册商标专用权的举报》、《长治市第十一届人民代表大会第一次会议代表议案办理情况》“关于整顿市场秩序,保护历史名品沁州黄的议案”的办复全文,证明被上诉人也一直把“沁州黄”、“沁州黄小米”作为其产品的品种名称使用,承认是通用名称。这些大量、充分的相反证据足以推翻(2006)长行初字第012号《行政判决书》作出的全部事实认定。因此,(2006)长行初字第012号《行政判决书》中认定的事实不能在本案民事诉讼中直接适用。

6、在第31类、第35类商品上注册了“沁州黄”商标,就说明“沁州黄”不是通用名称

本案一审中,被上诉人以第31类、第35类上都已注册“沁州黄”商标 ,证明“沁州黄”不是通用名称,如果是通用名称,“沁州黄”就不会在第31类、第35类上注册为商标,这很可笑。“沁州黄”当初能够在第31类、第35类上注册为商标,说明商标局在核准审查时,认为是符合注册条件的,未成为第31类或第35类商品上的通用名称。事实上,河南法意赛葡萄酒有限公司是于1997年1月14日在第31类商品上注册的“沁州黄”商标,是在商标局于2002年作出ZC1957132BH1号《商标驳回通知书》之前,因此,“沁州黄”在第31类商品上被注册为商标本身并不一定符合商标法律。而另一方面,河南法意赛葡萄酒有限公司与沁州黄小米产地无任何关系,也不生产沁州黄谷子,但如果要依法定程序撤销其在第31为商品上注册的“沁州黄”商标,从商标法律上却有无法逾越的法律障碍,在此情形下,上诉人为了保护沁州黄小米产业,斥巨资对该商标进行了收购,使第31类商品中的“沁州黄”商标回到了老家,回到了原产地人世间的怀抱,但上诉人始终承认“沁州黄”是通用名称,也没有以该商标打击沁州黄小米的同行企业。

被上诉人一审中以自己在第35类(替他人)推销服务上取得的“沁州黄”服务商标,证明“沁州黄”不是商品通用名称,本次二审中,却故意取消该证据,其用意很明显,正如其代理人当庭所述,这份证据是对其不利的证据。因为,讨论某一文字或图形是否为通用名称,只能针对某一类商品,不能面向全世界,面向全部商品分类。在一类商品上未成为通用名称,不能表示在另一类商品中也未成为通用名称,反之,在一类商品上成为通用名称,也不当然表示不能成为另一类商品中的商标得到注册。

7、沁县沁州黄谷子开发服务部是被上诉人的前身,长治市科委为“沁州黄谷子开发研究”作出的(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》已属被上诉人所有。

上诉人起诉及一审中也称沁县沁州黄谷子开发服务部是被上诉人的前身,对此说法,上诉人在二审中已明确否认,而否认的依据正是被上诉人提交的证据。

从被上诉人提交的第三组证据可以看到:沁县沁州黄谷子开发服务部1992年8月20日取得“沁州”注册商标,2000年9月7日《核准变更商标注册人名义证明》变更商标注册人名义为山西省沁县沁州黄开发服务中心,但山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司则是依2002年9月20日《核准转让注册商标证明》受让取得了转让人山西沁县沁州黄开发服务中心的“沁州”商标的,此后,又以2004年8月22日的《注册商标变更证明》变更到被上诉人现名称下。可见,“沁州”注册商标从沁县沁州黄谷子开发服务部到山西省沁县沁州黄开发服务中心、从被上诉人前身山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司到被上诉人现名称都是商标注册人名义变更,而被上诉人前身山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司取得“沁州”注册商标则是依转让取得的。被上诉人在二审中提交的沁县体改委、沁县农业委员会等4份关于山西省沁县沁州黄开发服务中心改制的文件,恰恰证明山西省沁县沁州黄开发服务中心的改制,实质上是山西省沁县沁州黄开发服务中心将其债权债务及全部资产(包括无形资产)以零转让价格转让给了山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司,转让时,山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司已经设立,山西省沁县沁州黄开发服务中心也未注销,才有转让行为发生,也才有被上诉人前身山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司受让取得山西省沁县沁州黄开发服务中心的“沁州”注册商标的行为。因此,被上诉人前身山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司与山西省沁县沁州黄开发服务中心是转让关系,而不是继受、继承关系。被上诉人声称沁州黄谷子开发服务部是其前身是并无依据。

4份改制文件同时证明沁县沁州黄开发服务中心“是一个承担全县沁州黄小米生产服务、产品购销和技术推广工作的全民所有制自收自支事业单位”。长治市科委1990年12月(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》、《沁县志》都证明沁县科委代表沁县政府以耿聚萍为项目负责人自1981年开始与山西省、长治市、河北省、山西农业大学、沁县工会等几十名科研人员进行“沁州黄”的提纯复壮研究,并研究出两个优良品系—沁84012、沁84017。《沁县志》记载该两个优选出的谷种品系播种的沁州黄谷子,米质得到恢复和提高,产量也有了大幅度提高,而且无论在檀山区域还是在其它区域,沁州黄谷子的亩产量都平均达到250公斤,最高达到405斤。这都是当地人所共知的事实。研究出的沁州黄品种于1986年被中国作物学会谷子专业委员会评为一级优质米,并为山西农大颁发《奖状》;1988年,沁84012被中国作物学会谷类作物专业委员会评为一级优质米,又为沁县科委颁发《证书》;1992年,沁州黄小米在山西省贫困地区首届农副产品土特产品展销会上被评为金奖,山西省贫困地区经济开发领导组为沁县政府颁发《荣誉证书》。而4份改制文件显示沁县沁州黄谷子开发服务部是沁县政府于1990年成立的,长治市科委1990年12月(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》第一项目责任单位不是也不可能是沁州黄谷子开发服务部,而是沁县科委。科技成果不是法律上的无形资产,被上诉人也没有证据证明该科技成果转让给了被上诉人。该科技成果从来就不是沁州黄谷子开发服务部或者沁州黄开发服务中心所有,而是沁县政府所有、沁县人民所有的。

8、在长治市科委(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》前,“沁州黄”只是由少量人享用的产品,而不是商品,被上诉人取得该科技成果后,生产销售的“沁州”牌“黄小米”与传统意义上的“沁州黄”有着本质的区别。

被上诉人欺世盗誉,极力辩称沁县沁州黄谷子开发服务部是其前身,长治市科委(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》已属其所有,进而荒唐而“创造性”地提出是被上诉人揭开了生产优质“沁州黄”的奥秘,掌握了优质小米的种植技术,使“沁州黄”小米几百年来种植面积只局限在檀山几十亩土地上,产量低,总产量很少的情形发生了质的改变,从此“沁州黄”由原来只是由少量人享用的产品转变为大众化消费的商品,其“沁州”牌“黄小米”与传统意义上的“沁州黄”有着本质的区别。对此说法,

第一,既然被上诉人的商品与传统意义上的“沁州黄”已经有本质区别,那么被上诉人就不应该禁止上诉人等其它企业生产销售与传统意义上的“沁州黄”品质一致的“沁州黄”商品。

第二,长治市科委1990年12月(90)市技鉴字079号《科学技术成果鉴定证书》后,沁县沁州黄谷子开发服务部或者沁县沁州黄开发服务中心并没有以此科技成果生产“沁州”牌“黄小米”。被上诉人的前身山西沁县沁州黄小米开发有限责任公司是2002年成立的,受让取得“沁州”商标后,也从来没有销售过“沁州”牌“黄小米”,“沁州”牌“黄小米”只是被上诉人在诉讼中强词夺理的一种狡辩而已,在其它公开场合,被上诉人从来没有也不敢做如是宣传。

第三,“沁州黄”早已是商品。

据《山西省沁县农业资料汇编1949-1970年》,1970年前,仅沁县次村公社坛山岭一带,年产“沁州黄”就已达大约60万斤左右。即使在计划经济时期,“沁州黄”也是统购统销的商品。1979年7月2日,山西省革命委员会根据十一届三中全会精神,在全省粮油价格调整方案中,专门明确“少数地方生产的粮食品种,如沁县的沁州黄谷子(米),广灵产的东方亮谷子(米)、晋祠粳稻(米)等的统购价格,在不高出表列同类品种价格百分之十五的幅度内(明确产地、不要扩大范围),由有关地、市具体安排”,沁州黄谷子及沁州黄小米与广灵东方亮、晋祠大米都是山西的特产品种,且因其特有的品质,即使在计划经济时代也具有较高的价格。在商业部1987年出版编著的《粮食商品手册•名优品种》第84页介绍“沁州黄小米”时,描述“产量   七十五万公斤”、“商品量   年提供商品量六十万公斤”、“商品销售情况   供不应求”并对“商品规格”、“商品用途”、“商品逸闻”、“生产发展情况”、“营养成份”进行了介绍。

第四、庭审中,被上诉人继续荒唐可笑地辩称其产品是“沁州”牌“黄小米”,“黄”是用于区别白小米、黑小米的,如果允许他人使用“沁州黄”,就等于他人无偿享用了被上诉人的大量产品宣传投入,对被上诉人是不公正的。那么,被上诉人卖你的“沁州”牌“黄小米”就是了,为何卖的一直都是“沁州”牌“沁州黄”呢?

9、一审中,被上诉人曾指出北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院、最高人民法院以外的其它法院无权对是否商品通用名称作出认定。

一审中,被上诉人毫无依据地提出在中国只有四个机关有权对是否通用名称作出认定,即国家商标局、北京市第二中级人民法院、北京市高级人民法院、最高人民法院。那么,(2006)长行初字第012号行政诉讼中,长治中院行政审判庭为何以“沁州”商标文字与汉字“黄”组合的显著性的认定为基础,认定“沁州黄”不是通用名称?被上诉人却以此为“法宝”,并运用到了极致?现在知识产权审判庭有权重新认定时,被上诉人却以此毫无根据的说法干扰法庭,试图诱导本案一审审判庭无权作出或阻止对“沁州黄”是否为通用名称作出重新认定,用心可谓险恶!

二、上诉人使用“沁州黄”不侵害被上诉人“沁州”商标

首先,基于“沁州黄”是一定区域内小米商品的通用名称,上诉人作为“沁州黄”的龙头企业,在产品包装上以商品名称使用“沁州黄”,当然不侵犯被上诉人的“沁州”商标。

其次,被上诉人的“沁州”商标作为地名商标,无权禁止他人正当使用,无权禁止上诉人正当使用。

(一)被上诉人的“沁州”商标因沁州是古地名得到注册,但仍然是地名商标,无权禁止他人正当使用。

《商标法》第十条第二款“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效” 之规定,是指县级以上行政区划的地名不能作为商标,但县级以上行政区划以外的地名具有其它含义时可以作为商标,已经注册的使用地名的商标继续有效。《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”之规定中“或者含有地名”中之“地名”,是指县级以上行政区划以外的古地名、现地名,以及县级以上行政区划的古地名,被上诉人的“沁州”商标也是因为是古地名得到注册的。被上诉人否认其“沁州”商标为地名商标,是不能成立的。

因此,被上诉人无权禁止他人正当使用“沁州”二字。

(二)“沁州”二字的地理意义远大于其商标意义,而且显著性很弱。

从明洪武元年(1368年)至清宣统三年(1911年)544年间,一直称“沁州”,直到1912年改称“沁县”,虽然古沁州与现沁县所辖区域并不完全相同,但日常生活中至少在山西省内、长治市内还是沁县本地,都用“沁州”指代“沁县”。上诉人提供了把沁州作为地名使用的大量证据,主要有中共沁县县委报为《沁州新闻》,沁县畜牧兽医局称为“沁州牧业”,有沁州剧院、沁州饭店、沁州花苑、沁州博林学校、长治沁州中学、沁州宾馆、沁州购物中心等名称,沁县县委、县政府的确立 “努力构建山川秀美、富裕文明、水魂神韵、魅力无限的‘北方水城•中国沁州” 的总体战略目标后,广泛宣传“北方水城  中国沁州”、“四湖围城  八河环绕  水魂神韵  中国沁州”、“建设北方水城  打造中国沁州”等,山西省及外省出版物有《沁州志》、《沁州夜话》、《沁州三弦书》、《沁州愿碑铭集》等。因此,“沁州”二字的地理意义非常显著。

“沁州”商标也不只被上诉人一家注册使用,在其它商品类别上注册“沁州”商标沁县企业还有许多,山西省沁县酒厂于1984年即取得“沁州”商标(第217335号),沁县金弘旅业有限责任公司沁州饭店于1995年取得“沁州”商标,

吴先富于2003年取得“沁州”商标(第217335号)、沁县玉泉水产养殖基地于2008年取得“沁州”商标(第4732197号)、宋俊鹏于2003年取得“沁州”商标(第3432067号)。也可见“沁州”商标的显著性很弱。

(三)上诉人在自己的产品包装上使用“沁州黄”为商品名称,未将“沁州”与“黄”分开使用,未突出显示“沁州”二字,而是突出显示了自己的“檀山皇”、“檀山”商标,相关公众很容易识别出所购买的“沁州黄”是上诉人的商品,不会造成与被上诉人商品相混淆。

在上诉人产品包装上使用“沁州黄”(曾使用的“沁州黄珍品”、“沁州黄鼻祖”因“珍品”、“鼻祖”不符合其它法律规范,已停止使用),是作为商品名称使用的,但从来没有把“沁州”与“黄”分开使用。同时,在产品包装上,上诉人使用的注册商标“檀山皇”、“檀山”的字体都明显大于“沁州黄”三个字,且布局于包装物的中心位置。因此,上诉人的产品需要使用“沁州黄”表示商品名称,但突出显示的是自己的“檀山皇”商标,消费者可以很简单明了地以“檀山皇”、“檀山”商标识别出所购买的“沁州黄”来源于上诉人,而根本不会与被上诉人的“沁州”牌“沁州黄”相混淆。恰恰相反,被上诉人使用其“沁州®”和“黄”的方式,使消费者不易识别到其“沁州”商标。“檀山皇”、“檀山”商标已经在市场上享有极高声誉,虽然因被上诉人向工商部门的投诉遭受了经销商被处罚带来的市场占有率暂时减少的损失,暂时不使用“沁州黄”三个字,但“檀山皇”牌小米产品仍然得到消费者的认可,销量有增无减。

关于地名商标的正当使用,最高人民法院在(2003)《关于对南京金兰湾房地产开发公司与南京利源物业发展有限公司侵犯商标专用权纠纷一案请示的答复》中作出具体的答复。

综上,被上诉人“沁州”商标是显著性很弱的地名商标,上诉人的产品包装上突出显示自己的“檀山”、“檀山皇”商标,以“沁州黄”为商品名称,是正当使用“沁州”二字的,不侵犯被上诉人的“沁州”商标专用权。

三、上诉人的企业规模、产品质量超过被上诉人,“檀山”、“檀山皇”商标的知名度、市场认知度超过被上诉人的“沁州”商标,根本不需要傍被上诉人的所谓名牌,恰恰相反,上诉人的“沁州黄”的市场占有率一直强于被上诉人。

上诉人注册的第30类小米商品上的“檀山皇”、“檀山”商标,“檀山皇”商标是山西省著名商标,上诉人与檀山村委会及沁州黄小米产区村民签订长期种植收购合同,原料来源得到充分保证,产品质量稳定。2001年,“檀山”牌沁州黄小米、檀山皇贡米被山西省食品工业办公室、山西省食品工业协会评定为2002年度“放心食品”,并于2001年率先成为山西省20个农业产业化省级重点龙头企业之一、带动贫困地区生产基地建设先进单位,而被上诉人却直到2007年才与上诉人一起被认定为小杂粮加工业类省级重点龙头企业。2002年,山西省经济贸易委员会授予上诉人为山西省食品工业“九五”先进企业称号。2008年5月,国务院扶贫办审核认定上诉人为第二批国家扶贫龙头企业,山西省只有18家企业获此殊荣。2008年1月,檀山皇牌小米被认定为山西名牌农产品,2008年3月,国家农业部授予“檀山皇牌小米”为2007—002号“中国名牌农产品”,中国绿色食品发展中心审核认定上诉人的小米为绿色食品A级产品,许可使用绿色食品标志。上诉人的产品还连续在历届农产品博览会、交易会上获得金奖。

而被上诉人的“沁州”商标显著性本身很弱,加之被上诉人使用其商标的形式也在不断弱化其显著性,事实上,消费者熟知的只是“沁州黄”这一商品,而对“沁州”商标的认知度远底于对“檀山”、“檀山皇”的认知度。

因此,上诉人根本不需要傍被上诉人的名牌。

正如被上诉人在2002年给工商部门的《关于太原面粉一厂  山西沁州檀山皇小米发展有限公司侵犯我注册商标专用权的举报》中所称,2002年时在太原、长治、晋城、阳泉、临汾、运城、大同等城市的各大、中型超市和商城都“塞满”了上诉人的“沁州黄”商品,而这才是被上诉人长期以来刻意打击上诉人的根本原因。

四、应当重新认定被上诉人的“沁州”商标是否驰名,除非认定上诉人不侵害被上诉人的“沁州”商标专用权。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条第三款规定:“当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的,对方当事人对涉及的商标驰名不持异议,人民法院不予审查。提出异议的,人民法院依照商标法第十四条的规定审查。”《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第一款规定:“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前,曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标,被告对该商标驰名的事实不持异议的,人民法院应当予以认定。被告提出异议的,原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任”。

被上诉人反诉要求上诉人停止侵权、消除影响、各赔偿损失50万元。在本案一审、二审中,被上诉人都以其“沁州”商标于2006年6月被认定为驰名商标及取得的种种企业荣誉为由,要求法庭根据商标法第五十六条支持其要求上诉人各赔偿50万元的诉讼请求。上诉人均已当庭对被上诉人的“沁州”驰名商标提出异议,要求法庭重新审查“沁州”商标是否驰名。二审中,上诉人并提供了被上诉人在2006年申请认定驰名商标时向国家工商总局提交的关于“沁州植物营养液”的假侵权案件中假侵权人沁县伟业生物菌肥推广中心负责人任俊伟的三份书证。上诉人请求二审法院依法审查被上诉人的“沁州”商标是否驰名,被上诉人应当提供2006年取得驰名商标时的全部资料,由本案审判庭重新审查认定。

被上诉人以《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款“在下列民事纠纷案件中,人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查:(一)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的”之规定,主张不应对其“沁州”驰名商标重新审查不能成立的。

被上诉人自称其“沁州”商标在2006年时是驰名商标并不代表以后一直是驰名商标,此言本是正确的,但被上诉人是为了以此辩解本案不涉及商标跨类保护,与“沁州”商标是否驰名无关。而事实是,被上诉人于2008年5月以《关于保护我公司“沁州”驰名商标的请示》向山西省工商局举报上诉人等小米生产企业,请求工商部门:根据《驰名商标保护规定》立案处理;责令其生产厂商认真执行《驰名商标保护规定》的有关规定,共同保护驰名商标,限期将侵权产品撤出所有市场;销毁其生产厂商所有分割我公司驰名商标的包装物品;赔偿给我公司造成的经济损失。并由此引发了十家企业向国家工商行政管理总局提起的行政复议,及此后的行政诉讼和本案民事诉讼。被上诉人为何却在其网站和产品包装上一直使用“中国驰名商标‘沁州’”?很显然,被上诉人不仅滥用其“沁州”商标,而且滥用其取得的驰名商标,在诉讼中,却害怕上诉人揭露其以假侵权案件欺骗取得驰名商标认定的真相,害怕人民法院依法审查并撤销其驰名商标。

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条第一款“在下列民事纠纷案件中,人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查:……(二)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的”之规定,只有在本案确认上诉人不侵犯被上诉人的“沁州”商标时才可以对“沁州”商标是否驰名不予审查。

综上所述,一、“沁州黄”是通用名称本来是很显然的事实,不应该有太多的争议,上诉人及其它“沁州黄”生产企业有自己的商标,使用“沁州黄”作为商品名称,根本不侵害被上诉人的“沁州”商标专用权,但由于被上诉人为了垄断“沁州黄”不断扩大的市场,长期以来以其“沁州”商标打击其它“沁州黄”企业,而长治市中级人民法院行政审判庭基于商标法律水平等等原因在(2006)长行初字第012号《行政判决书》作出了错误的民事认定,该判决书中的判项得到山西省高级人民法院的维持,在这种情形下,“沁州黄”是否通用名称就成为本案民事诉讼中要认定的最重要事实,上诉人不得不就“沁州黄”是否通用名称进行大量繁琐的举证、辩论,被上诉人则为了维护曾经作出的对其有利的司法认定、维护各级工商部门曾经对其施予的袒护,不得不极尽其能事进行狡辩,但是,事实胜于其“雄辩”,被上诉人历来都将“沁州黄”作为商品名称使用,而从来没有销售过“沁州”牌“黄小米”,被上诉人在诉讼中的强词夺理是难以掩盖被上诉人实质上承认“沁州黄”是通用名称的事实的。二、上诉人以商品名称使用“沁州黄”,突出显示自己的“檀山”、“檀山皇”商标,不侵害被上诉人的“沁州”商标专用权。三、被上诉人以其“沁州”商标为驰名商标向工商部门举报其它沁州黄小米生产企业侵权,造成被上诉人自2008年5月至今一直不能正常使用“沁州黄”名称,在本案一审、二审中,被上诉人仍然以其“沁州”商标被认定为驰名商标主张其侵权赔偿的诉讼请求,根据最高人民法院有关司法解释应当对商标是否驰名重新审查,尤其是,本案中上诉人举证了被上诉人制造假侵权案件欺骗取得驰名商标认定的重要证据,除非认定上诉人不侵害被上诉人的“沁州”商标专用权。

以上意见,请审判庭、审判长参考采纳。

山西沁州檀山皇小米发展有限公司

山西沁县檀山皇小米基地有限公司

诉讼代理人:山西晋商律师事务所

田若激律师

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