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企业知识产权法律风险防范操作技巧
添加时间:2012-11-8 9:21:20     浏览次数:1013

转载:不详

一、企业知识产权流失的几种情形及应对

(一)防止因未及时缴费和及时申请续展而导致知识产权流失

在实践中,因为未按时缴纳专利年费或未按要求申请商标续展而导致企业专利权、商标权丧失的情况时有发生。为了避免因这种疏忽而导致的企业知识产权流失现象,在专利方面,企业应当按照《专利法》及其《实施细则》以及国家知识产权局的有关规定,按时提交有关材料,交纳专利年费;在注册商标方面,企业应当在商标有效期(核准注册之日起10年)届满之前六个月内申请续展注册,在商标有效期后六个月内(即宽展期内),企业仍有权申请续展注册商标,但须交延迟费;此外,已注册商标无正当理由连续三年不使用,也会被宣告无效,企业应当注意及时使用。

(二)防止企业改制、重组、合资中的知识产权流失

企业在改制、重组、合资过程中的不规范运作,如低评估或漏评估企业的专利、商标、商号、商誉、著作权和商业秘密等知识产权的价值,或没有及时办理知识产权的变更、转让等手续,或改制、重组、合资后的企业将具有重要价值的知识产权搁置不用,或知识产权形式组合不当、分离造成品牌价值降低,容易导致企业知识产权的大量流失。

对于上述知识产权的流失问题,企业应当在改制、重组、合资过程中注意加强知识产权评估工作,积极办理相关变更、转让等手续,并对具有重要价值的知识产权的权属和使用方式、使用范围等进行明确约定,对于企业已有品牌组合优势,应尽力避免人为拆散或名称变更,保持企业商标、商号、专利和著作权等有机统一。

近些年来,中方企业的知识产权,特别是商标权在合资过程中流失现象相当严重,因此要重点加强企业在合资过程中的商标权流失的防范。

1.我国企业合资过程中商标权流失的主要形式

第一,中方企业商标被无偿转让,分文未取。

第二,中方企业商标价值被低估,“骡子卖了驴价钱”。

第三,中方企业商标被商买断或获得使用权后,商标被束之高阁,弃之不用。前面提到的“美加净”商标的遭遇就很有代表性。在1994年上海牙膏厂与联合利华合资之前,“美加净”牙膏在中国可以说是家喻户晓,年销量达到了6000万支,产品的出口量全国第一,但当它被折价1200万元投入合资企业后,立该被打入冷宫,代之而起的露美庄臣。到1997年,联合利华停止在各种媒体上投放美加净的广告,但在同时双在洁诺的广告上不遗余力的大量投入,虽然中方后来又以5亿人民币的代价买回了美加净,但此时美加净的市场地位已急剧下降,年销量只有2000万支,如再想恢复合资前如日中天的发展态势,其困难可想而知。

2.企业合资过程中知识产权流失的防范措施

第一,合资协议上加强控制、维护中方企业权益。我国企业应在有关合资协议合同中加入知识产权条款,规定在使用外方商标的同时,也必须使用中方商标,中方商标的广告宣传投入不得低于一定额度比例,中方知名商标只能许可给外商使用,不能转让或部分园外让外商等。从而一定程度上维持了中方商标的公众熟知度,也避免因存在“注册商标连续3年停止使用的”情形,而由商标局撤销该商标。

第二,建立科学的外资质量评价体系,知己知彼,慎重决策,进一步提高合资质量。我国企业在今后的合资中应考虑以下几项准则:

(1)合资项目是否符合国家产业政策;

(2)外商技术水平是否先进适用;

(3)能否提高原有企业的经营管理水平并增强企业活力;

(4)合资后企业是否具有长期持续发展的后劲。

第三,企业应力争掌握决策权。较具实力的中方企业同外商合资时,应力争掌握企业的控股权,没有控股权就没有决策权,也就等于将命运交给外商。中方企业即使因实力所限不能取得控股权,也应努力做到掌握企业运营中的关键环节,如销售和渠道等,以免被外方“卡脖子”。

(三)防止企业人才流动中的知识产权流失

合理的人才流动有益于社会经济总体水平的提高,但是,对一个企业来讲,如果管理不当,企业人才流动则会造成企业知识产权的流失。

1.企业人才流动中知识产权流失的几种表现形式

(1)企业人才跳槽,调动到另一企业,带走原企业知识产权;

(2)企业人才辞职“下海”,另起炉灶,自办企业,成为原企业的竞争对手;

(3)企业人才兼职或退休下岗后重新就业,造成知识产权流失;

(4)企业人才将在原企业掌握的技术成果、生产配方、经营秘密等拿到新企业投资入股,使原企业的利益蒙受损失。

2.企业人才流动中知识产机流失的防范措施

防范措施包括:合同约束措施、制度约束措施、人才激励措施、法律制裁措施四种。前三种属于事前防御型措施,第四种属于事后补救型措施。

(1)合同约束措施。即企业与职工签订知识产权保护合同书,以合同的形式约束企业职工行为,防止知识产权的流失。合同约束措施包括三种形式:①企业在与职工签订的劳动合同中,增加有关知识产权保护条款。②企业与职工签订专门的知识产权保护合同。③企业与少数掌握知识产权的关键人员签订《竞业禁止协议》,企业要求职工承担竞业禁止义务时,应给予适当的补偿,竞业禁止期限以下超过3年为宜。

(2)制度约束措施。即通过建立健全企业知识产权管理制度,构筑企业自身的知识产权保护体系。

(3)人才激励措施。要树立“人才资源是第一资源”的观念,对贡献突出的人才应采取一次性重奖、技术作价入股、效益提成等多种奖励形式,打消其因怀才不遇而产生“跳槽”的念头。

(4)法律制裁措施。对于人才流动中,采取违法手段,导致企业知识产权流失严重的,要通过法律途径维护企业的合法权益。

(四)防止档案管理和对外交流中的知识产权流失

企业档案是企业在科学、技术等活动中的真实记录,一些企业的档案管理工作薄弱,缺乏对企业档案的收集、整理和编撰。一些科研档案散存于个人手中,科研人员利用档案发表论文、参加学术会议、申报评奖等,把不该透露的技术秘密和盘托出。少数企业对编辑的档案编研不严,或分发范围过宽,致使企业技术秘密流失。因此,加强企业档案管理是防范知识产权流失的重要措施。

同时,在对外发布信息、发表论文、参加展览会、研讨会之前,企业就加强信息审查工作,防止些过程中的知识产权流失。例如,论文的发表往往与专利申请的获得相冲突,论文一旦发表,往往将可以进行专利申请的发明点予以公开,使得专利申请的新颖性被破坏,专利权的取得成为不可能。例如,某研究所是首次开展某项技术试验并成功的单位,为此已有不少单位欲就委托该所做相实验与之签订合同。这时,由于该所试验主持人在报奖过程中发表了论文,详细介绍了试验设备和试验方法,结果有关单位纷纷按照其论文的指导,自行完成了试验,导致该所的流失并造成极大的经济损失。

(五)防止商务谈判和生产过程中商业秘密的流失

在一些商务谈判中,经常会出现泄露商业秘密的情形,个别企业甚至利用磋商的机会不当获取对方的关键流程、诀窍等,如我国当年的“景泰蓝”技术以及“宣纸”技术的失密。为防止失密,企业应注意在谈判过程中采取有选择地披露信息、限定参观区域、禁止录音和记录等措施进行防范;同时应重视根据我国国际惯例与对方签订保密协议和谈判不成功时的“不使用”协议,以此加强对企业商业秘密的保护,防止失密。

此外,因生产过程被外界了解,或相关员工在生产中获取企业商业秘密后进行非法利用或披露而导致流失的情形也时有发生。对于这类生产中的商业秘密的流失,企业可从以下几个方面进行防范:首先应尽力控制知悉商业秘密的员工数量,对于必须了解商业秘密的员工,可考虑通过将商业秘密“化整为零”的方法,使员工无法通过自己的工作了解企业商业秘密的全貌,以降低商业秘密的流失风险。企业还可对含有商业秘密的关键生产过程采取特定的保密措施,例如对生产车间进行封闭化管理,将关键的生产设备以适当方式密封,以保证外界和操作员工无法了解其工艺。对于涉及商业秘密的原材料,可用标有专门识别符号的容器盛装,而不标明其真实名称等。

二、防范知识产权侵权纠纷

(一)防止自己的知识产权被侵犯

为防止自己的知识产权被侵犯,企业应注意加强以下几个方面的工作:

在专利权方面,企业首先应加强专利技术开发过程中的开发档案管理工作,防止因技术资料失密而被他人非法抢注专利。其次,无论是就职务发明创造而言,还是就委托开发、合作开发专利技术而言,企业都应对专利申请权的归属进行明确约定,以免因约定不明而引发不必要的侵权纠纷。

在商标权方面,企业首先可通过注册联合商标、防御商标等措施更好地保护企业的商标权利。其次,企业应当注意防止驰名商标被“通用”或者“淡化”。为防止驰名商标被“通用”,企业在申请注册商标时要重视选择最显著性高、识别性强的商标;在使用商标时要加上注册商标标记,例如,在进行广告宣传时特别声明此商标为注册商标,以此防止人们将商标等同于产品名称;企业还可以将同一注册商标使用于不同产品上,从而切断该商标与某一产品的单一联系,减少商标名称通用化的机会。防止驰名商标相同或近似的商标。

在著作权方面,企业在进行作品创作的过程中,应注意签订规范的著作权归属合同,主要是指与员工签订关于职务作品的合同,与受托人签订委托作品合同,与合作者签订合作作品合同,并视具体情况在这些合同中对于权利归属、优先使用权、署名权、署名顺序、保密义务(如软件作品)、违约责任等进行明确约定。

在商业秘密方面,企业应当对商业秘密保护的硬件建设和软件建设都给予重视,例如购置保安、监视设备,建立系统、完善的保密制度和用人制度等,从源头上防范商业秘密侵权纠纷。

(二)避免侵害他人知识产权

为了全面防范知识产权纠纷,企业还应当重视培养尊重知识产权的意识,努力避免侵害他人知识产权。

企业在开发专利、申请注册商标、进行著作权创作的过程中,一定要对相关的专利文献、商标公告和著作权进行较充分检索,除避免本领域内侵犯他人在先权利外,还应避免与他人已获得的专利权、商标权或著作权发生冲突。如专利产品侵犯他人著作权、注册商标侵犯他人的著作权、肖像权或外观设计专利权等。

企业在通过转让、许可等方式获取知识产权时,要注意对其内容进行充分的考察,确保受让权利行使的合法性,并在相关协议中明确约定转让方关于该知识产权合法性的保证责任。

在专利方面,对于那些必须使用的、他人已开发的核心专利,企业可以在该核心专利技术的基础上开发辅助和改进技术,对核心专利形成“包围”,然后通过与核心专利权人进行交叉许可的方式,达到既能使用该核心专利技术,又可以规避专利风险的目的。面对国外企业的专利联盟,我国企业还可以利用自身的营销网络和本土优势,与部分专利权人结成专利战略伙伴,瓦解专利联盟,以此达到既能够以合理代价使用专利技术,又能够避免纠纷的目的。

在商业秘密方面,对于希望以反向工程了解他人商业秘密的企业来说,应谨慎聘用他人企业员工来从事相关研究,这类已掌握他人商业秘密的员工进行的反向工程研究容易引发侵权纠纷。

三、应对知识产权侵权纠纷

(一)行政执法

根据我国《专利法》、《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》、《专利行政执法办法》等法律法规以及我签订的有关知识产权的政府间双边协议,我国的专利行政管理部门、商标行政管理部门、著作权行政管理部门、工商行政管理部门等均有查处生产经营领域中的知识产权侵权行为的职权。

相对于司法部门提供的司法保护而言,行政执法部门可通过较简易的行政程序,确认权利人的身份和相关侵权事实,并及时采取责令改正、查封扣押、罚没等行政手段,较快地处理侵权行为。对于侵权人和侵权事实较清楚的知识产权侵权行为,企业可以首先考虑请求行政执法部门提供行政执法保护。若相关行政执法保护未能达到预期的目的,企业还通过民事诉讼进一步获得相应赔偿。

(二)应对专利权侵权诉讼

1.专利侵权诉讼适用的几个原则

在专利侵权诉讼中,诉讼当事人和法院通常会引用或适用的原则主要有:

(1)公知技术抗辩原则。公知技术抗辩是很多专利诉讼中被告方所采用的非常普遍的一种抗辩手段。根据该原则,即使被诉侵犯专利权的人所使用的技术与专利权人的专利技术完全相同,但是如果其使用的技术在专利权获得前已经进入公共领域,则被控侵权技术不构成对专利权的侵犯,这里的“进入公共领域”可以理解为:只要某人希望知道该技术,他就可以通过合法查询的途径获得该技术。因此,如果一个企业成为专利侵权诉讼的被告,它首先应当对专利申请日前与专利技术相近或者相同的技术进行必要的检索,看是否可能通过运用公知技术抗辩原则使自己免于承担侵权责任。

(2)技术特征覆盖原则。专利申请时,专利权人必须提出必要的权利请求,从而形成专利权的必要技术特征,这是专利权包括的基本范围。司法实践中,要构成侵犯专利权的行为,必须要求被控侵权人所使用的技术完全覆盖了专利权的必要技术特征,如果仅包含必要技术特征中的某个部分,则是不能够被认定侵犯专利权的。因此,如果专利权人要证明他人使用的技术侵犯了其专利权,就必须要证明被诉侵权的技术完全包含了专利权的必要技术特征。

(3)等同原则。等同原则是指在侵权专利的认定过程中,对比被控侵权技术是否采用了等价代换的方式使用了专利权人的技术,即是否以实质上相同的效果。这样,即使被控侵权技术并不完全符合专利权的全部技术特征,同样能够构成专利侵权。

我国《专利法》尚未明确确立等同原则,但最高人民法院在2001年7月1日实施的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第十七条中初步提出了等同原则的理解与适用原则,各级法院在专利侵权案件的审判过程中不断探索,也为判定专利侵权是否成立提供了一些标准。等同原则通常包含以下几层含义:一是要素的替代,即通过技术特征的简单替换,在本质上产生相同的目的、作用和效果;二是技术组合方式的改变,利用一个技术特征代替权利要求书中的几个技术特征,或用几个技术特征代替权利要求书中的一个技术特征;三是物理结构的变换,即将专利产品的某些部件移动位置,改变专利产品的结构关系,但不存在实质性的功能改进;四是省略一个以上的非必要技术特征,仍然是一个完整的技术方案,能够实现发明目的。

在适用等同原则时,还应当明确等同性侵权的时间界限。各国对这一时间规定各不相同,在我国司法实践中掌握的标准是:应当以侵权行为发生日为准,而不是以专利申请日或专利公开日为准。

(4)禁反言原则。专利权人在专利授权或专利有效性审查的相关司法或征程序中所正式做出的意思表示(主要是指专利权人为取得专利权或维持专利权有效而做出的陈述)可以作为专利侵权诉讼中的证据使用,这意味着,专利权人不得以与其在前述程序中所做出的意思表示相反的理由在侵权诉讼中主张权利。专利权人以这些理由对被控侵权人提起诉讼时,不应得到法院支持。

2.专利侵权诉讼方法

对于那些希望通过专利侵权诉讼保护自身专利权的企业,可视自身法律人员的配备情况,指派法律人员或聘请律师进行专利侵权诉讼活动。在诉讼维权过程中企业应当注意做好以下几个环节的工作:

第一,综合考虑诉前措施。按照《专利法》的规定,专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。因此,为了最大限度地保护自己的专利权,原告在决定提起专利侵权诉讼的同时,应当综合考虑和运用相关的诉前措施,既可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施,也可以在起诉的同时一并向人民法律申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

第二,做好诉前准备工作,明确起诉对象。对于被侵犯专利权的企业来说,由于专利侵权具有侵权方式隐蔽、侵权手段复杂等特性。因此,在准备起诉前,必须通过各种途径,了解和查明侵权行为的基本事实情况,譬如侵权产品的来源、销售渠道、地域、数量以及销售价格等,并收集相关证据材料,在此过程中企业还应尽量准确地确定侵权行为人。在上述调查过程中,企业可以通过公证的方式进行取证,以利于证据的保全和证据效力的确认。

在充分调查的基础上,企业应当以有利于诉讼便利、有利于诉讼成功、有利于充分赔偿的侵权行为人作为被告。在存在共同被千的前提下,企业还应当注意积极主张连带赔偿责任,以尽可能地得到充分赔偿。

此外,在正式提起诉讼前,还应注意专利侵权诉讼的时效。根据我国现行《专利法》的规定,侵犯专利权的诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为2年,自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。

第三,向法庭提出具体、明确的诉讼请求。专利侵权的诉讼请求一般包含停止侵害、消除影响、赔礼道歉及赔偿损失等,其中侵权损害赔偿是专利侵权诉讼当中最为关键的诉讼请求。按照最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,在专利侵权赔偿诉讼中,对专利侵权赔偿数额的确定依次按照以下方式确定:

首先是根据权利人的请求,按照权利人因被侵权所受到的损失或侵权人因侵权所获得的利益计算。关于权利人因被侵权所受到的损失以及侵权人因侵权所获得的利益可具体参见最高人民法院的上述《关于审理专利侵权纠纷案件适用法律问题的若干规定》。如果被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,法院可以参照专利使用费的1~3倍合理确定赔偿数额;没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,法院可以在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。

除了按照上述方式确定侵权赔偿数额外,人民法院根据权利人的请求以及具体案情,可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。因此,企业应当在充分理解法律规定的情况下,根据自己手中所掌握的证据材料,确定一个最适当的侵权赔偿请求,使自己的主张能最大限度地得到法院支持,从而使自己的损失得到尽可能充分的补偿。

第四,准备相关证据材料。

首先,原告应当提交下列权利凭证,以证明自己享有专利权或者专利许可使用权。原先提交的权利凭证可参照最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行行为适用法律问题的若干规定》第四条进行准备:企业作为专利权人起诉的,应当提交证明其专利权真实有效的文件,包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的,申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。企业作为利害关系人起诉的,应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料,未经备案的应当提交专利权人的证明,或者证明其享有权利的其他证据。排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交专利权人放弃申请的证明材料。专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

原先还应当提交能证明侵权行为发生的证据,例如,被控侵权产品及其销售发票、专利与被控侵权产品技术特征对比材料等证据。另外,原先还应当按照前述赔偿数额标准准备相应的关于赔偿数额的证据,同样需要注意的是,应注意向法庭提交企业因调查、制止侵权行为所支付的合理费用的证据。

对于那些被诉专利侵权的企业,可供其采取的策略和技巧也很多,这里介绍两点:第一,主张在使用权。若被诉企业是在原先专利申请日之前就已经开始使用相同方法、生产相同产品,或者是为生产该相同产品做好了必要准备,则根据我国专利相关法律规定,被诉企业在原有范围内继续使用该技术或生产该产品的,不视为侵权。第二,如果是实用新型、外观设计专利权纠纷案件,企业可在应诉过程中向专利复审委员会请求宣告专利权无效,在此种情况下,按照最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条到第十一条的规定,法院一般应当中止诉讼程序,这样就可以为企业赢得一定的准备时间,另外也可能在请求宣告专利权无效程序中获得支持,直接赢得诉讼。例如,广东顺德某器具厂曾是生产电热开水瓶最大的厂家之一,其在某年的被诉侵犯外观设计专利案高达四件,付出很大代价。在第五次被诉侵犯外观设计专利时,该器具厂不再一味地以谈判、和解的方式求得息诉宁人,而是做了大量工作对原先的外见设计专利进行了分析,并向专利复审委员会请求宣告专利无效,最终获得了支持,直接赢得了这次诉讼。

(三)应对商标权侵权诉讼

1.哪些行为将被认定为侵犯商标权

依据我国商标法的规定,以下行为是侵犯商标权的行为:

第一,未经商标注册人许可,在同一商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为。包括:在同一种商品上使用与注册商标相同的商标;在同一种商品上使用与注册商标相近的商标;在类似商品上使用与注册商标相同的商标;在类似商品上使用与注册商标想近似的商标。

第二,销售侵犯注册商标专用权的商品的行为。

第三,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的行为。

第四,未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为。

第五,在同一种或者类似商品上,将于他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的行为。

第六,故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的行为。

第七,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的行为。

第八,复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或者主要部分在不相同或者不相类似的商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的行为。

第九,将于他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的行为。

2.商标权侵权诉讼技巧

(1)商标诉讼中通常的抗辩理由。商标诉讼的抗辩事由,一般分为两类,即诉讼程序理由抗辩和诉讼实体理由抗辩。前者一般为诉讼主体资格抗辩、诉讼管辖抗辩和诉讼时效抗辩;后者一般为商标权无效抗辩和未侵权抗辩。

(2)商标诉讼证据的收集。发生商标诉讼,采取有效、便捷的证据收集方法,收集能支持自己主张的有力证据,是当事人的首要任务。在收集证据上,可以选择以下几种方式:

第一,当事人自己收集证据。大多数证据都是由当事人自己来收集的,但在收集时应当注意以下几点要求,即:及时、迅速;客观、全面;深入、细致。

第二,公证机关协助收集证据。公证证据在商标诉讼中应用广泛,公证取证主要用以确定被控侵权人和被控侵权物。

第三,调取行政执法部门收集的证据。商标诉讼的当事人可以向工商行政管理部门举报商标权被侵权,对侵权人的行为由工商行政管理部门查处。在查处中收集的证据,都可以成为法院受理侵权案件证据的来源。

第四,诉前申请证据保全。为制止侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在起诉前向人民法律申请保全证据。

第五,申请法院调查收集证据,当事人因为客观原因不能自行收集证据的,可以申请人民法院调查收集。这里需要注意的期限问题,即当事人提出申请的期限不得迟于举证期限届满前7日。

(3)诉前临时保护。商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其商标权的行为,如果不及时地制止,将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

(四)应对著作权侵权诉讼

企业应依法主动维护本企业的著作权权益,发生著作权侵权纠纷时,首先要判定是否侵犯著作权。其次应及时采取措施,比如对官方网站网络著作权的公证,必要时依《著作权法》第54条的规定采取调解、仲裁、诉讼的方法解决。

这里着重谈谈侵犯著作权行为的判定、权属抗辩和网络证据保全需注意的问题。

1.侵犯著作权行为的判定

判定是否侵犯著作权一般考虑以下几个因素:

一是权利人主张的权利是否有效。包括诉争的作品是否属于依法禁止出版、传播的作品,主张权利的人是不是合格的权利人,能否单独主张权利,著作权的期限是否届满等。

二是确定著作权人的权利范围。著作权的保护范围是作品中具有独创性的部分,可以从主题表现、篇章结构、人物设计、故事情节安排、布局、造型、表现手法等多个方面加以考查。

三是进行侵权对比。在著作权案件中,将被侵权的作品和被控侵权的作品进行对比,特别是指控剽窃、抄袭、歪曲、篡改等侵权纠纷案中,应当进行作品异同对比,对比了解作品完成时间、发表时间、资料来源出版、主题表现、篇章结构、人物设计、故事情节安排、布局、造型、表现手法等多方面的异同结果。

四看是否具有过错和损害结果。虽然这不是判断著作权侵权行为构成的要件,但是,是否具有过错以及给权利人造成损害结果是侵权行为人承担赔偿责任的前提。

2.著作权侵权诉讼技巧

(1)权属抗辩。当企业被告侵犯他人著作权时,首先应使用权属抗辩这一“常规武器“。这是因为著作权权利的来源是随作品的形成而形成,无需外人而言容易产生争议。另外,抗辩的事由还多在于是职务作品而是非职务作品的争议。

(2)申请公证机关进行证据保全。在公证取证时要注意以下几个问题:

第一,要保“住“证据,在网络著作权纠纷中,证据有随时随地瞬间即变的技术特征,如不及时固化这些证据,一旦诉讼,或其意识到可能面临诉讼,均会被及时删改或移除,从而造成难以弥补的情况。

第二,要保“全“证据。当事人要根据诉讼内容和请求确定保全的内容,尽可能全面地保全证据。如网络信息方面的证据保全,应包括网络的中英文名称、网络站主的名称、网络主页、网页栏目、网络连接、网络内容等。不仅要注意动态证据(多媒体)的保全,还要注意静态证据的保全。因此,在保全的方式上常用多种形式共用。如常用摄像机对取证全过程摄像,保全动态的画面(网络传播电影侵权),同时,将某个页面打印或存储于磁盘上,公证员记录取证过程网络连接、网址等内容,做到内容完整(页面打印不完整导致举证有误),没有遗漏。如在计算机软件保全中应包括源程序、目标代码程序、技术说明书、开发文档等,可能情况下,对软件的运行环境也一并保全,最好在证据保全前制定周密的保全方案。

第三,要保“管”证据。通过公证保全的证据,一定要注意在公证处封存保管。起诉后,由法院到公证处提取,使保全的证据始终在公证员的监督之下。如在证据的体积小,不宜损坏的情形下,也可放置于证物袋封存于公证书后,否则,对方以证据可能被调换,缺乏关联性进行抗辩,就会对证明力产生极为不利的影响。

(五)应对商业秘密侵权诉讼

1.侵犯商业秘密行为的判定

(1)以不正当手段获取商业秘密。所谓“以不正当手段获取”即以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密。司法实践中主要以公认的商业道德和合乎常理的行为方式为标准,凡以违反商业道德、超越合理界限的方法获取商业秘密的,均构成侵权。另外,也可以通过排除“正当手段”,进一步界定不正当手段,所谓正当手段主要包括:独立发现、以反向工程发现、在商业秘密所有人授予的使用许可项下发现、从公开使用或展出的产品中观察得来、从公开的文献中得到等。

(2)不正当地披露或使用他人商业秘密。“不正当地披露或使用”是指未经许可而披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密。这种侵权行为往往建立在前一种侵权行为的基础上,通常体现为前述不正当获取行为的目的。至于此类行为的主观动机则不限于谋取经济利益,即只要行为人对不正当获取的商业秘密加以披露、使用或者允许他人使用,均为侵权行为。

(3)违反信任关系的披露或使用他人商业秘密。违反信任关系的披露或使用从严格意义上来讲应当属于“不正当披露或使用”的一种,但又有其较为特殊的一面:这类商业秘密侵权行为是指违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。这种形式的侵权在我国《合同法》中也可以找到依据,涉及关于合同义务、合同附随义务、违约责任和缔约过失责任的规定。

(4)第三人恶意获取和使用他人商业秘密。即第三人在明知或应知商业秘密系由非法手段得来,而获取、使用或者披露他人的商业秘密。这里存在“善意”与“恶意”第三人的划分问题,因为按照法律规定善意第三人不对原权利人承担法律责任。是否为善意的判断标准如下:首先,分析行为人主观上是否属于明知或应知商业秘密的来源为非法;其次,一旦商业秘密的权利人将他人非法窃取或违约披露等事实通知善意第三人,该第三人就应终止使用相关商业秘密的行为,否则就会成立主观恶意,并承担相应的侵权责任。

2.商业秘密侵权诉讼技巧

(1)合理选择受理法院。根据我国《民事诉讼法》及相关司法解释的规定,企业对于商业秘密侵权纠纷,既可选择侵权行为发生地,也可选择被告所在地提起侵权诉讼,尤其在侵权人不止一人的情况下,权利人可根据各地方对商业秘密的保护情况、各法院在商业秘密侵权诉讼领域的经验,选择一个利于自身合法权利得到充分保护的法院提起诉讼。

(2)善用商业秘密诉讼中的几种保全制度。如同前述几种知识产权诉讼一样,企业在商业秘密诉讼中仍然应当注意利用的相关的诉讼保全制度,例如,证据保全和财产保全,通过这些保全措施,一来可为赢得诉讼提供更充分的证据,二来也有可能通过保全措施阻止商业秘密的进一步扩散,避免企业遭受更大损失。例如,上海电信科学第一研究所某型号通信系统软件被离职人员带走,与当地一家民营企业合作生产相同产品并争夺该所原有部分客户业务,该所发现后立即通过当地公安机关扣押了那家民营企业的生产电脑,从硬盘中发现对方侵权的源程序(甚至该所的LOGO还在里面未及修改),不仅保全了关键证据,还直接威慑该民营企业停止了生产该型号产品,有效避免了损失扩大。

(3)被告通常可用的抗辩理由。被告通常可用的抗辩理由主要包括以下几点:原先所谓的“商业秘密”能从公众领域获悉;原先本身是通过侵权的方式获得了涉讼“商业秘密”;原先没有采取合理的保密措施;原先技术信息属极为一般的技术措施,没有实用性和价值性;被告的技术属独立研发,与原告技术巧合相同;被告在没有保密义务的情况下,通过反向工程获悉原告的技术。

(4)举证责任的完成。在商业秘密侵权诉讼中,通常来讲,原告有责任对其商业秘密的合法存在、被告获取其商业秘密的不正当手段、侵权因果关系等一一进行举证。但鉴于商业秘密侵权行为的隐蔽性,如果原告举出被告所使用的信息与自己的商业秘密的一致性或等同性,同时能够证明被告有不正当获取其商业秘密的具体条件,一般应认定其完成了自己的举证责任。但前述举证责任的完成并不排除被告提出相反证据的权利。

(5)侵犯商业秘密的损害赔偿计算方法。在司法实践中,侵犯商业秘密的损害赔偿主要有以下四种计算方法:以权利人的损失计算;以侵权人的获利计算;以正常许可费为参照计算;定额赔偿。实际上,原告的实际损失和被告的获利通常都很难查清,因此,审判实践中主要使用以下两种计算方法:以权利人的利润乘以侵权产品的数量,或者由人民法院根据案件的实际情况酌情确定。

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