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实施附属专利构成对基本专利的侵权
添加时间:2012-11-6 7:57:39     浏览次数:1129

来源:http://2008.sdpatent.gov.cn/old/magazine/2006-3/2006-3/10.htm

案情回放: 

请求人朱鹏华将研制的多功能旋耕机向国家知识产权局提出了实用新型专利申请,1999年9月4日被授予专利权,专利号为ZL98222312.9,现为有效专利。请求人认为,被请求人潍坊某单位未经其许可生产并销售的旋耕机侵犯其专利权,请求潍坊市知识产权局责令被请求人立即停止生产、销售等侵权行为,并赔偿因被请求人侵权给其带来的经济损失。

被请求人辩称:我们生产的旋耕机不侵犯请求人的专利权。一是我们生产的旋耕机是自己设计制造的并没有仿制他们的专利;二是我们生产的旋耕机虽然和专利产品存在某些相同之处,但在功能上各具不同的个性特点,我们的产品增加了新的功能,效果优于请求人的专利产品,具备专利法规定的新颖性、创造性、实用性且已被国家知识产权局授予专利权。

潍坊市知识产权局通过对本案的调查审理查明,被请求人生产并销售的旋耕机与请求人所拥有的专利保护范围相比,除具备专利权利要求所限定的技术特征外,又增加了新的技术特征,并增加了新的功能。被请求人所拥有的专利合法有效,相对于请求人的专利来讲,是一个附属专利(在后专利)。潍坊市知识产权局根据有关法律规定,认定被请求人的生产销售行为构成侵权。

案件评析: 

本案涉及的焦点有三:一是自己独立设计制造的产品有无可能侵犯他人的专利权;二是在他人专利的基础上增加新的技术特征、功能是否构成侵权;三是自己的产品被授予专利权,是不是就一定不会侵犯他人的专利权。

关于焦点一。专利侵权有两种情况。一种情况是侵权人发现他人的专利技术市场前景好,有利润可赚,于是将他人的专利技术为己所用;另一种情况是根据自己在某一领域多年的实践,对产品进行了改进,并未有意使用他人受保护的专利技术,结果由于未进行查新,不了解他人是否拥有知识产权,就投入生产,构成侵权。上述两种情况,共同点在于生产的产品结构特征落入了他人的专利保护范围,且没有经过专利权人的许可,又是以生产经营为目的,根据专利法第十一条“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品”的有关规定,构成侵权。不同点在于第一种情况属于故意侵权行为,后一种情况属于非故意侵权行为。就本案而言,无论被请求人是否故意,其生产销售的产品其结构特征落入了专利的保护范围构成侵权是事实。

关于焦点二。被控侵权产品技术特征比专利保护范围所确定的技术特征多,即在专利所确定的技术特征基础上增加了新的技术特征且功能、用途均优于专利产品,是否侵权。只要其被控侵权产品的技术特征覆盖了专利保护所限定的技术特征就构成侵权。本案中,经过对被控侵权产品与专利技术特征进行对比,被控侵权产品的技术特征在专利5个技术特征的基础上又增加2个技术特征,也增加了新的功能,从技术上讲优于专利产品,但由于其产品技术特征覆盖了专利独立权利要求所限定的技术特征,仍落入了专利的保护范围,构成侵权。

关于焦点三。涉及附属专利问题。所谓附属专利是指前后两项专利之间在技术上存在从属关系,即一项专利技术的必要技术特征包括了前一项有效专利的必要技术特征。这样,前一项专利属于基本专利(在先专利),后一项专利称为附属专利或从属专利(在后专利)。通俗地讲,附属专利就是在后申请的专利是对另一项基本先专利在先专利的改进,它在采用基本专利技术方案的同时,又增加了新的技术内容,从而符合专利法规定的授予专利权的条件。由于附属专利是在基本专利基础上的改进,因此,在后专利权人实施其专利技术,则会侵犯在先专利权人的专利权。虽然附属专利会引起权利冲突,但由于其专利权的授予符合专利法的规定,因此,附属专利的存在是合法的,也是不可避免的。附属专利主要有两种表现形式:一是在基本专利技术特征的基础上增加了新的技术特征;二是在基本专利技术特征的基础上,发现了原来未曾发现的新用途。通俗一点讲,附属专利均保留了基本专利的必要技术特征。

随着人们专利保护意识的增强,对于相同或者类似产品,不同的人都拥有专利权的情形会时常存在,主要有三种情形:一是不同的发明人对该产品所做出的发明点不同,他们的技术方案之间有本质区别;二是附属专利的技术是对基本专利技术的改进或改良,它比基本专利的技术更先进,但实施该技术有赖于实施基本专利技术,因此属于本案的情形,即附属专利;三是因为目前实用新型专利未经实质审查,前后两项实用新型专利的技术方案相同或等同,后一项实用新型专利属于重复授权。

在审理专利纠纷案件时,根据专利法规定的在先申请原则,只要请求人先于被请求人提出专利申请,则应当依据请求人的专利保护范围,审查被请求人的产品技术特征是否覆盖了请求人专利的保护范围。在一般情况下,前述第一种情形由于两者的技术方案有本质的区别,故被请求人的行为不构成侵权。后两种情形或者被请求人实施其附属专利在后专利而未经基本专利权人许可,实施了基本专利在先专利技术;或者由于前后两项实用新型专利技术方案相等或等同,被请求人对后一项重复授权专利技术的实施,均构成对请求人专利权的侵犯。因此,处理机关不应当仅以被请求人拥有专利权为由,不进行是否构成专利侵权的分析判断直接驳回请求人的处理请求,而应当立案后进行审查分析后作出是否侵权的判定。

就本案讲,被请求人的专利与请求人的专利相比属附属专利。在这种情况下,被请求人要想实施自己的专利,必须得到在先专利权人(请求人)的许可,反之,如果请求人要实施被请求人拥有的在后专利,也必须得到被请求人的许可。最好的办法就是双方签定交叉许可实施合同。若双方协商不成,任何一方想实施附属专利,都需依据《中华人民共和国专利法》第五十条的规定申请国务院专利行政部门给予强制许可。

所谓强制许可,是指执法主体在法定条件下强制实施专利权人的专利的权力。我国专利法规定的专利强制许可的情况有三种:

1、具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利,而未能在合理长的时间内获得这种许可时,国务院专利行政部门根据该单位的申请,可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。

2、在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

3、一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

同样,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

本案中,若被请求人一定要实施自己的专利,而又未能和专利权人达成协议,可以请求国家知识产权局给予强制许可。前提是具备上述条件,同时还应向专利权人支付使用费。

(潍坊市知识产权局法规科   李垂友供稿)

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